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- 141. [판례분석] 그립톡 상표의 등록 후 보통명칭화: 조어 상표의 보통명칭 해당과 판단 기준 시점(특허법원 2025허10266)
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141.[판례분석] 그립톡 상표의 등록 후 보통명칭화: 조어 상표의 보통명칭 해당과 판단 기준 시점(특허법원 2025허10266)
[판례분석] 그립톡 상표의 등록 후 보통명칭화: 조어 상표의 보통명칭 해당과 판단 기준 시점(특허법원 2025허10266)
![[판례분석] 그립톡 상표의 등록 후 보통명칭화: 조어 상표의 보통명칭 해당과 판단 기준 시점(특허법원 2025허10266)](https://api.nepla.ai/api/v1/file/1793327647905-e45c0c2b6f445423.png)
<핵심 요약>
스마트폰용 거치대 등을 지정상품으로 하는 ‘그립톡’ 등록상표에 대하여, 등록 뒤 거래계에서 지정상품의 보통명칭이 되었다는 이유로 등록무효심판이 청구되었다. 상표등록 후 등록상표가 상품의 보통명칭에 해당하게 되었는지는 그 등록무효사유가 발생한 시점(그 특정이 어려운 경우에는 무효심판청구 공시일 무렵)을 기준으로 판단하고, 특별한 사전적 의미가 없는 조어로 된 상표라도 동종업자뿐만 아니라 일반 수요자들까지 지정상품의 보통명칭으로 사용하여 특정인의 상품이라고 인식하지 않게 되면 보통명칭에 해당한다. 특허법원 2026. 7. 23. 선고 2025허10266 판결은 대법원 1992. 11. 10. 선고 92후414 판결의 거래실정 기준에 따라, ‘그립톡’이 늦어도 무효심판청구 공시일 무렵에는 휴대폰 거치대 등의 보통명칭이 되었다고 보아 등록무효 심결의 취소 청구를 기각한 사례이다.
자세한 기본 법리는 아래 위키를 참고하십시오.
- 보통명칭상표 상표무효심판
- 식별력의 개념, 유무에 따른 법적 효과
- 상표무효사유로서 보통명칭
- 상표권의 효력제한 보통명칭화
- 무효심판
- 식별력
- [판례분석] 수요자 인식 설문조사의 증명력과 상표 거절결정: 두 상표 동시 제시 문항을 배척한 기준(대법원 2023후11180)
1. 그립톡 등록상표에 대한 등록무효심판의 경과
이 사건 등록상표는 ‘그립톡’으로 된 상표로, 2018. 7. 3. 출원되어 2019. 7. 12. 등록결정을 거쳐 2019. 7. 16. 등록되었다. 지정상품은 모바일 전화기용 스탠드, 스마트폰용 거치대, 스마트폰용 받침대, 스마트폰용 홀더, 이동전화기용 홀더, 휴대폰 케이스 등 상품류 구분 제9류의 상품이다. 이 상표는 회사 대표이사 명의로 등록되었다가 2022. 11. 29. 그 회사(이하 A)로 이전되었다. A는 2016년 스마트폰 그립형 액세서리 ‘그립톡(Griptok)’을 출시하였고, 2016. 6.경부터 2019. 7.경까지 여러 업체와 협업하여 이 제품을 주문자상표부착생산(OEM) 방식으로 공급하였다.
피고들은 2023. 11. 22. 지정상품 중 모바일 전화기용 스탠드, 스마트폰용 거치대, 스마트폰용 받침대, 스마트폰용 홀더, 이동전화기용 홀더에 대하여 등록무효심판을 청구하였고, 이 청구는 2023. 11. 27. 상표등록원부에 공시되었다. 특허심판원은 2024. 11. 29. 이 사건 등록상표가 위 지정상품에 대하여 심결일을 기준으로 상표법 제33조 제1항 제1호에 해당한다고 보아, 같은 법 제117조 제1항 제6호에 따라 등록을 무효로 하는 심결을 하였다.
이에 불복하여 A가 심결취소소송을 제기하였고, 소송 중 A가 파산선고를 받자 파산관재인이 소송을 수계하였다. 아울러 소송 중 상표권을 다시 양수한 대표이사도 승계참가하였다. 그러나 특허법원 2026. 7. 23. 선고 2025허10266 판결은 원고와 원고승계참가인의 청구를 모두 기각하였다.
2. 그립톡의 등록 후 보통명칭화에 관한 쟁점
이 사건에서 특허법원이 판단한 쟁점은 다음과 같다.
그립톡 상표 사건의 쟁점과 판단 요약
쟁점 | 질문 | 판단 | 근거 |
|---|---|---|---|
가 | 등록 후 보통명칭이 되었다는 무효사유는 언제를 기준으로 판단하는가? | 무효사유가 발생한 시점, 그 특정이 어려우면 무효심판청구 공시일 무렵을 기준으로 판단한다. | 상표법 제117조 제1항 제6호, 제3항, 제4항 |
나 | 사전적 의미가 없는 조어 상표도 등록 후 지정상품의 보통명칭이 될 수 있는가? | 동종업자와 일반 수요자가 지정상품의 명칭으로 사용하여 특정인의 상품이라고 인식하지 않게 되면 보통명칭에 해당한다. | 상표법 제33조 제1항 제1호 |
다 | 상표권자의 보호 조치, 대체 명칭, 짧은 사용 기간은 보통명칭화 인정을 막는가? | 세 주장 모두 받아들여지지 않았다. |
3. 그립톡을 휴대폰 거치대의 보통명칭으로 본 법원의 판단
- 가. Q: 등록 후 보통명칭이 되었다는 무효사유는 언제를 기준으로 판단하는가?
무효사유가 발생한 시점, 그 특정이 어려우면 무효심판청구 공시일 무렵을 기준으로 판단한다. 법원은 식별력 요건의 판단 기준 시점이 원칙적으로 등록 여부를 결정하는 결정 시라는 법리(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 참조)를 먼저 확인하였다. 그리고 상표법 제117조 제3항 단서와 제4항이 등록 뒤 생긴 무효사유로 상표권이 없었던 것으로 보는 때를 따로 정한 점을 근거로 무효사유의 판단 기준 시점을 제시하였다(특허법원 2026. 7. 23. 선고 2025허10266 판결). 특허심판원은 심결일을 기준으로 판단하였고, 법원은 이 사건 등록상표가 늦어도 무효심판청구가 공시된 2023. 11. 27. 무렵에는 이미 보통명칭이 되었다고 보았다.
판단 기준 시점의 자세한 법리는 상표법 제117조 제1항 제6호에 따라 등록상표가 상표등록 후 제33조 제1항 각 호에 해당하게 되었는지는 언제를 기준으로 판단할까? 참조.
- 나. Q: 사전적 의미가 없는 조어 상표도 등록 후 지정상품의 보통명칭이 될 수 있는가?
될 수 있다. 법원은 ‘그립톡’이 ‘그립’과 ‘톡’이 결합된 조어로 특별한 사전적 의미가 없다는 점을 먼저 인정하였다. 그러나 조어로 된 상표라고 하더라도 동종업자뿐만 아니라 실제 거래상 일반 수요자들까지도 지정상품의 보통명칭으로 사용하여 특정인의 업무에 관련된 상품이라고 인식되지 아니하는 경우에는 상표법 제33조 제1항 제1호의 상품의 보통명칭에 해당한다고 보았다. 법원은 언론기사, 검색량, 거래계와 일반 수요자의 사용 실태, 공공기관의 사용 사례, 상표권자 측이 협업 제품의 제품명·모델명으로 쓰게 한 사정, 공시일에 인접한 시기의 설문조사 결과를 종합하였다. 그 결과 이 사건 등록상표는 상표법 제117조 제1항 제6호, 제33조 제1항 제1호에 따라 등록이 무효로 되어야 한다고 판단하였다(특허법원 2026. 7. 23. 선고 2025허10266 판결).
보통명칭의 의미와 무효사유는 보통명칭상표 상표무효심판 참조. 조어 상표의 보통명칭화를 판단한 자료와 그 법리는 상표법상 사전적 의미가 없는 조어로 된 등록상표도 등록 후 지정상품의 보통명칭이 될 수 있을까? 참조.
- 다. Q: 상표권자의 보호 조치, 대체 명칭, 짧은 사용 기간은 보통명칭화 인정을 막는가?
막지 못하였다. 원고들은 경고장 발송 등 상표 보호 조치를 해 왔고, ‘스마트폰용 거치대’와 같은 대체 명칭이 존재하며, 사용 기간도 10년이 채 되지 않는다고 주장하였다. 그러나 법원은 경고장 발송과 같은 적극적인 조치가 이미 보통명칭으로 널리 사용된 이후에 이루어진 것으로 보인다고 판단하였다. 또한 대체 명칭은 상품류 기재나 기능 설명에 가까운 포괄적·추상적 표현이고, 수요자가 실제로 상품을 검색하거나 구매할 때 사용한 명칭은 대부분 ‘그립톡’이었다고 보았다. 사용 기간에 관해서도 인터넷과 SNS를 통해 상품명이 단기간에 확산되는 거래환경 등을 들어 부당하게 짧다고 볼 수 없다고 하였다.
보호 조치의 시기에 관한 자세한 법리는 상표법상 등록상표가 보통명칭으로 널리 쓰인 뒤에 한 경고장 발송 등 보호 조치는 보통명칭화 판단에 어떻게 고려될까? 참조. 사용 기간에 관한 자세한 법리는 상표법상 등록상표의 사용 기간이 10년이 되지 않아도 보통명칭화를 인정할 수 있을까? 참조.
※ 관련 법률 인사이트
해당 주제에 대한 변호사의 전문적인 분석과 실무적인 조언은 아래 법률 인사이트에서 더 깊이 있게 확인할 수 있습니다.
4. 관련 법규 및 판례
① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다. 1. 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
상표법 제117조 (상표등록의 무효심판) 제1항 제6호, 제3항, 제4항
① 이해관계인 또는 심사관은 상표등록 또는 지정상품의 추가등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 등록상표의 지정상품이 둘 이상인 경우에는 지정상품마다 청구할 수 있다. 6. 상표등록된 후 그 등록상표가 제33조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우(같은 조 제2항에 해당하게 된 경우는 제외한다)
③ 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 상표권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제1항제5호부터 제7호까지의 규정에 따라 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 상표권은 그 등록상표가 같은 호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다.
④ 제3항 단서를 적용하는 경우에 등록상표가 제1항제5호부터 제7호까지의 규정에 해당하게 된 때를 특정할 수 없는 경우에는 해당 상표권은 제1항에 따른 무효심판이 청구되어 그 청구내용이 등록원부에 공시(公示)된 때부터 없었던 것으로 본다. |
특허법원 2026. 7. 23. 선고 2025허10266 판결
판결이유 발췌 출원/등록 상표나 서비스표가 상표법 제33조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표나 서비스표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결시가 기준이 된다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조). 한편, 상표법 제117조 제1항 제6호는 ‘상표등록된 후 그 등록상표가 제33조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우(같은 조 제2항에 해당하게 된 경우는 제외한다)’를 상표등록 무효사유로 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서 ‘상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 상표권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제1항 제5호부터 제7호까지의 규정에 따라 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 상표권은 그 등록상표가 같은 호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다.’고 규정하고 있으며, 같은 조 제4항에서 ‘등록상표가 제1항 제5호부터 제7호까지의 규정에 해당하게 된 때를 특정할 수 없는 경우에는 해당 상표권은 제1항에 따른 무효심판이 청구되어 그 청구내용이 등록원부에 공시된 때부터 없었던 것으로 본다.’라고 규정하고 있으므로, 이 사건 등록상표가 상표법 제117조 제1항 제6호에 의하여
(중략)
그 등록무효사유가 발생한 시점(그 특정이 어려운 경우에는 무효심판청구 공시일 무렵)을 기준으로 판단하여야 한다.
(중략)
‘그립톡’은 ‘꽉 잡다’는 뜻의 영어 단어 ‘grip’의 한글 음역인 ‘그립’과 ‘어느 한 부분이 쏙 볼가져 나온 모양’이라는 뜻의 ‘톡’이 결합된 조어로 특별한 사전적 의미가 없기는 하나, 조어로 된 상표라고 하더라도 동종업자뿐만 아니라 실제 거래상 일반 수요자들까지도 지정상품의 보통명칭으로 사용하여 특정인의 업무에 관련된 상품이라고 인식되지 아니하는 경우에는 상표법 제33조 제1항 제1호에서 정한 ‘상품의 보통명칭’에 해당한다.
(중략)
위와 같은 사정을 종합하면, 이 사건 등록상표는 늦어도 이 사건 심판청구 당시에는 이미 일반수요자들 및 거래자들 사이에서 휴대폰 거치대 등을 의미하는 보통명칭으로 사용됨으로써 자타상품의 식별력이 없어 특정인에게 이를 독점하게 하는 것은 부적당하고, 누구라도 자유롭게 사용하게 할 필요가 있다고 판단된다.
(중략)
그러나 원고들이 제출한 합의서 또는 침해재발방지서약서는 2019년 1건(갑 제17호증), 2020년 5건(갑 제15호증의 1, 433, 434, 435, 제17호증)을 제외하면 모두 2023. 11.경부터 2024. 2.경까지 이루어진 것이 대부분이고, 오히려 위와 같은 경고장 발송과 같은 적극적인 조치는 이 사건 등록상표가 동종업자 및 일반수요자 사이에서 이미 보통명칭으로 널리 사용된 이후에 이루어진 것으로 보인다. 더욱이 A는 2016. 6.경부터 2019. 7.경까지 영문 상표(‘GripTok’)와 이 사건 등록상표(‘그립톡’)을 출원한 이후에도 상당 기간 이를 자신의 출처표시로 사용하거나 홍보하기 보다는 다수 브랜드와 협업하면서 ‘제품명’ 내지 ‘모델명’으로 사용하도록 하거나 이를 핸드폰 그립 용품이라는 취지로 설명하기도 하였다는 점은 앞에서 본 바와 같다.
위와 같은 사정을 고려하면, A의 제품판매 및 홍보 노력으로 이 사건 등록상표가 특정인의 출처표시로서 일반 수요자들에게 알려졌다고 보기 어려울 뿐 아니라, 상표권자의 이익 또는 상표에 화체되어 있는 영업상의 신용에 의한 일반 수요자의 이익이 크다고 보기 어렵다. 따라서 이 부분 주장은 받아들일 수 없다.
(중략)
또한 원고들은 ‘스마트폰용 거치대’, ‘스마트폰용 홀더’, ‘모바일 전화기용 스탠드’ 과 같은 대체 명칭이 존재하므로 ‘그립톡(GripTok)’을 보통명칭으로 볼 수 없다고 주장하나, 원고들이 제시하는 명칭들은 상품류 기재나 기능 설명에 가까운 포괄적․추상적 표현이고, 실제 거래계에서 수요자가 해당 상품을 검색하거나 구매할 때 사용한 명칭은 대부분 ‘그립톡’인 사실은 앞에서 본 바와 같으므로, 이 부분 주장도 받아들일 수 없다.
(중략)
원고들은, 등록상표의 보통명칭화는 예외적으로 인정되어 왔고, 이 사건 등록상표의 경우, 그 사용 기간이 10년이 채 되지 않으므로 보통명칭화하였다고 볼 수 없다는 취지의 주장도 한다. 그러나 현대의 거래환경에서는 인터넷과 SNS의 발달로 특정 상품명이 비교적 짧은 기간에 검색, 블로그, SNS, 유튜브, 온라인 판매 등을 통해 급속히 확산된다는 점, A는 영문 상표(‘GripTok’)와 이 사건 등록상표(‘그립톡’)을 출원한 이후 상당 기간 이를 자신의 출처표시로 사용하거나 홍보하기보다는 다수 브랜드와 협업하면서 ‘제품명’ 내지 ‘모델명’으로 사용하도록 하거나, ‘스마트폰용 거치대, 스마트폰용 받침대, 스마트폰용 홀더’를 지칭하는 용어로 설명하기도 한 점 등을 고려하여 보면, 앞에서 확인된 다수의 거래실정에도 불구하고 이 사건 등록상표의 사용 기간이 보통명칭화를 인정하기에는 부당하게 짧다고 볼 수도 없다. 따라서 이 부분 주장도 받아들일 수 없다.
대법원 1992. 11. 10. 선고 92후414 판결
판시사항 나. 특정상표가 지정상품의 보통명칭화 내지 관용상표로 되었는가의 여부에 대한 판단기준
판결이유 발췌 어느 상표가 지정상품의 보통명칭화 내지 관용하는 상표로 되었는가의 여부는 그 나라에 있어서 당해 상품의 거래실정에 따라서 이를 결정하여야 하고(당원 1973.11.13. 선고 70후 72 판결; 1987.2.10. 선고 85후94 판결 등 참조), 상표권자의 이익 및 상표에 화체되어 있는 영업상의 신용에 의한 일반수요자의 이익을 희생하면서까지 이를 인정해야 할 만한 예외적인 경우에 해당하는가를 고려하여 신중하게 판단하여야 할 것임은 소론과 같다.
대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결
판결이유 발췌 또한 출원 상표나 서비스표가 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표나 서비스표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다(대법원 2002. 2. 8. 선고 99후2785 판결 참조). |
