- 지식재산
- 상표
- 143. 보통명칭상표 상표무효심판
- 143.2. 상표법상 등록상표가 보통명칭으로 널리 쓰인 뒤에 한 경고장 발송 등 보호 조치는 보통명칭화 판단에 어떻게 고려될까?
이 글을 쓴 전문가에게 직접 상담을 받아보세요.
143.2.상표법상 등록상표가 보통명칭으로 널리 쓰인 뒤에 한 경고장 발송 등 보호 조치는 보통명칭화 판단에 어떻게 고려될까?
상표법상 등록상표가 보통명칭으로 널리 쓰인 뒤에 한 경고장 발송 등 보호 조치는 보통명칭화 판단에 어떻게 고려될까?
보통명칭화 판단에 어떻게 고려될까?
<핵심 요약>
등록상표가 지정상품의 보통명칭이 되었는지는 그 나라의 거래실정에 따라 정하되, 상표권자의 이익과 상표에 화체된 영업상의 신용에 의한 일반수요자의 이익을 희생하면서까지 인정해야 할 예외적인 경우인지를 고려하여 신중하게 판단한다. 경고장 발송 같은 적극적인 보호 조치가 등록상표가 동종업자와 일반 수요자 사이에서 이미 보통명칭으로 널리 사용된 이후에 이루어졌다면, 상표권자 자신의 사용 방식 등과 함께 볼 때 그 조치만으로 보통명칭화 인정을 막기는 어렵다. 특허법원 2026. 7. 23. 선고 2025허10266 판결은 보호 조치의 시기와 상표권자 측 자신의 사용 방식을 함께 보아, 상표권자의 이익이 크다고 보기 어렵다고 판단한 사례이다.
자세한 기본 법리는 아래 위키를 참고하십시오.
1. 상표권자의 보호 조치와 보통명칭화의 관계
상표권자는 등록상표를 보호하기 위하여 유사상표 출원에 대한 이의신청이나 정보제공, 등록상표 표시(®), 무단 사용자에 대한 경고장 발송과 합의 같은 조치를 취한다. 등록상표가 상표법 제33조 제1항 제1호의 보통명칭이 되었는지를 판단할 때 이러한 조치를 어떻게 평가할지는 상표권자의 이익을 고려하여 신중하게 판단해야 한다는 법리와 연결된다. 실제로 스마트폰용 거치대 등을 지정상품으로 하는 ‘그립톡’ 등록상표의 등록 후 보통명칭화가 문제된 사건에서도, 상표권자 측은 이러한 보호 조치를 근거로 상표가 보통명칭이 되었다고 볼 수 없다고 주장하였다. 사건의 전체 경과는 [판례분석] 그립톡 상표의 등록 후 보통명칭화: 조어 상표의 보통명칭 해당과 판단 기준 시점(특허법원 2025허10266) 참조.
조어 상표가 등록 후 보통명칭이 되었는지를 판단하는 기준과 자료는 상표법상 사전적 의미가 없는 조어로 된 등록상표도 등록 후 지정상품의 보통명칭이 될 수 있을까? 참조.
2. 보호 조치를 판단할 때 보는 사정
- 가. 보통명칭화는 신중하게 판단하지만 상표관리에도 불구하고 생길 수 있다
어느 상표가 지정상품의 보통명칭화 내지 관용하는 상표로 되었는가의 여부는 그 나라에 있어서 당해 상품의 거래실정에 따라서 결정한다. 이때 상표권자의 이익 및 상표에 화체되어 있는 영업상의 신용에 의한 일반수요자의 이익을 희생하면서까지 이를 인정해야 할 만한 예외적인 경우에 해당하는가를 고려하여 신중하게 판단하여야 한다(대법원 1992. 11. 10. 선고 92후414 판결). 같은 판결에서 대법원은 상표의 희석화를 방지하기 위한 상표권자의 노력에도 불구하고 우리나라의 일반 수요자 사이에서 ‘지프’가 박스형의 소형자동차를 지칭하는 보통명칭으로 인식되고 있다고 본 원심 판단을 수긍하였다. 대법원 2003. 1. 24. 선고 2002다6876 판결도 등록상표가 상표등록 이후에 상표관리를 태만히 하였거나 상표관리에도 불구하고 보통명칭화되는 경우가 있을 수 있다고 하였다.
- 나. Q: 보호 조치는 언제 한 것인지가 중요한가?
중요하다. 법원은 상표권자 측이 낸 합의서와 침해재발방지서약서가 2019년 1건, 2020년 5건을 제외하면 대부분 2023. 11.경부터 2024. 2.경까지 이루어졌다고 보았다. 그리고 경고장 발송과 같은 적극적인 조치는 이 사건 등록상표가 동종업자 및 일반수요자 사이에서 이미 보통명칭으로 널리 사용된 이후에 이루어진 것으로 보인다고 판단하였다(특허법원 2026. 7. 23. 선고 2025허10266 판결).
- 다. Q: 상표권자 자신이 상표를 어떻게 써 왔는지도 고려되는가?
고려된다. 법원은 상표권자 측이 상표를 출원한 이후에도 상당 기간 이를 자신의 출처표시로 사용하거나 홍보하기보다 다수 브랜드와 협업하면서 ‘제품명’이나 ‘모델명’으로 사용하도록 하거나 핸드폰 그립 용품이라는 취지로 설명한 점을 함께 들었다. 이어 이러한 사정에 비추어 제품판매와 홍보 노력으로 이 사건 등록상표가 특정인의 출처표시로서 일반 수요자들에게 알려졌다고 보기 어렵다고 하였다. 나아가 상표권자의 이익이나 상표에 화체된 영업상의 신용에 의한 일반 수요자의 이익이 크다고 보기도 어렵다고 판단하였다(특허법원 2026. 7. 23. 선고 2025허10266 판결).
상표권자의 보호 조치와 보통명칭화 판단
구분 | 내용 | 근거 |
|---|---|---|
판단 원칙 | 거래실정에 따라 결정하되 상표권자의 이익 등을 | |
상표관리와 | 상표관리에도 불구하고 보통명칭화될 수 있다. | |
보호 조치의 | 이미 보통명칭으로 널리 사용된 이후의 조치는 | |
상표권자 측 | 협업 제품의 제품명·모델명으로 사용하게 한 점은 |
3. 그립톡 상표 사건에 적용된 결과
원고들은 2020년과 2021년경 유사상표 출원에 대하여 이의신청이나 정보제공을 하였고, 2023. 5.경 작성한 회사소개서와 정품감별법 안내서에도 ‘그립톡(GripTok)’이 등록상표임을 기재하였다고 주장하였다. 아울러 2018. 7.경 전시회와 2020. 12.경 옥외광고 등에서 ‘Griptok’과 함께 ‘®’ 표시를 사용하였고, 2020년부터 무단 사용 업체에 경고장을 발송해 왔다는 점도 내세웠다. 그러나 법원은 앞서 본 보호 조치의 시기와 상표권자 측의 상표 사용 방식을 근거로 이러한 주장을 받아들이지 않았다. 그리고 이 사건 등록상표가 늦어도 무효심판청구가 공시된 2023. 11. 27. 무렵에는 보통명칭이 되었다고 판단하였다(특허법원 2026. 7. 23. 선고 2025허10266 판결).
4. 관련 법규 및 판례
① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다. 1. 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 |
특허법원 2026. 7. 23. 선고 2025허10266 판결
판결이유 발췌 그러나 원고들이 제출한 합의서 또는 침해재발방지서약서는 2019년 1건(갑 제17호증), 2020년 5건(갑 제15호증의 1, 433, 434, 435, 제17호증)을 제외하면 모두 2023. 11.경부터 2024. 2.경까지 이루어진 것이 대부분이고, 오히려 위와 같은 경고장 발송과 같은 적극적인 조치는 이 사건 등록상표가 동종업자 및 일반수요자 사이에서 이미 보통명칭으로 널리 사용된 이후에 이루어진 것으로 보인다. 더욱이 A는 2016. 6.경부터 2019. 7.경까지 영문 상표(‘GripTok’)와 이 사건 등록상표(‘그립톡’)을 출원한 이후에도 상당 기간 이를 자신의 출처표시로 사용하거나 홍보하기 보다는 다수 브랜드와 협업하면서 ‘제품명’ 내지 ‘모델명’으로 사용하도록 하거나 이를 핸드폰 그립 용품이라는 취지로 설명하기도 하였다는 점은 앞에서 본 바와 같다.
위와 같은 사정을 고려하면, A의 제품판매 및 홍보 노력으로 이 사건 등록상표가 특정인의 출처표시로서 일반 수요자들에게 알려졌다고 보기 어려울 뿐 아니라, 상표권자의 이익 또는 상표에 화체되어 있는 영업상의 신용에 의한 일반 수요자의 이익이 크다고 보기 어렵다. 따라서 이 부분 주장은 받아들일 수 없다.
대법원 1992. 11. 10. 선고 92후414 판결
판시사항 나. 특정상표가 지정상품의 보통명칭화 내지 관용상표로 되었는가의 여부에 대한 판단기준
판결이유 발췌 어느 상표가 지정상품의 보통명칭화 내지 관용하는 상표로 되었는가의 여부는 그 나라에 있어서 당해 상품의 거래실정에 따라서 이를 결정하여야 하고(당원 1973.11.13. 선고 70후 72 판결; 1987.2.10. 선고 85후94 판결 등 참조), 상표권자의 이익 및 상표에 화체되어 있는 영업상의 신용에 의한 일반수요자의 이익을 희생하면서까지 이를 인정해야 할 만한 예외적인 경우에 해당하는가를 고려하여 신중하게 판단하여야 할 것임은 소론과 같다.
그러나 이 사건 기록에 의하면 인용상표의 희석화를 방지하기 위한 심판청구인의 노력에도 불구하고 우리나라의 일반 수요자 사이에는 지프가 상표로서 인식되고 있다고 하기 보다는 박스형의 소형자동차를 지칭하는 보통명칭으로 인식되고 있음을 인정할 수 있으므로(당원 1977.5.10. 선고 76다1721 판결참조), 이와 같은 취지인 원심의 판단은 옳은 것으로 수긍이 가고, 그 과정에 소론과 같은 심리미진이나 채증법칙 위배 또는 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없다.
대법원 2003. 1. 24. 선고 2002다6876 판결
판시사항 [2] 상표권 침해를 이유로 한 손해배상청구사건에서 등록상표가 보통명칭화 되었는지 여부를 판단하는 기준 시기(=사실심 변론종결시)
판결요지 [2] 어느 상표가 보통명칭화 되었는가의 여부는 그 나라에 있어서 당해 상품의 거래실정에 따라서 이를 결정하여야 하고, 한편 등록상표는 등록사정 당시에 이미 보통명칭화 된 경우도 있을 수 있지만, 상표등록 이후에 상표관리를 태만히 하였거나 혹은 상표관리에도 불구하고 보통명칭화 되는 경우도 있을 수 있으므로 상표권자가 상표권침해로 인한 손해배상을 구하는 경우에 있어서는 사실심 변론종결 당시를 기준으로 등록상표가 보통명칭화 되었는지의 여부를 가려야 할 것이다. |
