143.1.

상표법상 사전적 의미가 없는 조어로 된 등록상표도 등록 후 지정상품의 보통명칭이 될 수 있을까?

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<핵심 요약>

상품의 보통명칭은 그 지정상품을 취급하는 거래계에서 당해 업자와 일반수요자 사이에 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어 있는 일반적인 명칭으로서, 특정인의 업무에 관련된 상품이라고 인식되지 아니하는 것을 말한다. 사전적 의미가 없는 조어로 된 상표라도 동종업자뿐만 아니라 실제 거래상 일반 수요자들까지도 지정상품의 보통명칭으로 사용하여 특정인의 업무에 관련된 상품이라고 인식되지 아니하게 되면 상표법 제33조 제1항 제1호의 보통명칭에 해당하고, 등록 후 그렇게 되었다면 같은 법 제117조 제1항 제6호에 따라 등록이 무효로 된다. 특허법원 2026. 7. 23. 선고 2025허10266 판결은 대법원 1992. 11. 10. 선고 92후414 판결의 거래실정 기준에 따라 언론기사, 검색량, 공공기관의 사용 사례, 설문조사 결과 등을 종합하여 ‘그립톡’ 상표가 휴대폰 거치대 등의 보통명칭이 되었다고 본 사례이다.

자세한 기본 법리는 아래 위키를 참고하십시오.

• 보통명칭상표 상표무효심판
• 상표무효사유로서 보통명칭
• [판례분석] 수요자 인식 설문조사의 증명력과 상표 거절결정: 두 상표 동시 제시 문항을 배척한 기준(대법원 2023후11180)
   

1. 조어 상표의 등록 후 보통명칭화의 의의

상품의 보통명칭은 그 지정상품을 취급하는 거래계에서 당해 업자와 일반수요자 사이에 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어 있는 일반적인 명칭, 약칭, 속칭 등을 말한다. 그 명칭은 특정인의 업무에 관련된 상품이라고 인식되지 아니하는 것이어야 한다(대법원 2003. 8. 19. 선고 2002후321 판결). 처음에는 특정인의 상표로 만든 조어라도 등록 뒤 거래계에서 상품 종류 자체를 가리키는 말로 쓰이게 되면 이 보통명칭에 해당하는지가 문제된다. 스마트폰용 거치대 등을 지정상품으로 하는 ‘그립톡’ 등록상표에 대하여 바로 이 점이 문제되었다. 사건의 전체 경과는 [판례분석] 그립톡 상표의 등록 후 보통명칭화: 조어 상표의 보통명칭 해당과 판단 기준 시점(특허법원 2025허10266) 참조.

등록 여부 결정 당시 이미 보통명칭이었던 상표와 등록 후 보통명칭이 된 상표는 무효의 근거와 효과가 다르다. 전자는 상표법 제117조 제1항 제1호의 사유로서 무효 심결이 확정되면 상표권은 처음부터 없었던 것으로 보는 반면, 후자는 같은 항 제6호의 사유로서 상표권은 그 등록상표가 보통명칭에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다(상표법 제117조 제3항). 보통명칭 표장의 무효사유 일반은 보통명칭상표 상표무효심판 참조.

2. 등록 후 보통명칭화의 판단 기준

• 가. 그 나라의 거래실정에 따라 신중하게 판단한다
  
  어느 상표가 지정상품의 보통명칭화 내지 관용하는 상표로 되었는가의 여부는 그 나라에 있어서 당해 상품의 거래실정에 따라서 결정한다. 이때 상표권자의 이익 및 상표에 화체되어 있는 영업상의 신용에 의한 일반수요자의 이익을 희생하면서까지 이를 인정해야 할 만한 예외적인 경우에 해당하는가를 고려하여 신중하게 판단하여야 한다(대법원 1992. 11. 10. 선고 92후414 판결).

• 나. Q: 사전적 의미가 없는 조어 상표도 보통명칭이 될 수 있는가?
  
  될 수 있다. 특허법원 2026. 7. 23. 선고 2025허10266 판결은 ‘그립톡’이 특별한 사전적 의미가 없는 조어라는 점을 인정하였다. 그러면서 조어로 된 상표라고 하더라도 동종업자뿐만 아니라 실제 거래상 일반 수요자들까지도 지정상품의 보통명칭으로 사용하여 특정인의 업무에 관련된 상품이라고 인식되지 아니하는 경우에는 상표법 제33조 제1항 제1호의 상품의 보통명칭에 해당한다고 판시하였다. 법원은 동종업자 사이의 사용에 그치지 않고 일반 수요자들까지 그 말을 상품 명칭으로 쓰고 있는지를 보았다.

• 다. Q: 보통명칭이 되었는지는 어떤 자료로 판단하는가?
  
  거래계와 일반 사회의 실제 사용 실태를 보여 주는 자료로 판단한다. 그립톡 사건에서 2017. 11.경부터 심판청구일까지 여러 언론기사가 ‘그립톡’을 휴대폰 액세서리를 가리키는 일반 명칭으로 썼고, 상표권자 측의 협업 제품을 소개하면서도 상표권자를 따로 언급하지 않았다. 2019. 7. 12. 기준 ‘그립톡’의 월간 검색량은 약 11만 4천 건이었고, 2023. 12. 17. 기준 쇼핑 검색결과 상품 수는 522,873건이었다. 동종업자들도 ‘그립톡’이라는 명칭으로 제품을 판매하였고, 2023. 10. 13. 한 인터넷 쇼핑몰에서는 80만 개 이상의 업체가 ‘그립톡’을 휴대폰 액세서리나 거치대를 가리키는 명칭으로 썼으며, 일반 수요자들은 다른 회사 제품도 ‘그립톡’으로 불렀다. 공문서에서는 홍보용 ‘그립톡’ 제작·증정 등 약 1,649건의 사례가 발견되었고, 상표의 지정상품과 특허·디자인 명세서에서도 ‘그립톡’이 물건의 명칭으로 쓰였다. 2024. 3. 19.부터 2024. 3. 20.까지 16만 명이 응답한 설문조사에서는 95%가 휴대폰 뒤에 붙이는 물건을 ‘그립톡’이라고 답하였다. 법원은 이 자료들을 종합하여 ‘그립톡’이 상품 종류 자체를 뜻하는 명칭으로 통용되어 왔다고 보았다(특허법원 2026. 7. 23. 선고 2025허10266 판결).
   

그립톡 사건에서 보통명칭화 판단에 쓰인 자료

3. 그립톡 상표 사건에 적용된 결과

• 가. Q: 상표권자 측이 스스로 제품명·모델명으로 쓰게 한 사정은 어떻게 고려되었는가?
  
  보통명칭화를 뒷받침하는 사정으로 고려되었다. 법원은 상표권자 측 회사가 협업 상품의 ‘제품명 란’이나 ‘모델명 란’에 ‘그립톡(Griptok)’을 기재하거나 ‘그립톡(Griptok)’을 핸드 그립이라고 설명하여, 이 사건 등록상표를 스마트폰용 거치대 등 지정상품을 지칭하는 용어처럼 설명하기도 하였다고 보았다. 또한 협업 제품에는 ‘주문자 브랜드 × 그립톡’ 형태로 상표를 병기하였을 뿐 이 사건 등록상표를 단독으로 출처표시로 사용한 사례는 찾아보기 어려웠고, 일부 협업 제품에는 제조사로 상표권자 측 회사가 표시되지 않았다. 아울러 2020 서울어워드에서 ‘그립톡’이 HIT브랜드로 선정되었으나, 2019년과 2020년에 다른 업체의 ‘그립톡’ 제품도 HIT브랜드로 선정된 점에 비추어 특정인의 출처표시로 인식되었다고 보기 어렵다고 판단하였다.

• 나. 무효심판청구 공시일에 인접한 시기의 설문조사 결과
  
  설문조사는 2024. 3.경 이루어져 무효심판청구 공시일보다 뒤의 자료였다. 법원은 ‘그립톡’ 명칭의 사용 실태가 장기간 계속 누적, 반복되었다고 보았다. 그에 따라 공시일로부터 인접한 시기에 이루어진 설문조사 결과가 일반 수요자들 사이에서 ‘그립톡’이 휴대폰 거치대 등을 가리키는 명칭으로 인식되고 있었다는 점에 부합하고, 이를 뒤집을 만한 다른 증거가 없다고 보았다. 설문조사의 증명력 일반은 [판례분석] 수요자 인식 설문조사의 증명력과 상표 거절결정: 두 상표 동시 제시 문항을 배척한 기준(대법원 2023후11180) 참조.

• 다. 대체 명칭이 있다는 주장
  
  원고들은 ‘스마트폰용 거치대’, ‘스마트폰용 홀더’, ‘모바일 전화기용 스탠드’와 같은 대체 명칭이 존재하므로 ‘그립톡’을 보통명칭으로 볼 수 없다고 주장하였다. 그러나 법원은 그 명칭들이 상품류 기재나 기능 설명에 가까운 포괄적·추상적 표현이고, 실제 거래계에서 수요자가 해당 상품을 검색하거나 구매할 때 사용한 명칭은 대부분 ‘그립톡’이었다는 이유로 대체 명칭이 있다는 주장을 받아들이지 않았다.

• 라. 법원의 결론
  
  결국 법원은 이러한 사정들을 종합하여, 이 사건 등록상표가 늦어도 무효심판청구가 공시된 2023. 11. 27. 무렵에는 일반수요자들 및 거래자들 사이에서 휴대폰 거치대 등을 의미하는 보통명칭으로 사용되어 자타상품의 식별력이 없게 되었다고 판단하였다. 판단 기준 시점은 상표법 제117조 제1항 제6호에 따라 등록상표가 상표등록 후 제33조 제1항 각 호에 해당하게 되었는지는 언제를 기준으로 판단할까? 참조. 상표권자의 보호 조치에 관한 주장은 상표법상 등록상표가 보통명칭으로 널리 쓰인 뒤에 한 경고장 발송 등 보호 조치는 보통명칭화 판단에 어떻게 고려될까? 참조. 짧은 사용 기간에 관한 주장은 상표법상 등록상표의 사용 기간이 10년이 되지 않아도 보통명칭화를 인정할 수 있을까? 참조.
   

4. 관련 법규 및 판례