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- 143. 보통명칭상표 상표무효심판
- 143.1. 상표법상 사전적 의미가 없는 조어로 된 등록상표도 등록 후 지정상품의 보통명칭이 될 수 있을까?
- 143.1.1. 상표법상 등록상표의 사용 기간이 10년이 되지 않아도 보통명칭화를 인정할 수 있을까?
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143.1.1.상표법상 등록상표의 사용 기간이 10년이 되지 않아도 보통명칭화를 인정할 수 있을까?
상표법상 등록상표의 사용 기간이 10년이 되지 않아도 보통명칭화를 인정할 수 있을까?
<핵심 요약>
상표법 제33조 제1항 제1호와 제117조 제1항 제6호는 등록상표가 보통명칭이 되기까지 필요한 사용 기간을 따로 정하지 않는다. 등록상표의 사용 기간이 10년이 채 되지 않더라도, 인터넷과 SNS로 상품명이 짧은 기간에 퍼지는 거래환경과 상표권자 자신의 사용 방식에 비추어 그 기간이 부당하게 짧다고 볼 수 없다면 보통명칭화를 인정할 수 있다. 특허법원 2026. 7. 23. 선고 2025허10266 판결은 보통명칭화를 신중하게 판단하여야 한다는 대법원 1992. 11. 10. 선고 92후414 판결의 법리를 전제로, ‘그립톡’ 상표의 사용 기간이 짧다는 주장을 받아들이지 않은 사례이다.
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1. 사용 기간과 보통명칭화의 의의
등록상표의 보통명칭화는 상표권자의 이익을 희생하면서까지 인정해야 할 만한 예외적인 경우인지를 고려하여 신중하게 판단한다. 이러한 법리를 근거로 사용 기간이 짧은 상표는 보통명칭이 되었다고 볼 수 없다는 주장이 제기될 수 있다. 실제로 스마트폰용 거치대 등을 지정상품으로 하는 ‘그립톡’ 등록상표의 등록 후 보통명칭화가 문제된 사건에서도 상표권자 측은 등록상표의 보통명칭화가 예외적으로 인정되어 왔으며 이 사건 등록상표는 사용 기간이 10년이 채 되지 않는다고 주장하였다. 사건의 전체 경과는 [판례분석] 그립톡 상표의 등록 후 보통명칭화: 조어 상표의 보통명칭 해당과 판단 기준 시점(특허법원 2025허10266) 참조.
조어 상표가 등록 후 보통명칭이 되었는지를 판단하는 기준과 자료는 상표법상 사전적 의미가 없는 조어로 된 등록상표도 등록 후 지정상품의 보통명칭이 될 수 있을까? 참조.
2. 사용 기간을 판단할 때 보는 사정
- 가. 법에 정한 최소 사용 기간은 없고 거래실정으로 판단한다
상표법 제33조 제1항 제1호는 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 정한다. 같은 법 제117조 제1항 제6호는 상표등록된 후 그 등록상표가 제33조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우(같은 조 제2항에 해당하게 된 경우는 제외한다)를 정한다. 이처럼 상표법 제33조 제1항 제1호와 제117조 제1항 제6호는 모두 사용 기간을 요건으로 두지 않는다. 어느 상표가 지정상품의 보통명칭화 내지 관용하는 상표로 되었는가의 여부는 그 나라에 있어서 당해 상품의 거래실정에 따라서 결정한다. 이때 상표권자의 이익 등을 희생하면서까지 인정해야 할 만한 예외적인 경우에 해당하는가를 고려하여 신중하게 판단하여야 한다(대법원 1992. 11. 10. 선고 92후414 판결).
- 나. Q: 인터넷과 SNS가 발달한 거래환경은 어떻게 고려되는가?
상품명이 전파되는 속도를 판단할 때 고려된다. 법원은 현대의 거래환경에서 인터넷과 SNS의 발달로 특정 상품명이 검색, 블로그, SNS, 유튜브, 온라인 판매 등을 통해 비교적 짧은 기간에 급속히 확산된다는 점을 근거로 들었다(특허법원 2026. 7. 23. 선고 2025허10266 판결).
- 다. Q: 상표권자 자신의 사용 방식도 고려되는가?
고려된다. 상표권자 측은 영문 상표와 이 사건 등록상표를 출원한 이후 상당 기간 이를 자신의 출처표시로 사용하거나 홍보하기보다는 다수 브랜드와 협업하면서 ‘제품명’이나 ‘모델명’으로 사용하도록 하였다. 스마트폰용 거치대 등을 지칭하는 용어로 설명하기도 하였다. 법원은 이 점을 함께 고려하였다(특허법원 2026. 7. 23. 선고 2025허10266 판결).
사용 기간이 짧다는 주장에 대한 판단 기준
구분 | 내용 | 근거 |
|---|---|---|
판단 원칙 | 거래실정에 따라 정하되 예외적인 경우인지 신중하게 판단한다 | |
사용 기간 | 법상 최소 사용 기간은 없으며, 기간이 부당하게 짧은지를 거래실정과 함께 판단한다 | |
거래환경 | 인터넷과 SNS로 상품명이 짧은 기간에 급속히 확산될 수 있다 | |
상표권자의 | 협업 제품의 제품명·모델명으로 사용하게 한 사정을 함께 고려한다 |
3. 그립톡 상표 사건에 적용된 결과
상표권자 측 회사는 2016년 ‘그립톡(Griptok)’ 제품을 출시하였고, 이 사건 등록상표는 2019. 7. 16. 등록되었으며, 무효심판청구는 2023. 11. 27. 상표등록원부에 공시되었다. 법원은 앞에서 확인된 다수의 거래실정과 함께 위 거래환경, 상표권자 측의 사용 방식을 고려하였다. 법원은 이 사건 등록상표의 사용 기간이 보통명칭화를 인정하기에는 부당하게 짧다고 볼 수도 없다고 보아 원고들의 주장을 받아들이지 않았다(특허법원 2026. 7. 23. 선고 2025허10266 판결).
4. 관련 법규 및 판례
① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다. 1. 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
상표법 제117조 (상표등록의 무효심판) 제1항 제6호
① 이해관계인 또는 심사관은 상표등록 또는 지정상품의 추가등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 등록상표의 지정상품이 둘 이상인 경우에는 지정상품마다 청구할 수 있다. 6. 상표등록된 후 그 등록상표가 제33조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우(같은 조 제2항에 해당하게 된 경우는 제외한다) |
특허법원 2026. 7. 23. 선고 2025허10266 판결
판결이유 발췌 원고들은, 등록상표의 보통명칭화는 예외적으로 인정되어 왔고, 이 사건 등록상표의 경우, 그 사용 기간이 10년이 채 되지 않으므로 보통명칭화하였다고 볼 수 없다는 취지의 주장도 한다. 그러나 현대의 거래환경에서는 인터넷과 SNS의 발달로 특정 상품명이 비교적 짧은 기간에 검색, 블로그, SNS, 유튜브, 온라인 판매 등을 통해 급속히 확산된다는 점, A는 영문 상표(‘GripTok’)와 이 사건 등록상표(‘그립톡’)을 출원한 이후 상당 기간 이를 자신의 출처표시로 사용하거나 홍보하기보다는 다수 브랜드와 협업하면서 ‘제품명’ 내지 ‘모델명’으로 사용하도록 하거나, ‘스마트폰용 거치대, 스마트폰용 받침대, 스마트폰용 홀더’를 지칭하는 용어로 설명하기도 한 점 등을 고려하여 보면, 앞에서 확인된 다수의 거래실정에도 불구하고 이 사건 등록상표의 사용 기간이 보통명칭화를 인정하기에는 부당하게 짧다고 볼 수도 없다. 따라서 이 부분 주장도 받아들일 수 없다.
대법원 1992. 11. 10. 선고 92후414 판결
판시사항 나. 특정상표가 지정상품의 보통명칭화 내지 관용상표로 되었는가의 여부에 대한 판단기준
판결이유 발췌 어느 상표가 지정상품의 보통명칭화 내지 관용하는 상표로 되었는가의 여부는 그 나라에 있어서 당해 상품의 거래실정에 따라서 이를 결정하여야 하고(당원 1973.11.13. 선고 70후 72 판결; 1987.2.10. 선고 85후94 판결 등 참조), 상표권자의 이익 및 상표에 화체되어 있는 영업상의 신용에 의한 일반수요자의 이익을 희생하면서까지 이를 인정해야 할 만한 예외적인 경우에 해당하는가를 고려하여 신중하게 판단하여야 할 것임은 소론과 같다. |
