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- 29. 식별력의 개념 및 효과, 식별력에 따른 상표의 구분
- 29.1. 식별력의 개념, 유무에 따른 법적 효과
- 29.1.1. 상표법 제117조 제1항 제6호에 따라 등록상표가 상표등록 후 제33조 제1항 각 호에 해당하게 되었는지는 언제를 기준으로 판단할까?
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29.1.1.상표법 제117조 제1항 제6호에 따라 등록상표가 상표등록 후 제33조 제1항 각 호에 해당하게 되었는지는 언제를 기준으로 판단할까?
상표법 제117조 제1항 제6호에 따라 등록상표가 상표등록 후 제33조 제1항 각 호에 해당하게 되었는지는 언제를 기준으로 판단할까?
언제를 기준으로 판단할까?
<핵심 요약>
상표법 제117조 제1항 제6호는 상표등록된 후 그 등록상표가 제33조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우(같은 조 제2항에 해당하게 된 경우는 제외한다)를 등록무효 사유로 정한다. 등록 후 생긴 이 무효사유에 해당하는지는 그 등록무효사유가 발생한 시점을 기준으로 판단하고, 그 시점을 특정하기 어려운 경우에는 무효심판청구 공시일 무렵을 기준으로 판단한다. 특허법원 2026. 7. 23. 선고 2025허10266 판결은 식별력 요건을 원칙적으로 등록 여부 결정 시를 기준으로 판단한다는 법리를 확인한 다음, 같은 조 제3항 단서와 제4항을 근거로 후발적 무효사유에 이 기준을 적용한 사례이다.
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1. 후발적 무효사유와 판단 기준 시점의 의의
상표법 제117조 제1항 제6호는 상표등록된 후 그 등록상표가 제33조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우(같은 조 제2항에 해당하게 된 경우는 제외한다)를 무효심판 청구 사유로 정한다. 등록 당시에는 식별력이 있던 상표라도 등록 후 거래계에서 상품의 보통명칭처럼 쓰이게 되면 이 사유에 해당할 수 있는데, 이때 어느 시점의 거래실정을 기준으로 무효사유를 판단할지가 문제된다. 스마트폰용 거치대 등을 지정상품으로 하는 ‘그립톡’ 등록상표가 등록 후 보통명칭이 되었는지를 다룬 사건에서도 바로 이 기준 시점이 쟁점이 되었다. 사건의 전체 경과는 [판례분석] 그립톡 상표의 등록 후 보통명칭화: 조어 상표의 보통명칭 해당과 판단 기준 시점(특허법원 2025허10266) 참조.
무효사유가 있는지를 판단하는 기준 시점과 무효 심결이 확정된 후 상표권이 없었던 것으로 보는 시점은 서로 구별된다. 상표권이 없었던 것으로 보는 시점은 상표법 제117조 제3항과 제4항에 규정되어 있는데, 법원은 이 두 조항을 근거로 무효사유를 판단하는 기준 시점을 제시하였다.
2. 식별력 판단 기준 시점의 원칙과 후발적 무효사유의 기준
- 가. Q: 상표의 식별력 요건은 원칙적으로 언제를 기준으로 판단하는가?
원칙적으로 등록 여부를 결정하는 결정 시를 기준으로 판단한다. 상표가 식별력 요건을 갖추고 있는지에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고, 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시이다. 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결이 이 기준을 밝혔다. 식별력의 상대성과 이 원칙은 식별력의 개념, 유무에 따른 법적 효과 참조.
- 나. Q: 등록 후 생긴 무효사유는 언제를 기준으로 판단하는가?
등록 후 생긴 무효사유에 해당하는지는 그 등록무효사유가 발생한 시점을 기준으로 판단하되, 발생 시점을 특정하기 어려운 경우에는 무효심판청구 공시일 무렵을 기준으로 삼는다. 특허법원 2026. 7. 23. 선고 2025허10266 판결은 상표법 제117조 제1항 제6호에 따라 등록상표가 제33조 제1항 각 호에 해당하게 되었는지를 이 기준 시점에 따라 판단하여야 한다고 보았다.
- 다. 판단 기준 시점은 무효의 효과가 생기는 때와 맞물린다
상표법 제117조 제3항 본문은 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정되면 상표권은 처음부터 없었던 것으로 본다고 정한다. 같은 항 단서는 제1항 제5호부터 제7호까지의 규정에 따라 무효 심결이 확정된 경우에는 상표권은 그 등록상표가 같은 호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다고 정한다. 같은 조 제4항은 그때를 특정할 수 없으면 무효심판이 청구되어 그 청구내용이 등록원부에 공시된 때부터 없었던 것으로 본다. 법원은 이 두 조항을 판단 기준 시점의 근거로 들었다.
- 라. Q: 침해소송에서 보통명칭화를 판단하는 시점도 같은가?
같지 않다. 상표권자가 상표권침해로 인한 손해배상을 구하는 경우에는 사실심 변론종결 당시를 기준으로 등록상표가 보통명칭화되었는지를 가린다(대법원 2003. 1. 24. 선고 2002다6876 판결). 이 기준은 침해소송에서 상표권의 효력이 미치는지를 가리는 것으로, 등록무효사유가 있는지를 판단하는 위 기준과 구별된다.
상표의 식별력과 보통명칭화를 판단하는 기준 시점
구분 | 판단 기준 시점 | 근거 |
|---|---|---|
식별력 요건(원칙) | 등록 여부를 결정하는 결정 시 | |
거절결정에 대한 불복 심판 | 그 심결 시 | |
등록 후 생긴 | 그 무효사유가 발생한 시점, 특정이 어려우면 | |
침해소송의 | 사실심 변론종결 당시 |
3. 그립톡 상표 사건에 적용된 결과
- 가. 특허심판원은 심결일을 기준으로 판단하였다
특허심판원은 2024. 11. 29. 이 사건 등록상표가 지정상품 중 모바일 전화기용 스탠드, 스마트폰용 거치대 등에 대하여 심결일을 기준으로 상표법 제33조 제1항 제1호에 해당한다고 보아, 같은 법 제117조 제1항 제6호에 따라 등록을 무효로 하는 심결을 하였다. 이에 대하여 원고들은 이 사건 등록상표가 등록결정일인 2019. 7. 12. 당시 식별력이 있었고, 그 뒤 다수 업체가 무단 사용하였다고 하여 후발적으로 보통명칭이 되었다고 보기는 어렵다고 주장하였다.
- 나. 법원은 공시일 무렵에는 이미 보통명칭이 되었다고 보았다
특허법원 2026. 7. 23. 선고 2025허10266 판결은 무효사유가 발생한 시점(그 특정이 어려운 경우에는 무효심판청구 공시일 무렵)을 기준으로 삼았다. 법원은 이 사건 등록상표가 늦어도 무효심판청구가 등록원부에 공시된 2023. 11. 27. 무렵에는 이미 지정상품의 보통명칭이 되었다고 판단하였고, 등록무효 심결에 원고들이 주장하는 위법사유가 없다고 보아 청구를 기각하였다. 보통명칭이 되었다고 본 판단 사정은 상표법상 사전적 의미가 없는 조어로 된 등록상표도 등록 후 지정상품의 보통명칭이 될 수 있을까? 참조.
4. 관련 법규 및 판례
상표법 제117조 (상표등록의 무효심판) 제1항 제6호, 제3항, 제4항
① 이해관계인 또는 심사관은 상표등록 또는 지정상품의 추가등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 등록상표의 지정상품이 둘 이상인 경우에는 지정상품마다 청구할 수 있다. 6. 상표등록된 후 그 등록상표가 제33조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우(같은 조 제2항에 해당하게 된 경우는 제외한다)
③ 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 상표권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제1항제5호부터 제7호까지의 규정에 따라 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 상표권은 그 등록상표가 같은 호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다.
④ 제3항 단서를 적용하는 경우에 등록상표가 제1항제5호부터 제7호까지의 규정에 해당하게 된 때를 특정할 수 없는 경우에는 해당 상표권은 제1항에 따른 무효심판이 청구되어 그 청구내용이 등록원부에 공시(公示)된 때부터 없었던 것으로 본다.
① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다. 1. 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 |
특허법원 2026. 7. 23. 선고 2025허10266 판결
판결이유 발췌 출원/등록 상표나 서비스표가 상표법 제33조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표나 서비스표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결시가 기준이 된다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조). 한편, 상표법 제117조 제1항 제6호는 ‘상표등록된 후 그 등록상표가 제33조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우(같은 조 제2항에 해당하게 된 경우는 제외한다)’를 상표등록 무효사유로 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서 ‘상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 상표권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제1항 제5호부터 제7호까지의 규정에 따라 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 상표권은 그 등록상표가 같은 호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다.’고 규정하고 있으며, 같은 조 제4항에서 ‘등록상표가 제1항 제5호부터 제7호까지의 규정에 해당하게 된 때를 특정할 수 없는 경우에는 해당 상표권은 제1항에 따른 무효심판이 청구되어 그 청구내용이 등록원부에 공시된 때부터 없었던 것으로 본다.’라고 규정하고 있으므로, 이 사건 등록상표가 상표법 제117조 제1항 제6호에 의하여
(중략)
그 등록무효사유가 발생한 시점(그 특정이 어려운 경우에는 무효심판청구 공시일 무렵)을 기준으로 판단하여야 한다.
대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결
판결이유 발췌 또한 출원 상표나 서비스표가 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표나 서비스표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다(대법원 2002. 2. 8. 선고 99후2785 판결 참조).
대법원 2003. 1. 24. 선고 2002다6876 판결
판시사항 [2] 상표권 침해를 이유로 한 손해배상청구사건에서 등록상표가 보통명칭화 되었는지 여부를 판단하는 기준 시기(=사실심 변론종결시)
판결요지 [2] 어느 상표가 보통명칭화 되었는가의 여부는 그 나라에 있어서 당해 상품의 거래실정에 따라서 이를 결정하여야 하고, 한편 등록상표는 등록사정 당시에 이미 보통명칭화 된 경우도 있을 수 있지만, 상표등록 이후에 상표관리를 태만히 하였거나 혹은 상표관리에도 불구하고 보통명칭화 되는 경우도 있을 수 있으므로 상표권자가 상표권침해로 인한 손해배상을 구하는 경우에 있어서는 사실심 변론종결 당시를 기준으로 등록상표가 보통명칭화 되었는지의 여부를 가려야 할 것이다. |
