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[판례분석] 통상사용권자의 부정사용과 상표등록취소: 사용허락을 받은 상대방의 상표와 상당한 주의(특허법원 2026허10002)

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가

통상사용권자들은 지정상품과 유사한 상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하였는가?

사용하였다 - 토스트는 지정상품과 같고 실사용상표들은 ‘곰표’로 불려 호칭·관념이 같다

상표법 제119조 제1항 제2호 본문

나

상표권자에게서 사용허락을 받았던 피고의 상표도 혼동의 대상이 되는 대상상표가 되는가?

된다 - 피고의 곰표 상표는 피고의 상표로 인식될 정도로 알려졌고, 그 신용이 원고에게 그대로 귀속된다고 보기 어렵다

대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결

다

실사용상표들의 사용으로 피고 상품과 출처의 혼동이 생겼는가?

생겼다 - 실사용상표들이 등록상표보다 피고의 상표에 가깝게 바뀌었고 상품끼리 밀접한 관련이 있다

상표법 제119조 제1항 제2호 본문

라

등록취소에 통상사용권자의 부정경쟁의 목적이 필요한가?

필요하지 않다

상표법 제119조 제1항 제2호 본문

마

상표권자 원고는 상당한 주의를 하였는가?

하지 않았다 - 디자인 변경 지시만으로는 혼동 위험을 회피하는 실질적이고 합리적인 조치로 보기 어렵다

상표법 제119조 제1항 제2호 단서

바

피고의 등록취소심판 청구는 권리남용인가?

권리남용이 아니다 - 공익적 규정에 따른 청구이다

상표법 제119조 제1항 제2호

상표법 제119조 (상표등록의 취소심판) 제1항 제1호·제2호

① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.

<개정 2023. 10. 31 .>

1. 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우

2. 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우. 다만, 상표권자가 상당한 주의를 한 경우는 제외한다.

특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결

판결이유 발췌

상표법 제119조 제1항 제2호는 전용사용권자 또는 통상사용권자(이하 ‘사용권자’라 한다)가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하여 거래자와 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 있다.

(중략)

살피건대 실사용상표가 사용된 위 상품들 중 토스트는 이 사건 등록상표의 토스트와 같고, 나머지 상품들 역시 모두 밀가루를 가공ㆍ조리하여 만든 음식이라는 점에서 토스트와 공통되며, 주 수요자도 일치할 것으로 보이므로, 원고의 통상사용권자들은 이 사건 등록상표의 지정상품 중 토스트와 동일ㆍ유사한 상품에 실사용상표들을 사용하였다고 봄이 타당하다.

(중략)

이 사건 등록상표의 통상사용권자들이 실사용상표들을 사용할 당시 대상상표들은 적어도 국내 수요자나 거래자에게 특정인(피고)의 상표라고 인식될 수 있는 정도에는 이르렀다고 봄이 타당하다.

(중략)

그러나 ① 대상상표의 사용이 기존 상표권자의 등록상표의 권리범위에 속하여 위법할 수 있는 경우에도 혼동의 대상이 되는 상표에 해당하는 점

(중략)

② 피고는 원고로부터 상표 사용허락을 받기 전부터 대상상표들을 피고의 영업이나 상품의 출처표시를 위하여 사용해왔고, 그 사업영역을 밀가루 등의 가공식품 영역으로 확장하기 위하여 원고로부터 이 사건 등록상표에 관한 사용허락을 받은 것으로 보이므로, 피고의 대상상표들 사용으로 인한 신용이나 명성 축적과 같은 효과가 상표권자인 원고에게 그대로 귀속된다고 단정하기 어려운 점을 종합하면, 대상상표들은 원고와의 관계에서 ‘타인의 혼동의 대상이 되는 상표’에 해당할 수 있다고 봄이 타당하다.

(중략)

그러나 앞서 보았듯, ① 대상상표들의 사용으로 인한 신용이나 명성 축적과 같은 효과가 원고에게 그대로 귀속된다고 볼 수 없는 점, ② 상표부정사용에 의한 취소규정에 있어 혼동이 되는 상표는 국내 수요자나 거래자에게 인식되었음을 요할 뿐이고, 취소 여부가 문제가 되는 등록상표의 지정상품과의 관련성이 없는 분야에서 인지도가 있는지 여부와 같은 사정은 상품 출처의 혼동 여부 판단에 고려할 사항일 뿐인 점을 종합하면, 대상상표들의 인지도를 판단함에 원고로부터 상표 사용허락을 받아 판매한 내역이나 이 사건 등록상표의 지정상품과 무관한 상품군에 관한 자료를 고려할 수 있다고 봄이 타당하다.

(중략)

위에서 본 것처럼 대상상표들은 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식될 수 있는 정도에 이르렀다고 보이는 점, 실사용상표들은 이 사건 등록상표보다도 대상상표들과 유사하게 외관이 변경된 점, 실사용상표들이 사용된 상품과 대상상표들이 사용된 상품들은 동일․유사하거나 밀접한 관련성이 있는 점을 종합하여 보면, 통상사용권자들의 실사용상표들 사용은 수요자로 하여금 통상사용권자들의 상품과 피고의 상품 출처를 혼동하게 한다고 봄이 타당하다.

(중략)

그러나 상표법 제119조 제1항 제2호는 그 문언상 사용권자들의 ‘부정경쟁의 목적’을 요건으로 하지 않고, 상표법 제119조 제1항 제1호가 상표권자의 ‘고의’를 요건으로 하는 것과 달리, ‘고의’를 요건으로 하지도 않는다. 또한 앞서 본 상표법 제119조 제1항 제2호의 취지를 고려하면 상표법 제119조 제1항 제2호는 사용권자에게 부정경쟁의 목적이 있었는지는 불문하고 위 조항에서 정한 부정사용행위 자체를 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고 거래자와 소비자의 이익을 보호하며 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 그 취지가 있다고 보이므로, 상표법 제119조 제1항 제2호가 ‘부정경쟁의 목적’을 요건으로 한다고 보기 어렵다.

(중략)

앞서 본 이 사건 등록상표에 관한 상표 사용허락계약의 내용 및 원고와 통상사용권자들 사이의 메시지 내용에, 실사용상표 3 내지 7은 피고가 3자 협력 관계에서 대상네트웍스에 제시한 디자인시안 또는 대상상표 4의 형상에서 변경된 사실을 더하여 보면, 통상사용권자들의 실사용상표들 사용은 상표권자인 원고의 관리․감독을 벗어난 것이라기보다는 원고의 통제 내지 승인 하의 행위로 평가할 수 있으므로, 이 사건에서 원고가 상표법 제119조 제1항 제2호 단서가 요구하는 상당한 주의를 하였는지는 실사용상표들의 사용태양에 내재한 부정사용의 위험을 원고가 인식․예견하고, 이를 회피하기 위하여 실질적이고 합리적인 조치를 취하였는지 여부를 기준으로 판단할 수 있다.

(중략)

앞서 본 사실에 의하면, 원고는 통상사용권자들로 하여금 주로 ’직선 띠‘를 사용하지 말라는 취지로 요구하였는데, 이는 수요자들의 혼동 가능성을 우려하였기 때문이라기보다는 피고가 이를 문제 삼을 것을 우려하였기 때문으로 보인다. 원고가 수요자들의 혼동 가능성을 염려하여 통상사용권자들에게 실사용상표들과 같은 방식으로 이 사건 등록상표를 사용하도록 지시하였다고 보더라도, 원고가 그러한 변경에도 불구하고 실사용상표들의 사용이 대상상표들과의 혼동을 일으킬 수 있는지 여부를 검토하기 위하여 구체적으로 어떠한 노력을 하였는지 알 수 있을 만한 자료가 없다. 을 제8호증의 기재에 의하면, 피고는 원고의 통상사용권자들에게 실사용상표 3 내지 7과 같은 사용이 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목의 상품주체 혼동행위 및 (파)목의 성과도용행위에 해당한다는 내용증명을 발송하였으므로, 원고도 그 무렵에는 실사용상표들이 사용된 상품과 대상상표들이 사용된 상품 사이의 혼동 가능성을 현실적으로 인식할 수 있었을 것으로 보이는데, 원고가 이를 알게 된 즉시 통상사용권자들로 하여금 실사용상표들의 사용을 중단하게 하는 등의 조치를 취하였다고 볼만한 자료도 없다.

(중략)

상표법 제119조 제1항 제2호는 상표권자가 사용권자에 대한 감독의무를 다하지 않은 경우 사용권자에 의한 등록상표의 부정사용행위에 대해서도 그 등록상표를 취소할 수 있도록 함으로써 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 그 취지가 있는 공익적 규정이다.

(중략)

이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당하므로 그 상표등록이 취소되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다.

대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결

판시사항

[1] 구 상표법 제73조 제1항 제8호의 규정 취지

[2] 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 따라 전용사용권자 또는 통상사용권자가 실제로 사용하는 상표와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표 사이의 혼동 여부를 판단하는 방법 / 상표권이 이전된 후 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용권자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우, 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르는지 판단하는 방법

[3] 구 상표법 제73조 제1항 제8호의 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(대상상표)의 요건 및 대상상표가 해당 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있는지 여부(적극) / 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 사용권자도 ‘타인’에 포함되는지 여부(적극)

판결요지

[1] 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제8호는 전용사용권자 또는 통상사용권자(이하 ‘사용권자’라 한다)가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고, 타인 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하여 거래자와 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상 신용과 권익도 보호하려는 데 있다.

[2] 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제8호에 따라 전용사용권자 또는 통상사용권자(이하 ‘사용권자’라 한다)가 실제로 사용하는 상표(이하 ‘실사용상표’라 한다)와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 ‘대상상표’라 한다) 사이의 혼동 여부를 판단할 때에는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 실사용상표가 등록상표로부터 변형된 정도 및 대상상표와 유사한 정도, 실사용상표와 대상상표가 상품에 사용되는 구체적인 형태, 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 실적, 일반 수요자에게 알려진 정도 등에 비추어, 당해 상표의 사용으로 대상상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가를 중점적으로 살펴야 한다. 그런데 상표권이 이전된 후 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용권자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우에는 종전 상표권자의 업무와 관련된 상품과의 혼동이 생길 가능성이 크다. 이때에는 상표권자가 금지청구권을 행사할 수 있는 범위(구 상표법 제66조 제1항 제1호, 제65조 제1항)와 상표를 독점적으로 사용할 수 있는 범위(구 상표법 제50조)는 구분되어야 한다는 원칙 등에 비추어, 등록상표, 실사용상표, 대상상표 상호 간에 앞서 본 사정들을 세심히 살펴 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르는지 여부를 판단하여야 한다.

[3] 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제8호의 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 ‘대상상표’라 한다)는 적어도 국내에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있을 것을 요한다. 다만 위 조항은 ‘수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우’라고 규정하고 있을 뿐, ‘대상상표’나 ‘타인’의 범위를 특별히 한정하지 않고 있으므로, 대상상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있고, 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 전용사용권자 또는 통상사용권자도 ‘타인’에 포함된다.

대법원 2010. 4. 15. 선고 2009후3329 판결

판시사항

[1] 상표권자가 등록상표에 대한 전용사용권자 또는 통상사용권자의 부정사용행위에 대하여 상당한 주의를 하였다고 하기 위한 요건 및 이에 대한 증명책임자(=상표권자)

[2] 상표권자가 통상사용권자들에게 브랜드 매뉴얼을 교부하고 그 준수 여부를 검사하여 시정을 요청하였다는 사정만으로는 상표법 제73조 제1항 제8호에서 정한 ‘상당한 주의의무’를 다하였다고 할 수 없다고 한 사례

판결요지

[1] 상표권자가 등록상표에 대한 전용사용권자 또는 통상사용권자의 부정사용행위에 대하여 상당한 주의를 하였다고 하기 위해서는 전용사용권자 또는 통상사용권자에게 오인·혼동행위를 하지 말라는 주의나 경고를 한 정도로는 부족하고, 사용실태를 정기적으로 감독하는 등의 방법으로 상표사용에 관하여 전용사용권자 또는 통상사용권자를 실질적으로 그 지배하에 두고 있다고 평가할 수 있을 정도가 되어야 하며, 그에 대한 증명책임은 상표권자에게 있다고 보아야 한다.

[2] 상표권자가 통상사용권자들에게 브랜드 매뉴얼을 교부하고 그 준수 여부를 검사하여 시정을 요청하였다는 사정만으로는 상표사용에 관하여 그들을 실질적으로 지배하에 두고 감독하고 있었다고 보기는 어려우므로, 상표법 제73조 제1항 제8호에서 정한 ‘상당한 주의의무’를 다하였다고 할 수 없다고 한 사례.