53.1.5.

상표법 제119조 제1항 제2호 단서의 ‘상당한 주의’를 하였다고 하려면 상표권자는 사용권자를 어느 정도 감독해야 할까?

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<핵심 요약>

상표권자가 사용권자의 부정사용행위에 대하여 상표법 제119조 제1항 제2호 단서의 상당한 주의를 하였다고 하려면, 사용권자에게 오인·혼동행위를 하지 말라는 주의나 경고를 한 정도로는 부족하고 사용실태를 정기적으로 감독하는 등의 방법으로 사용권자를 실질적으로 그 지배하에 두고 있다고 평가할 수 있어야 하며, 그 증명책임은 상표권자에게 있다. 사용권자의 사용이 상표권자의 관리·감독을 벗어난 것이라기보다 상표권자의 통제 내지 승인 하의 행위로 평가된다면, 상당한 주의를 하였는지는 그 사용태양에 내재한 부정사용의 위험을 상표권자가 인식·예견하고 이를 회피하기 위하여 실질적이고 합리적인 조치를 취하였는지를 기준으로 판단할 수 있다. 특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결은 이 기준에 따라, 통상사용권자들에게 디자인 변경을 지시한 곰표국수 상표권자가 상당한 주의를 하였다고 보지 않았다.

자세한 기본 법리는 아래 위키를 참고하십시오.

• 상표권자의 의무
   

1. 상당한 주의는 사용권자를 실질적으로 지배하에 두는 감독이다

• 가. Q: 사용권자에게 혼동을 일으키지 말라고 주의나 경고를 한 것만으로 상당한 주의가 되는가?
  
  되지 않는다. 대법원은 상표권자가 전용사용권자 또는 통상사용권자에게 오인·혼동행위를 하지 말라는 주의나 경고를 한 정도로는 상당한 주의를 하였다고 하기에 부족하다고 보았다. 사용실태를 정기적으로 감독하는 등의 방법으로 상표사용에 관하여 그들을 실질적으로 그 지배하에 두고 있다고 평가할 수 있을 정도가 되어야 한다(대법원 2010. 4. 15. 선고 2009후3329 판결).

• 나. Q: 상당한 주의를 하였다는 점은 누가 증명해야 하는가?
  
  상표권자가 증명해야 한다. 대법원은 상당한 주의에 관한 증명책임이 상표권자에게 있다고 보았다(대법원 2010. 4. 15. 선고 2009후3329 판결). 사용권자 부정사용 취소 요건 전체는 상표법 제119조 제1항 제2호에 따른 사용권자의 부정사용에 의한 상표등록취소의 요건 참조.
   

2. 상당한 주의의 근거와 판단 기준

• 가. 상당한 주의는 상표권자의 감독의무에서 나온다
  
  상표법 제119조 제1항 제2호에 따르면 사용권자의 부정사용은 등록취소 사유가 되지만, 단서에 따라 상표권자가 상당한 주의를 한 경우는 제외된다. 대법원은 이 규정의 취지를 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신 사용권자에 대한 감독의무를 부과한 데서 찾고, 이러한 취지에 비추어 상당한 주의의 정도를 정하였다(대법원 2010. 4. 15. 선고 2009후3329 판결). 이 판결은 2016년 전부개정 전 상표법의 동일한 규정에 관한 것이나, 특허법원은 현행 상표법 제119조 제1항 제2호 단서에도 같은 기준을 적용하였다(특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결).

• 나. Q: 브랜드 매뉴얼을 주고 준수 여부를 검사한 것으로 충분한가?
  
  충분하지 않을 수 있다. 대법원은 상표권자가 통상사용권자들에게 브랜드 매뉴얼을 교부하고 그 준수 여부를 검사하여 시정을 요청하였다는 사정만으로는 상표사용에 관하여 그들을 실질적으로 지배하에 두고 감독하고 있었다고 보기 어렵다고 판단하였다(대법원 2010. 4. 15. 선고 2009후3329 판결). 또한 통상사용권자들이 제품 라벨 등에 등록상표와 동일한 표장을 부착하였더라도, 대상상표와 혼동을 초래하도록 실사용상표를 사용한 이상 혼동이 생길 염려가 없어졌다고 볼 것은 아니라고 보았다.

• 다. 상표권자가 승인한 사용이면 위험을 회피하는 실질적이고 합리적인 조치를 보았다
  
  특허법원은 사용권자의 사용이 상표권자의 관리·감독을 벗어난 것이라기보다 상표권자의 통제 내지 승인 하의 행위로 평가되는 경우를 따로 보았다(특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결). 사용권자의 사용이 상표권자의 통제 내지 승인 하의 행위라면, 그 사용태양에 내재한 부정사용의 위험을 상표권자가 인식·예견하고 이를 회피하기 위하여 실질적이고 합리적인 조치를 취하였는지를 기준으로 상당한 주의 여부를 판단할 수 있다는 것이다.
   

상당한 주의의 판단 기준

3. 곰표 사건에서 상당한 주의가 부정된 이유

• 가. 통상사용권자들의 사용은 원고의 통제 내지 승인 하의 행위였다
  
  곰 도형과 ‘곰표국수’로 구성된 등록상표의 상표권자인 원고는 여러 식품업체에 통상사용권을 부여하였고, 그 업체들은 ‘곰표’ 문자를 포함한 실사용상표들을 피자·토스트·브리또 등에 사용하였다. 이에 밀가루 회사인 피고는 이 실사용상표들이 피고의 곰표 상표와 혼동을 일으킨다며 등록취소심판을 청구하였다. 한편 원고와 일부 통상사용권자들의 라이선스계약에는 라이선스 제품의 생산·포장·광고 디자인 등 업무 진행 경과를 공유하고 원고의 최종 확인을 받아야 한다는 조항이 있었다.
  
  원고는 카카오톡 메시지로 통상사용권자들에게 피고 포장과 유사한 녹색 바탕·노란색 띠나 띠 형태를 사용하지 말라고 지시하였고, 포장 시안 가운데 실사용상표 3, 4와 비슷한 디자인이 원고 측 콘셉트에 부합한다는 취지로 지시하기도 하였다. 실사용상표 3부터 7까지는 피고가 3자 협력 관계에서 제시한 디자인 시안과 비교할 때 ‘곰표’를 둘러싼 띠가 직선에서 원형으로, ‘곰표’ 글자색이 흰색에서 녹색으로, 곰이 든 식재료가 변경된 형태였다. 법원은 이러한 사정에 비추어 통상사용권자들의 사용을 원고의 관리·감독을 벗어난 것이 아니라 원고의 통제 내지 승인 하의 행위로 평가하였다.

• 나. 변경 지시만으로는 실질적이고 합리적인 조치가 아니었다
  
  법원은 원고가 3자 협력 관계를 통해 피고 대상상표들의 존재와 인지도, 전체적인 구성과 창작 모티브를 잘 알고 있었을 것으로 보았다. 비록 원고가 직선 띠 등의 요소를 변경하게 하였으나, 변경된 실사용상표들은 여전히 대상상표들의 주된 창작 모티브를 유지하여 등록상표보다 대상상표들과 더 유사해졌다. 법원은 원고가 직선 띠를 사용하지 말라고 요구한 것 역시 수요자의 혼동 가능성보다 피고가 문제 삼을 것을 우려하였기 때문으로 판단하였다. 더욱이 디자인 변경 뒤에도 혼동이 발생할 수 있는지를 검토하기 위하여 원고가 구체적으로 어떠한 노력을 기울였는지 확인할 수 있는 자료도 없었다.

• 다. 혼동 가능성을 인식할 수 있었던 뒤 사용 중단 등 조치를 했다는 자료가 없었다
  
  피고는 원고의 통상사용권자들에게 실사용상표 3부터 7까지와 같은 사용이 부정경쟁행위에 해당한다는 내용증명을 보냈다. 법원은 원고도 그 무렵에는 실사용상표 상품과 대상상표 상품 사이의 혼동 가능성을 현실적으로 인식할 수 있었을 것인데, 그 즉시 통상사용권자들에게 사용을 중단하게 하는 등의 조치를 취하였다고 볼 자료가 없다고 하였다. 그래서 상표법 제119조 제1항 제2호 단서를 들어 취소사유가 적용되지 않는다는 원고의 주장을 받아들이지 않았다(특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결). 사건의 전체 경과는 [판례분석] 통상사용권자의 부정사용과 상표등록취소: 사용허락을 받은 상대방의 상표와 상당한 주의(특허법원 2026허10002) 참조.
   

4. 관련 법규 및 판례