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상표권자의 의무

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<AI 핵심 요약>

* 본 법률위키는 저자의 허락을 받아 『지식재산권법』(제6판)의 원문을 수록하였습니다. 본 저서의 전체 목차와 체계적인 분류는 [지식재산권법] 목차 및 전체 가이드: 정상조·박준석 공저 (제6판) 페이지에서 열람하실 수 있습니다.

상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 배타적으로 사용할 권리를 가지는 반면에, 상표권자는 상표를 일정 기간 이상 사용해야 할 사용의무와 수요자로 하여금 품질의 오인이나 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 초래하지 않도록 해야 할 정당사용의무를 부담하게 된다. 이 가운데 상표권자가 상표를 일정 기간 이상 사용해야 할 의무, 즉 상표사용의무라고 함은 상표권자가 정당한 이유 없이 일정 기간 동안 등록상표를 사용하지 아니한 경우에 상표법은 당해 상표에 대하여 그 등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있기 때문에(상표법 제119조 제1항 제3호) 결과적으로 상표권자가 상표를 사용해야 할 의무를 부담하는 것을 의미한다고 해석되는 것이다.

가. 상표의 사용

상표의 사용은 상표등록의 전제조건은 아니지만 최소한 사용의사는 있어야 하고 3년 이상 계속하여 상표를 사용하지 아니하는 것은 상표등록취소심판의 사유로 된다는 점에서 상표권자는 상표사용의무를 가진다고 이해된다. 또한 상표권자는 상표를 배타적으로 사용할 권리가 있고 제3자가 허락 없이 상표를 사용하는 것을 금지할 수 있는 권리도 있어서 상표사용의 구체적 개념이 무엇인가는 중요한 문제이다. 상표의 사용이라고 함은 상표를 상품에 표시하거나 그러한 상표가 표시된 상품을 배포하거나 또는 광고 등에 상표를 사용하는 행위를 의미하고 1997년 8월 22일 개정 상표법은 소위 입체상표의 개념을 도입함으로써 상표사용의 개념에서도 “상품, 상품의 포장, 광고, 간판 또는 표찰을 표장의 형상으로 하는 것을 포함한다.”라고 규정하였고(구 상표법 제2조 제2항) 2011년 7월 20일 개정된 상표법은 ‘표장의 형상’ 이외에 ‘소리 또는 냄새’까지 추가하였으며 2016년 2월 29일 전부 개정된 상표법은 ‘상표를 표시하는 행위’에 ‘표장의 형상 이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위’ 또는 ‘전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위’가 포함된다고 규정하고 있으며(제2조 제2항) 현행 상표법에도 같은 내용이 유지되고 있다.

우선, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 부착하는 행위, 즉 상표의 표시가 상표의 사용에 해당된다. 이러한 의미의 ‘상표사용’도 구체적인 맥락에서 상이한 개념으로 나타나는데 상표권자가 가지는 상표사용권에서 말하는 상표의 사용은 지정상품에 등록상표 를 표시하는 것을 의미하는 데 반해서(상표법 제89조), 상표권자가 제3자의 상표권침해 시 가지게 되는 구제수단으로서의 금지청구권의 대상이 되는 제3자의 상표사용은 유사 한 상품에 대해서도 성립되고 유사한 상표를 사용하는 것도 포함하는 개념이라는 차이 점이 있다(상표법 제108조 제1항 제1호). 그렇다면 상표등록취소심판의 요건에서 말하는 상표사용의 개념은 무엇인가? 상표권자의 상표 불사용으로 인한 상표권등록취소심판에 서는 상표권자가 지정상품에 등록상표를 계속해서 3년 이상 사용하지 않는 한 취소의 사유가 있다고 판단되는 것이고, 따라서 지정상품에 등록상표와 아주 유사한 상표 를 사용한 사실만으로 상표의 사용이 있었다고 항변할 수는 없는 것이다.290)

등록취소심판에서의 상표사용이란 등록상표를 지정상품에 사용하는 것을 의미하는 데 여기에서 상품의 개념 가운데 ‘광고매체가 되는 물품’도 포함하는지 여부가 문제된 다. ‘광고매체가 되는 물품’이 지정상품과 상이한 경우에는 ‘지정상품에 관한 광고에 상 표를 표시’해서 사용하는 것이라고 볼 수 있는 경우에 한해서 상표의 사용에 해당된다 고 볼 수 있다. 이에 비해서 ‘광고매체가 되는 물품’이 지정상품과 동일한 경우에는 ‘광 고매체가 되는 물품’이 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이 아니라는 이유만으로 ‘광 고매체가 되는 물품’에 상표를 표시한 것이 상표사용에 해당되지 않는다고 단언한 대법원 판례의 입장은 이해하기 어렵다.291) 상표를 부착한 물품이 독립된 상거래의 목적물이건 아니건 상표권자의 상표사용의사가 현실적으로 나타난 것도 명백하고 상표권자가 상표를 지정상품에 표시한 것은 명백한데 그러한 상표사용이 있음에도 불구하고 상표권등록이 취소된다고 하는 것은 상표권자에게 지나치게 무거운 의무 를 부과하는 것이라고 본다.

상표를 계속하여 사용하지 아니한 점에 정당한 이유가 있는 경우에는 등록취소의 사유로 되지 않는다. 여기에서 정당한 이유라고 함은 법규에 의한 국내판매금지 또는 국가의 수입제한 조치 등에 의하여 부득이 지정상품이 국내에서 정상적으로 거래를 못하게 되어 상표권자의 귀책사유로 인하지 아니한 상표 불사용의 경우를 의미한다.292)

불사용이 있는 경우 취소심판의 청구는 종전과 달리 2016년 전부 개정된 상표법에서부터 누구든지 할 수 있다(제119조 제5항 참조). 여기에서 문제되는 것은 상표사용 여부를 누가 입증해야 하는가의 문제이다. 심판청구인이 피심판청구인의 등록상표가 국내 어디에서도 사용되고 있지 아니함을 입증한다는 것은 사실상 어려운 반면 피심판청구인이 그 등록상표의 사용사실을 입증하는 것은 용이한 일이다. 따라서 상표법은 상표권자, 즉 피심판청구인이 자신의 등록상표를 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없다고 규정함으로써 상표사용에 관한 입증책임을 상표권자에게 부과하고 있다(상표법 제119조 제3항).293)

계속하여 3년 이상 사용하고 있지 아니한 사실이 있었지만 심판청구 당시에는 사용하고 있는 경우에 취소사유는 없어지는 것인지 여부에 대해서, 구 상표법 하에서는 취소사유에 아무런 영향을 미치지 않는다고 우리 대법원은 판시한 바 있으나294) 현행 상표법은 ‘심판청구일 전 계속하여 3년 이상’ 사용하지 않은 경우에 한해 취소사유로 삼고 있기 때문에 심판청구일 당시까지 상표를 사용하지 않은 상태가 3년간 계속될 것이 요구되는 것으로 해석하는 견해도 있다.

심판청구일 당시에는 3년의 계속 불사용 요건이 충족되지 않았지만 심리종결 전에 3년의 계속 불사용 요건이 충족된 경우에도 취소사유로 되는지에 대하여 견해가 나뉘고 있으나 3년의 요건이 충족된 때에 다시 취소심판을 제기하도록 요구한다는 것은 소송경제의 견지에서 보아 타당하지 아니하기 때문에 심리종결 전까지 3년의 계속적 불사용 요건이 충족되면 상표등록은 취소된다고 보아야 한다.295) 상표권이 이전된 경우에는 상표를 사용하지 않은 기간을 모두 합하여 통산하는지 여부에 대해서도 견해가 나뉘고 있으나, 대법원은 이전등록에 무관하게 불사용의 기간을 통산해야 한다고 해석하고 있다.296)

취소심판의 사유가 되는 계속적 불사용은 등록상표를 사용했는지 여부를 기준으로 판단하는 것이므로 등록상표와 유사한 상표를 사용하는 것만으로는 취소심판을 면할 수 없다.297) 다만 등록상표를 사용한다는 것은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것을 포함 한다고 볼 수 있으므로, 예컨대 상표권자가 등록상표의 동일성을 해하지 아니하는 범위 내에서 그 색상이나 글자꼴을 변경한다든가, 그 상표에 요부가 아닌 기호나 부기적 부분을 변경하여 사용하는 경우에는 등록상표의 사용에 해당되어 취소심판을 면할 수 있을 것이다.298)

나. 상표등록의 취소

상표법은 유효하게 등록된 상표를 계속해서 사용하지 아니한 경우 또는 정당하게 사용하지 아니한 경우, 다시 말해서 상표권자의 의무를 다하지 아니한 경우에 장래에 향하여 그 효력을 소멸하게 하는 취소심판제도를 규정하고 있다. 상표법 제119조는 다 양한 취소심판사유를 규정하고 있다. 즉, ① 상표권자의 부정 사용, 즉 상표권자가 고의 로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상 표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하 거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우299) ② 전용사용 권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우 ③ 상표권자·전용사용권자 또 는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하 여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우 ④ 유사한 지정상품의 분리 이전 금지 규정, 다른 공유자 전원의 동의 없는 지분 양도 또는 질권 설정 금지 규정, 업무표장권의 양도 제한 규정 및 단체표장권·증명표장 권 등의 이전 제한 규정에 위반된 경우 ⑤ 상표권의 이전으로 유사한 등록상표가 각각 다른 상표권자에게 속하게 되고 그중 1인이 자기의 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요자 에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일 으키게 한 경우 ⑥ 등록상표의 사용이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목에 따른 부정경쟁행위에 해당하는 경우에 그 상표에 관한 권리를 가진 자가 해당 상표등록 일부터 5년 이내에 취소심판을 청구한 경우 ⑦ 단체표장과 관련하여 소속 단체원이 그 단체의 정관을 위반하여 단체표장을 타인에게 사용하게 한 경우나 소속 단체원이 그 단체의 정관을 위반하여 단체표장을 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질 또는 지리적 출처를 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우 또는 단체표장의 설정등록 후 정관을 변경함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 할 염려가 있는 경우 또는 제3자가 단체표장을 사용하여 수요자에게 상품의 품질이나 지리적 출처를 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 하였음에도 단체표장권자가 고의로 적절한 조치를 하지 아니한 경우 ⑧지리적 표시 단체표장과 관련하여 단체의 가입을 실질적으로 허용하지 아니하거나 그 지리적 표시를 사용할 수 없는 자에게 단체의 가입을 허용한 경우 또는 지리적 표시 단체표장권자나 그 소속 단체원이 제223조(동음이의어 지리적 표시 등록단체표장의 표시)를 위반하여 단체표장을 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 지리적 출처에 대한 혼동을 불러일으키게 한 경우 등이 취소심판사유로 규정되어 있다.

원칙적으로 상표등록의 취소심판은 누구든지 청구할 수 있다. 다만, 위에서 설명한 ④ 및 ⑥에 해당하는 것을 사유로 하는 심판은 이해관계인만이 청구할 수 있다(상표법 제119조 제5항).

상표법 제119조 제5항에 따른 ‘이해관계인’이라 함은 취소되어야 할 불법적인 등록상표의 존속으로 인하여 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있거나 법률상 자신의 지위에 영향을 받을 것이 객관적으로 명백하여 그 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말한다.300)

취소심결의 효력은 심결이 확정된 때로부터 장래에 향하여 등록취소된 상표권의 효력이 상실된다는 것이다. 이 점에서 무효심결의 효력이 상표권이 없었던 것으로 되는 소급효가 인정된다는 점과 커다란 차이가 있다. 따라서 취소심결 이전에 이루어진 상표권 침해행위는 취소심결의 확정에 의해서 아무런 영향을 받지 않는다.301)

*출처: 정상조, 박준석,『지식재산권법』 (제6판, 홍문사, 2024년) 제4장 상표법 V. 상표권 4. 상표권자의 의무