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- 53. 상표권자의 의무
- 53.1. 상표법 제119조 제1항 제2호에 따른 사용권자의 부정사용에 의한 상표등록취소의 요건
- 53.1.4. 상표법 제119조 제1항 제2호에 따른 상표등록취소에 사용권자의 ‘부정경쟁의 목적’이 필요할까?
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53.1.4.상표법 제119조 제1항 제2호에 따른 상표등록취소에 사용권자의 ‘부정경쟁의 목적’이 필요할까?
상표법 제119조 제1항 제2호에 따른 상표등록취소에 사용권자의 ‘부정경쟁의 목적’이 필요할까?
<핵심 요약>
상표법 제119조 제1항 제2호에 따라 사용권자의 부정사용을 이유로 상표등록을 취소할 때 사용권자의 ‘부정경쟁의 목적’은 필요하지 않다. 상표법 제119조 제1항 제2호는 문언상 사용권자의 부정경쟁의 목적을 요건으로 하지 않고, 상표권자의 고의를 요건으로 하는 같은 항 제1호와 달리 고의도 요건으로 하지 않으며, 부정경쟁의 목적이 있었는지와 상관없이 부정사용행위 자체를 규제하려는 취지이기 때문이다. 특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결은 통상사용권자들에게 부정경쟁의 목적이 증명되지 않았다는 곰표국수 상표권자의 주장을 이 이유로 받아들이지 않았다.
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1. 사용권자의 부정경쟁의 목적은 요건이 아니다
- 가. Q: 사용권자에게 기존 사업자의 신용에 편승하려는 목적이 있어야 등록을 취소할 수 있는가?
그렇지 않다. 특허법원은 상표법 제119조 제1항 제2호가 사용권자의 ‘부정경쟁의 목적’을 요건으로 한다고 보기 어렵다고 판단하였다(특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결). 따라서 사용권자가 기존 사업자의 신용에 편승할 의도 없이 상표를 사용하였더라도, 지정상품이나 유사 상품에 등록상표나 유사 상표를 사용하여 수요자에게 타인의 상품과 혼동을 불러일으켰다면 등록취소 사유에 해당한다. 다만 상표권자가 상당한 주의를 한 경우는 제외된다.
이 쟁점은 사용권자 부정사용 취소에 주관적 요건이 필요한지에 관한 것이다. 등록취소 요건 전체는 상표법 제119조 제1항 제2호에 따른 사용권자의 부정사용에 의한 상표등록취소의 요건 참조.
2. 부정경쟁의 목적이 필요 없는 근거
- 가. 조문에 부정경쟁의 목적이 없다
상표법 제119조 제1항 제2호는 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우를 취소 사유로 규정한다. 제2호에는 사용권자의 목적이나 의도를 요건으로 하는 문언이 없다. 반면 상표법 제119조 제1항 제5호는 상표권의 이전으로 유사한 등록상표가 각각 다른 상표권자에게 속하게 된 경우를 따로 정한다. 그중 1인이 자기의 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 ‘부정경쟁을 목적으로’ 자기의 등록상표를 사용하여 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우가 취소 사유이다.
- 나. Q: 사용권자에게 고의가 있어야 등록을 취소할 수 있는가?
그렇지 않다. 상표권자의 부정사용을 규정한 상표법 제119조 제1항 제1호는 상표권자가 ‘고의로’ 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하는 등으로 오인·혼동을 일으킨 경우를 취소 사유로 정하는 반면, 같은 항 제2호는 사용권자의 사용에 관하여 고의를 요건으로 하지 않는다. 특허법원은 이러한 규정상의 차이를 근거로 제2호가 사용권자의 고의조차 요건으로 하지 않는다고 보았다(특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결).
- 다. 부정사용행위 자체를 규제하려는 취지이다
대법원에 따르면 사용권자 부정사용 취소 규정은 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있게 하는 대신 사용권자에 대한 감독의무를 부과한 것이다. 그 취지는 상품거래의 안전을 도모하고, 거래자와 소비자의 이익은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상 신용과 권익을 보호하는 데 있다(대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결). 특허법원은 이러한 입법 취지에 비추어 볼 때 상표법 제119조 제1항 제2호는 사용권자에게 부정경쟁의 목적이 있었는지를 불문하고 부정사용행위 자체를 규제하려는 규정이라고 판단하였다(특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결).
상표법 제119조 제1항 각 호의 주관적 요건 비교
취소 사유 | 사용 주체 | 주관적 요건 | 근거 |
|---|---|---|---|
상표권자의 부정사용 | 상표권자 | 고의 | 상표법 제119조 제1항 제1호 |
사용권자의 부정사용 | 전용사용권자·통상사용권자 | 없음(상표권자가 상당한 주의를 한 경우는 제외) | 상표법 제119조 제1항 제2호 |
이전으로 나뉜 | 각 상표권자 중 1인 | 부정경쟁의 목적 | 상표법 제119조 제1항 제5호 |
3. 곰표 사건에서 부정경쟁 목적 주장이 배척된 경위
- 가. 원고는 통상사용권자들의 부정경쟁 목적이 증명되지 않았다고 주장하였다
곰 도형과 ‘곰표국수’로 구성된 등록상표의 통상사용권자들이 곰표 표장을 피자·토스트 등에 사용하자, 밀가루 회사인 피고는 해당 표장이 피고의 곰표 상표와 혼동을 일으킨다며 등록취소심판을 청구하였다. 이에 대해 상표권자인 원고는 상표법 제119조 제1항 제2호가 사용권자에게 사회통념상 기존 사업자의 신용에 편승하려는 부정경쟁의 목적이 있는 경우에만 적용되어야 함에도, 통상사용권자들에게 그러한 목적이 있었다는 점이 충분히 증명되지 않았다고 주장하였다.
- 나. 법원은 부정경쟁의 목적을 따지지 않고 취소사유를 인정하였다
법원은 문언, 같은 항 제1호와의 차이, 규정의 취지를 들어 상표법 제119조 제1항 제2호가 부정경쟁의 목적을 요건으로 한다고 보기 어렵다며 원고의 주장을 받아들이지 않았다. 그리고 통상사용권자들의 실사용상표 사용이 피고 상품과 출처의 혼동을 일으켰다는 판단에 따라 이 사건 등록상표에 같은 호 본문의 취소사유가 있다고 보았다(특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결). 사건의 전체 경과는 [판례분석] 통상사용권자의 부정사용과 상표등록취소: 사용허락을 받은 상대방의 상표와 상당한 주의(특허법원 2026허10002) 참조.
4. 관련 법규 및 판례
상표법 제119조 (상표등록의 취소심판) 제1항 제1호·제2호·제5호
① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다. <개정 2023. 10. 31 .> 1. 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우 2. 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우. 다만, 상표권자가 상당한 주의를 한 경우는 제외한다. 5. 상표권의 이전으로 유사한 등록상표가 각각 다른 상표권자에게 속하게 되고 그 중 1인이 자기의 등록상표의 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우 |
특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결
판결이유 발췌 그러나 상표법 제119조 제1항 제2호는 그 문언상 사용권자들의 ‘부정경쟁의 목적’을 요건으로 하지 않고, 상표법 제119조 제1항 제1호가 상표권자의 ‘고의’를 요건으로 하는 것과 달리, ‘고의’를 요건으로 하지도 않는다. 또한 앞서 본 상표법 제119조 제1항 제2호의 취지를 고려하면 상표법 제119조 제1항 제2호는 사용권자에게 부정경쟁의 목적이 있었는지는 불문하고 위 조항에서 정한 부정사용행위 자체를 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고 거래자와 소비자의 이익을 보호하며 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 그 취지가 있다고 보이므로, 상표법 제119조 제1항 제2호가 ‘부정경쟁의 목적’을 요건으로 한다고 보기 어렵다.
(중략)
이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당하므로 그 상표등록이 취소되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다.
대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결
판시사항 [1] 구 상표법 제73조 제1항 제8호의 규정 취지
[2] 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 따라 전용사용권자 또는 통상사용권자가 실제로 사용하는 상표와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표 사이의 혼동 여부를 판단하는 방법 / 상표권이 이전된 후 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용권자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우, 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르는지 판단하는 방법
[3] 구 상표법 제73조 제1항 제8호의 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(대상상표)의 요건 및 대상상표가 해당 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있는지 여부(적극) / 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 사용권자도 ‘타인’에 포함되는지 여부(적극)
판결요지 [1] 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제8호는 전용사용권자 또는 통상사용권자(이하 ‘사용권자’라 한다)가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고, 타인 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하여 거래자와 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상 신용과 권익도 보호하려는 데 있다.
[2] 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제8호에 따라 전용사용권자 또는 통상사용권자(이하 ‘사용권자’라 한다)가 실제로 사용하는 상표(이하 ‘실사용상표’라 한다)와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 ‘대상상표’라 한다) 사이의 혼동 여부를 판단할 때에는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 실사용상표가 등록상표로부터 변형된 정도 및 대상상표와 유사한 정도, 실사용상표와 대상상표가 상품에 사용되는 구체적인 형태, 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 실적, 일반 수요자에게 알려진 정도 등에 비추어, 당해 상표의 사용으로 대상상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가를 중점적으로 살펴야 한다. 그런데 상표권이 이전된 후 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용권자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우에는 종전 상표권자의 업무와 관련된 상품과의 혼동이 생길 가능성이 크다. 이때에는 상표권자가 금지청구권을 행사할 수 있는 범위(구 상표법 제66조 제1항 제1호, 제65조 제1항)와 상표를 독점적으로 사용할 수 있는 범위(구 상표법 제50조)는 구분되어야 한다는 원칙 등에 비추어, 등록상표, 실사용상표, 대상상표 상호 간에 앞서 본 사정들을 세심히 살펴 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르는지 여부를 판단하여야 한다.
[3] 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제8호의 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 ‘대상상표’라 한다)는 적어도 국내에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있을 것을 요한다. 다만 위 조항은 ‘수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우’라고 규정하고 있을 뿐, ‘대상상표’나 ‘타인’의 범위를 특별히 한정하지 않고 있으므로, 대상상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있고, 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 전용사용권자 또는 통상사용권자도 ‘타인’에 포함된다. |
