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- 53. 상표권자의 의무
- 53.1. 상표법 제119조 제1항 제2호에 따른 사용권자의 부정사용에 의한 상표등록취소의 요건
- 53.1.2. 상표법 제119조 제1항 제2호에서 대상상표의 인지도를 판단할 때 사용허락을 받아 판매한 내역이나 지정상품과 무관한 상품군 자료도 고려할 수 있을까?
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53.1.2.상표법 제119조 제1항 제2호에서 대상상표의 인지도를 판단할 때 사용허락을 받아 판매한 내역이나 지정상품과 무관한 상품군 자료도 고려할 수 있을까?
상표법 제119조 제1항 제2호에서 대상상표의 인지도를 판단할 때 사용허락을 받아 판매한 내역이나 지정상품과 무관한 상품군 자료도 고려할 수 있을까?
지정상품과 무관한 상품군 자료도 고려할 수 있을까?
<핵심 요약>
상표법 제119조 제1항 제2호의 대상상표가 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려졌는지를 판단할 때, 상표권자의 사용허락을 받아 판매한 내역과 그 등록상표의 지정상품과 무관한 상품군의 자료도 고려할 수 있다. 혼동의 대상이 되는 상표는 국내 수요자나 거래자에게 인식되었음을 요할 뿐이고, 취소 여부가 문제되는 등록상표의 지정상품과 관련성이 없는 분야에서 인지도가 있는지와 같은 사정은 상품 출처의 혼동 여부를 판단할 때 고려할 사항일 뿐이기 때문이다. 특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결은 곰표국수 등록상표의 등록취소 사건에서 밀가루 회사가 사용허락을 받아 판 내역과 밀맥주 같은 다른 상품군의 판매 자료를 대상상표의 인지도 판단에 썼다.
자세한 기본 법리는 아래 위키를 참고하십시오.
1. 인지도 판단 자료를 지정상품 분야로 좁히지 않는다
- 가. Q: 대상상표의 인지도를 판단할 때 사용허락을 받아 판 내역과 지정상품과 무관한 상품군의 자료를 빼야 하는가?
제외하지 않아도 된다. 특허법원은 대상상표의 인지도를 판단할 때 상표권자에게서 사용허락을 받아 판매한 내역이나 그 등록상표의 지정상품과 무관한 상품군에 관한 자료도 고려할 수 있다고 보았다(특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결).
이 쟁점은 대상상표가 어느 정도 알려져 있어야 하는지를 판단하는 자료에 관한 문제이다. 대상상표의 알려진 정도와 범위의 일반 법리는 상표법 제119조 제1항 제2호에서 혼동의 대상이 되는 ‘대상상표’의 범위와 알려진 정도 참조.
2. 두 가지 자료를 고려할 수 있는 이유
- 가. 사용허락을 받아 판매한 내역 - 신용이 상표권자에게 그대로 귀속되지 않는다
대상상표의 사용으로 축적된 신용이나 명성이 상표권자에게 그대로 귀속된다고 볼 수 없다면, 사용허락을 받아 판매한 내역도 대상상표 사용자의 인지도를 뒷받침하는 자료가 된다(특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결). 그 신용이 상표권자에게 그대로 귀속되지 않는 이유는 상표법 제119조 제1항 제2호에서 상표권자의 사용허락을 받아 신용을 쌓은 상대방의 상표도 혼동의 대상이 되는 타인의 상표가 될까? 참조.
- 나. Q: 지정상품과 관련 없는 분야의 인지도라는 사정은 어느 단계에서 고려하는가?
상품 출처의 혼동 여부를 판단하는 단계에서 고려한다. 대상상표는 적어도 국내에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있으면 된다(대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결). 특허법원은 취소 여부가 문제되는 등록상표의 지정상품과 관련성이 없는 분야에서 인지도가 있는지와 같은 사정은 상품 출처의 혼동 여부를 판단할 때 고려할 사항일 뿐이라고 보았다(특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결).
즉 상품 사이의 관련성은 대상상표의 적격 단계가 아니라, 실사용상표와 대상상표 사이에 출처의 혼동 우려가 있는지를 판단하는 단계에서 사용상품 간의 관련성으로 검토한다. 혼동 판단의 기준은 상표법 제119조 제1항 제2호에서 실사용상표와 대상상표 사이의 혼동 유무는 무엇을 기준으로 판단할까? 참조.
대상상표의 인지도 판단 자료
자료 | 고려 | 이유 | 근거 |
|---|---|---|---|
상표권자의 사용허락을 받아 판매한 내역 | 고려할 수 있음 | 대상상표 사용으로 쌓인 신용이 상표권자에게 그대로 귀속된다고 볼 수 없음 | |
등록상표의 지정상품과 무관한 상품군 자료 | 고려할 수 있음 | 대상상표는 국내 수요자나 거래자에게 인식되었음을 요할 뿐이고, 분야의 관련성은 혼동 판단에서 고려 |
3. 곰표 사건에서 쓰인 인지도 자료
- 가. 원고는 사용허락 판매 내역과 맥주 등 자료를 빼야 한다고 주장하였다
곰 도형과 ‘곰표국수’로 구성된 등록상표(지정상품은 국수, 토스트 등)의 상표권자인 원고는 밀가루 회사인 피고에게 곰표 상표의 통상사용권을 부여한 적이 있다. 이후 피고가 원고 측 통상사용권자들의 곰표 표장 사용을 이유로 등록취소심판을 청구하자, 원고는 피고 대상상표들의 인지도를 판단할 때 원고의 사용허락을 받아 판매한 내역이나 지정상품과 관련 없는 맥주 등 다른 상품군의 자료를 고려해서는 안 된다고 주장하였다. 피고 대상상표들의 인지도가 주로 지정상품과 무관한 상품군에서 형성되었다는 이유에서였다.
- 나. 법원은 협업 상품의 판매 자료까지 고려하였다
법원은 원고의 주장을 받아들이지 않고 다음 자료를 근거로 대상상표들이 피고의 상표로 인식될 수 있는 정도에 이르렀다고 판단하였다. 피고는 1955년 등록된 곰표 상표를 밀가루에 사용해 왔으며 2018년도 밀가루 매출액이 3,000억 원이었다. 또한 피고가 2018년 무렵부터 화장품, 팝콘, 치약, 나쵸, 맥주 등 협업 상품을 출시하였는데, 곰표 팝콘은 2019년 무렵 매달 6만 개 넘게 판매되었고 2020년 출시된 곰표 밀맥주는 출시 1주일 사이에 30만 건이 판매되었다. 이 협업 상품들은 대부분 맨 위의 얇은 노란색 띠와 그 아래 비교적 굵은 초록색 띠 가운데에 ‘곰표’를 적은 공통 콘셉트를 공유하였다. 법원은 기존 곰표 상표의 주지성에 이 공통 콘셉트와 협업 상품의 판매량을 더하여, 그 콘셉트를 공유하는 대상상표들도 단기간 안에 피고의 상품표지로 인식되었다고 보았다. 2030 세대 사이에서 곰표 브랜드의 인지도는 협업 전 25%에서 협업 후 52%로 상승하였다(특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결).
법원은 이처럼 지정상품이 아닌 밀맥주·팝콘의 판매 자료를 포함하여 인지도를 인정한 뒤, 밀가루 가공 음식과 밀맥주가 함께 소비될 것으로 보이는 점 등 상품 사이의 관련성은 출처 혼동 여부를 판단하는 단계에서 별도로 검토하였다. 사건의 전체 경과는 [판례분석] 통상사용권자의 부정사용과 상표등록취소: 사용허락을 받은 상대방의 상표와 상당한 주의(특허법원 2026허10002) 참조.
4. 관련 법규 및 판례
상표법 제119조 (상표등록의 취소심판) 제1항 제2호
① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다. <개정 2023. 10. 31 .> 2. 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우. 다만, 상표권자가 상당한 주의를 한 경우는 제외한다. |
특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결
판결이유 발췌 이 사건 등록상표의 통상사용권자들이 실사용상표들을 사용할 당시 대상상표들은 적어도 국내 수요자나 거래자에게 특정인(피고)의 상표라고 인식될 수 있는 정도에는 이르렀다고 봄이 타당하다.
(중략)
그러나 앞서 보았듯, ① 대상상표들의 사용으로 인한 신용이나 명성 축적과 같은 효과가 원고에게 그대로 귀속된다고 볼 수 없는 점, ② 상표부정사용에 의한 취소규정에 있어 혼동이 되는 상표는 국내 수요자나 거래자에게 인식되었음을 요할 뿐이고, 취소 여부가 문제가 되는 등록상표의 지정상품과의 관련성이 없는 분야에서 인지도가 있는지 여부와 같은 사정은 상품 출처의 혼동 여부 판단에 고려할 사항일 뿐인 점을 종합하면, 대상상표들의 인지도를 판단함에 원고로부터 상표 사용허락을 받아 판매한 내역이나 이 사건 등록상표의 지정상품과 무관한 상품군에 관한 자료를 고려할 수 있다고 봄이 타당하다.
대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결
판시사항 [1] 구 상표법 제73조 제1항 제8호의 규정 취지
[2] 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 따라 전용사용권자 또는 통상사용권자가 실제로 사용하는 상표와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표 사이의 혼동 여부를 판단하는 방법 / 상표권이 이전된 후 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용권자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우, 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르는지 판단하는 방법
[3] 구 상표법 제73조 제1항 제8호의 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(대상상표)의 요건 및 대상상표가 해당 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있는지 여부(적극) / 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 사용권자도 ‘타인’에 포함되는지 여부(적극)
판결요지 [1] 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제8호는 전용사용권자 또는 통상사용권자(이하 ‘사용권자’라 한다)가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고, 타인 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하여 거래자와 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상 신용과 권익도 보호하려는 데 있다.
[2] 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제8호에 따라 전용사용권자 또는 통상사용권자(이하 ‘사용권자’라 한다)가 실제로 사용하는 상표(이하 ‘실사용상표’라 한다)와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 ‘대상상표’라 한다) 사이의 혼동 여부를 판단할 때에는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 실사용상표가 등록상표로부터 변형된 정도 및 대상상표와 유사한 정도, 실사용상표와 대상상표가 상품에 사용되는 구체적인 형태, 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 실적, 일반 수요자에게 알려진 정도 등에 비추어, 당해 상표의 사용으로 대상상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가를 중점적으로 살펴야 한다. 그런데 상표권이 이전된 후 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용권자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우에는 종전 상표권자의 업무와 관련된 상품과의 혼동이 생길 가능성이 크다. 이때에는 상표권자가 금지청구권을 행사할 수 있는 범위(구 상표법 제66조 제1항 제1호, 제65조 제1항)와 상표를 독점적으로 사용할 수 있는 범위(구 상표법 제50조)는 구분되어야 한다는 원칙 등에 비추어, 등록상표, 실사용상표, 대상상표 상호 간에 앞서 본 사정들을 세심히 살펴 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르는지 여부를 판단하여야 한다.
[3] 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제8호의 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 ‘대상상표’라 한다)는 적어도 국내에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있을 것을 요한다. 다만 위 조항은 ‘수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우’라고 규정하고 있을 뿐, ‘대상상표’나 ‘타인’의 범위를 특별히 한정하지 않고 있으므로, 대상상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있고, 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 전용사용권자 또는 통상사용권자도 ‘타인’에 포함된다. |
