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- 53. 상표권자의 의무
- 53.1. 상표법 제119조 제1항 제2호에 따른 사용권자의 부정사용에 의한 상표등록취소의 요건
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53.1.상표법 제119조 제1항 제2호에 따른 사용권자의 부정사용에 의한 상표등록취소의 요건
상표법 제119조 제1항 제2호에 따른 사용권자의 부정사용에 의한 상표등록취소의 요건
<핵심 요약>
상표법 제119조 제1항 제2호에 따라 상표등록을 취소하려면 전용사용권자나 통상사용권자가 지정상품이나 이와 유사한 상품에 등록상표나 이와 유사한 상표를 사용하여, 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 하였어야 한다. 상표법 제119조 제1항 제2호는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있게 하는 대신 사용권자에 대한 감독의무를 지운 것이어서, 사용권자의 부정경쟁의 목적이나 고의는 요건이 아니고 상표권자가 상당한 주의를 한 경우에만 취소를 면한다. 특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결은 곰표국수 등록상표의 통상사용권자들이 쓴 곰표 표장이 이 요건을 모두 갖추었다고 보고, 등록취소심판 청구가 권리남용이라는 상표권자의 주장도 받아들이지 않았다.
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1. 사용권자의 부정사용에 의한 등록취소의 뜻과 취지
- 가. Q: 사용권자의 부정사용을 이유로 상표권자의 등록상표를 취소할 수 있는가?
취소할 수 있다. 상표법 제119조 제1항 제2호는 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우를 상표등록 취소심판 사유로 정한다. 다만 상표권자가 상당한 주의를 한 경우는 제외한다.
- 나. 이 규정은 사용권자에 대한 감독의무를 지운다
대법원은 이 규정의 취지를 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여, 사용권자가 등록상표를 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제하는 데 있다고 보았다(대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결). 이로써 상품거래의 안전을 도모하고, 타인 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하여 거래자와 소비자의 이익은 물론 다른 상표 사용자의 영업상 신용과 권익까지 보호하려는 것이다. 위 대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결은 2016년 전부개정 전 구 상표법의 동일 규정에 관한 것이나, 특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결은 이 법리를 현행 상표법 제119조 제1항 제2호에도 그대로 적용하였다.
한편 상표권자 자신이 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용하여 오인·혼동을 일으킨 경우는 상표법 제119조 제1항 제1호가 별도로 규정한다. 이처럼 제1호는 상표권자의 고의를 요건으로 하는 반면, 사용권자의 부정사용을 규율하는 제2호에는 그러한 요건이 없다.
2. 사용권자 부정사용 취소의 요건과 판단 기준
- 가. 사용권자가 지정상품이나 유사 상품에 등록상표나 유사 상표를 사용하였어야 한다
먼저 전용사용권자나 통상사용권자가 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 사용하였어야 한다. 이때 사용권자가 실제로 사용한 상표(실사용상표)가 등록상표와 유사한지는 상표 유사의 일반 법리에 따라 외관·호칭·관념을 대비하여 판단한다.
- 나. Q: 혼동의 상대가 되는 다른 사람의 상표는 어떤 것이어야 하는가?
국내 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 한다. 대법원은 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(대상상표)를 이렇게 보면서, 대상상표가 등록상표의 권리범위에 속하거나 등록되지 않은 상표라도 혼동의 대상이 될 수 있다고 하였다(대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결). 자세한 법리는 상표법 제119조 제1항 제2호에서 혼동의 대상이 되는 ‘대상상표’의 범위와 알려진 정도 참조.
- 다. 실사용상표의 사용으로 상품출처의 오인·혼동 우려가 객관적으로 있어야 한다
혼동 유무는 각 상표의 외관·호칭·관념을 객관적·전체적으로 관찰하되, 실사용상표가 등록상표로부터 변형된 정도 및 대상상표와 유사한 정도, 사용상품 간의 관련성, 일반수요자에게 알려진 정도 등에 비추어 판단한다(대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결). 자세한 기준은 상표법 제119조 제1항 제2호에서 실사용상표와 대상상표 사이의 혼동 유무는 무엇을 기준으로 판단할까? 참조.
- 라. 사용권자의 부정경쟁의 목적은 요건이 아니다
상표법 제119조 제1항 제2호는 문언상 사용권자의 부정경쟁의 목적은 물론 고의도 요건으로 하지 않는다(특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결). 자세한 법리는 상표법 제119조 제1항 제2호에 따른 상표등록취소에 사용권자의 ‘부정경쟁의 목적’이 필요할까? 참조.
- 마. 상표권자가 상당한 주의를 하였으면 취소를 면한다
상표권자가 상당한 주의를 하였다고 하려면 사용권자에게 주의나 경고를 한 정도로는 부족하고, 사용실태를 정기적으로 감독하는 등의 방법으로 사용권자를 실질적으로 그 지배하에 두었다고 평가할 수 있어야 한다. 그 증명책임은 상표권자에게 있다(대법원 2010. 4. 15. 선고 2009후3329 판결). 자세한 법리는 상표법 제119조 제1항 제2호 단서의 ‘상당한 주의’를 하였다고 하려면 상표권자는 사용권자를 어느 정도 감독해야 할까? 참조.
사용권자 부정사용에 의한 등록취소의 요건
요건 | 내용 | 근거 |
|---|---|---|
사용 주체 | 전용사용권자 또는 통상사용권자 | 상표법 제119조 제1항 제2호 |
사용 대상 | 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 | 상표법 제119조 제1항 제2호 |
결과 | 수요자에게 품질 오인이나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으킴 | |
주관적 요건 | 사용권자의 부정경쟁의 목적이나 고의는 필요 없음 | |
취소를 | 상표권자가 상당한 주의를 한 경우, 증명책임은 상표권자 |
3. 곰표 사건에 적용된 결과
- 가. 곰표 표장은 지정상품 토스트와 유사한 상품에 쓰인 유사 상표였다
곰 도형과 ‘곰표국수’로 구성된 등록상표(지정상품에 토스트 포함)의 통상사용권자들은 ‘곰표’ 문자를 포함한 실사용상표 1부터 7까지를 피자, 브리또, 토스트, 또띠아, 왕만두의 포장지나 광고에 표시하였다. 법원은 그중 토스트는 지정상품과 동일하고, 나머지 상품 역시 밀가루를 가공하여 만든 음식이라는 점에서 토스트와 공통될 뿐만 아니라 주 수요자도 일치한다고 보아 모두 지정상품과 동일·유사한 상품이라고 판단하였다.
법원은 실사용상표들이 곰 도형과 글씨체, 동심원, 음식 사진으로 인해 등록상표와 외관은 다르더라도, 등록상표의 ‘국수’와 실사용상표들의 ‘베이컨 콘치즈 피자’, ‘고기왕만두’ 같은 부분은 음식의 종류나 상품을 가리켜 식별력이 없거나 미약하다고 보았다. 이에 따라 실사용상표들은 모두 ‘곰표’로 호칭될 수 있고 관념도 ‘곰 형상의 상표’로 동일하므로, 등록상표와 호칭과 관념이 같은 유사 상표에 해당한다고 판단하였다(특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결).
- 나. Q: 사용권자 부정사용을 이유로 한 등록취소심판 청구가 권리남용이 될 수 있는가?
이 사건에서 법원은 심판청구가 권리남용에 해당하지 않는다고 판단하였다. 상표권자인 원고는 밀가루 회사인 피고가 원고의 사용허락을 받아 영업하면서 원고 등록상표의 권리범위에 속하는 상표를 다수 출원하였고, 나아가 곰표 상표 전반을 독점하려고 심판을 청구하였다고 주장하였다. 그러나 법원은 상표법 제119조 제1항 제2호가 상표권자가 감독의무를 다하지 않은 경우 사용권자의 부정사용을 이유로 등록상표를 취소할 수 있게 하여 소비자와 다른 상표 사용자를 보호하는 공익적 규정이라고 보았다. 아울러 상표를 출원한 행위 자체를 배신적 행위로 보기 어렵고, 피고가 원고의 권리를 침해하였다면 원고는 별도의 절차로 권리를 행사할 수 있을 뿐 아니라, 원고가 든 사정만으로 통상사용권자들의 행위가 정당화되지도 않는다는 이유를 들어 권리남용 주장을 받아들이지 않았다.
- 다. 등록상표의 등록취소 심결이 유지되었다
법원은 대상상표들이 피고의 상표로 인식될 정도로 알려졌고, 실사용상표들이 등록상표보다 대상상표들에 가깝게 바뀌었으며, 상품끼리 밀접한 관련이 있어 출처의 혼동이 생겼다고 보았다. 원고가 변경 뒤에도 혼동 가능성을 검토한 노력이나 혼동 가능성을 인식한 뒤 사용 중단 등 조치를 한 자료가 없어 상당한 주의도 인정되지 않았다. 결국 법원은 이 사건 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다고 판단하고, 이와 결론을 같이한 특허심판원 심결은 적법하다고 보아 상표권자의 청구를 기각하였다(특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결). 사건의 전체 경과는 [판례분석] 통상사용권자의 부정사용과 상표등록취소: 사용허락을 받은 상대방의 상표와 상당한 주의(특허법원 2026허10002) 참조.
4. 관련 법규 및 판례
상표법 제119조 (상표등록의 취소심판) 제1항 제1호·제2호
① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다. <개정 2023. 10. 31 .> 1. 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우 2. 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우. 다만, 상표권자가 상당한 주의를 한 경우는 제외한다. |
특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결
판결이유 발췌 상표법 제119조 제1항 제2호는 전용사용권자 또는 통상사용권자(이하 ‘사용권자’라 한다)가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하여 거래자와 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 있다.
(중략)
살피건대 실사용상표가 사용된 위 상품들 중 토스트는 이 사건 등록상표의 토스트와 같고, 나머지 상품들 역시 모두 밀가루를 가공ㆍ조리하여 만든 음식이라는 점에서 토스트와 공통되며, 주 수요자도 일치할 것으로 보이므로, 원고의 통상사용권자들은 이 사건 등록상표의 지정상품 중 토스트와 동일ㆍ유사한 상품에 실사용상표들을 사용하였다고 봄이 타당하다.
(중략)
결국 이 사건 등록상표와 실사용상표들은 ‘곰표’로 불릴 수 있으므로 그 호칭이 동일․유사하다.
(중략)
그러나 상표법 제119조 제1항 제2호는 그 문언상 사용권자들의 ‘부정경쟁의 목적’을 요건으로 하지 않고, 상표법 제119조 제1항 제1호가 상표권자의 ‘고의’를 요건으로 하는 것과 달리, ‘고의’를 요건으로 하지도 않는다. 또한 앞서 본 상표법 제119조 제1항 제2호의 취지를 고려하면 상표법 제119조 제1항 제2호는 사용권자에게 부정경쟁의 목적이 있었는지는 불문하고 위 조항에서 정한 부정사용행위 자체를 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고 거래자와 소비자의 이익을 보호하며 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 그 취지가 있다고 보이므로, 상표법 제119조 제1항 제2호가 ‘부정경쟁의 목적’을 요건으로 한다고 보기 어렵다.
(중략)
상표법 제119조 제1항 제2호는 상표권자가 사용권자에 대한 감독의무를 다하지 않은 경우 사용권자에 의한 등록상표의 부정사용행위에 대해서도 그 등록상표를 취소할 수 있도록 함으로써 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 그 취지가 있는 공익적 규정이다.
(중략)
이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당하므로 그 상표등록이 취소되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다.
대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결
판시사항 [1] 구 상표법 제73조 제1항 제8호의 규정 취지
[2] 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 따라 전용사용권자 또는 통상사용권자가 실제로 사용하는 상표와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표 사이의 혼동 여부를 판단하는 방법 / 상표권이 이전된 후 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용권자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우, 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르는지 판단하는 방법
[3] 구 상표법 제73조 제1항 제8호의 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(대상상표)의 요건 및 대상상표가 해당 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있는지 여부(적극) / 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 사용권자도 ‘타인’에 포함되는지 여부(적극)
판결요지 [1] 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제8호는 전용사용권자 또는 통상사용권자(이하 ‘사용권자’라 한다)가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고, 타인 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하여 거래자와 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상 신용과 권익도 보호하려는 데 있다.
[2] 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제8호에 따라 전용사용권자 또는 통상사용권자(이하 ‘사용권자’라 한다)가 실제로 사용하는 상표(이하 ‘실사용상표’라 한다)와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 ‘대상상표’라 한다) 사이의 혼동 여부를 판단할 때에는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 실사용상표가 등록상표로부터 변형된 정도 및 대상상표와 유사한 정도, 실사용상표와 대상상표가 상품에 사용되는 구체적인 형태, 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 실적, 일반 수요자에게 알려진 정도 등에 비추어, 당해 상표의 사용으로 대상상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가를 중점적으로 살펴야 한다. 그런데 상표권이 이전된 후 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용권자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우에는 종전 상표권자의 업무와 관련된 상품과의 혼동이 생길 가능성이 크다. 이때에는 상표권자가 금지청구권을 행사할 수 있는 범위(구 상표법 제66조 제1항 제1호, 제65조 제1항)와 상표를 독점적으로 사용할 수 있는 범위(구 상표법 제50조)는 구분되어야 한다는 원칙 등에 비추어, 등록상표, 실사용상표, 대상상표 상호 간에 앞서 본 사정들을 세심히 살펴 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르는지 여부를 판단하여야 한다.
[3] 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제8호의 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 ‘대상상표’라 한다)는 적어도 국내에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있을 것을 요한다. 다만 위 조항은 ‘수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우’라고 규정하고 있을 뿐, ‘대상상표’나 ‘타인’의 범위를 특별히 한정하지 않고 있으므로, 대상상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있고, 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 전용사용권자 또는 통상사용권자도 ‘타인’에 포함된다.
대법원 2010. 4. 15. 선고 2009후3329 판결
판시사항 [1] 상표권자가 등록상표에 대한 전용사용권자 또는 통상사용권자의 부정사용행위에 대하여 상당한 주의를 하였다고 하기 위한 요건 및 이에 대한 증명책임자(=상표권자)
[2] 상표권자가 통상사용권자들에게 브랜드 매뉴얼을 교부하고 그 준수 여부를 검사하여 시정을 요청하였다는 사정만으로는 상표법 제73조 제1항 제8호에서 정한 ‘상당한 주의의무’를 다하였다고 할 수 없다고 한 사례
판결요지 [1] 상표권자가 등록상표에 대한 전용사용권자 또는 통상사용권자의 부정사용행위에 대하여 상당한 주의를 하였다고 하기 위해서는 전용사용권자 또는 통상사용권자에게 오인·혼동행위를 하지 말라는 주의나 경고를 한 정도로는 부족하고, 사용실태를 정기적으로 감독하는 등의 방법으로 상표사용에 관하여 전용사용권자 또는 통상사용권자를 실질적으로 그 지배하에 두고 있다고 평가할 수 있을 정도가 되어야 하며, 그에 대한 증명책임은 상표권자에게 있다고 보아야 한다.
[2] 상표권자가 통상사용권자들에게 브랜드 매뉴얼을 교부하고 그 준수 여부를 검사하여 시정을 요청하였다는 사정만으로는 상표사용에 관하여 그들을 실질적으로 지배하에 두고 감독하고 있었다고 보기는 어려우므로, 상표법 제73조 제1항 제8호에서 정한 ‘상당한 주의의무’를 다하였다고 할 수 없다고 한 사례. |
