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상표가치의 상업화

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<AI 핵심 요약>

* 본 법률위키는 저자의 허락을 받아 『지식재산권법』(제6판)의 원문을 수록하였습니다. 본 저서의 전체 목차와 체계적인 분류는 [지식재산권법] 목차 및 전체 가이드: 정상조·박준석 공저 (제6판) 페이지에서 열람하실 수 있습니다.

상표는 상품이나 서비스의 출처로서 수요자 간에 널리 알려지게 되면 그러한 명성이 상표의 재산적 가치를 형성하게 되고 상표권은 상표의 재산적 가치를 보호하는 재산권으로의 의미를 가지고 있다. 소유권을 보호한다는 것은 소유권자로 하여금 그 소유물건을 자유롭게 사용·수익·처분할 수 있도록 보장하는 것을 의미함과 마찬가지로 상표권의 보호는 상표권침해에 대한 구제뿐만 아니라 상표의 사용·수익·처분을 보장해 줌으로써 이루어지는 것이다. 상표의 사용·수익·처분은 상표의 재산적 가치를 상업화하는 것을 의미하는데 상표의 사용은 상표권자 스스로 상표를 상품에 부착하거나 상표부착상품을 판매하거나 또는 상표를 광고에 사용하는 등의 상표사용을 의미하는데 이에 대해서는 상표권의 효력에서 이미 설명한 바 있고 상표의 ‘수익’은 타인으로 하여금 상표를 사용하도록 허락하고 사용료를 받는 것을 뜻하고 상표의 ‘처분’은 상표권을 타인에 게 양도하거나 질권 등 담보권을 설정하는 것을 말한다. 이하에서는 상표사용허락과 상표권의 이전에 대해서 살펴보도록 한다.

가. 상표사용허락

(A) 상표사용허락과 품질통제

상표권자가 타인으로 하여금 상표를 사용하도록 허락해 주고 그 대가(royalty)를 받는 것은 상표를 토대로 한 전형적인 수익방법이다. 사용허락이라고 함은 배타적 지위를 가진 상표권자(licensor)가 타인(licensee)으로 하여금 그 배타적 지배의 범위 내에서 일정한 행위를 할 수 있는 권리, 즉 사용권(license)을 부여해 주는 것을 의미한다는 점에서 특허법상의 실시허락 및 저작권법상의 이용허락과 동일한 개념이다.302) 사용허락에는 사용권자(licensee)만이 일정한 행위를 할 수 있도록 배타적 사용권 또는 전 용사용권(exclusive license)을 부여하는 경우와 둘 이상의 사용권자가 동일한 상표 를 사용할 수 있도록 해 주는 비배타적 사용권 또는 통상사용권(nonexclusive license)을 부여하는 경우로 나뉜다.

상표사용허락은 상표의 재산적 가치를 상업화하는 방법의 하나인데 다른 한편 상표는 출처표시로서 소비자의 신뢰를 담고 있다는 점에서 상표사용허락이 그러한 출처표시로서의 식별력을 떨어뜨리거나 소비자의 신뢰를 해하지 않도록 담보할 필요성이 크 다. 따라서 외국 입법례 가운데는 관련 회사(related companies)에 대해서만 상표사용허락을 할 수 있다고 규정하면서 관련 회사라고 함은 당해 상표가 사용될 상품이나 서비스의 품질에 대해서 상표권자가 통제할 수 있는 관계에 있는 회사를 의미한다고 엄격히 규정한 입법례도 있다.303) 가맹점계약(franchising agreement)과 같이 영업비밀 또는 노하우(know-how)의 사용허락과 함께 감독관계도 함께 규정하고 있는 경우의 가맹점(franchisee)이 그러한 관련 회사에 해당된다. 우리 상표법은 품질의 동일성에 관한 요건을 두고 있었으나, 1986년 상표법 개정에 의해서 품질통제에 관한 요건은 삭제되고, 다만 상표사용허락으로 인해서 출처의 혼동을 초래할 위험이 있기 때문에 사용권자(licensee)로 하여금 자신의 성명 또는 명칭을 표시하도록 요구하고 있고(상표법 제95조 4항, 제97조 5항) 상표권자의 동의가 없는 한 사용권자가 그 사용권을 타인에게 이전할 수 없는 것으로 규정하고 있으며(상표법 제95조 5항, 제97조 3항) 상표사용허락으로 인하여 품질의 오인 또는 상품의 혼동을 초래한 경우에는 당해 사용권 및 상표권의 취소사유가 된다고 규정하는 소위 사후규제방식을 채택하게 되었다(상표법 제119조 제1항 제2호, 제120조 1항).

(B) 전용사용권

전용사용권(專用使用權, exclusive license)이란 전용사용권자만이 상표를 배타적으로 사용할 수 있는 권리로서 상표권자와 사용권자와의 사이에는 사용허락계약에 의해서 전용사용권이 설정된다. 종전 상표법에서는 전용사용권이 효력을 발생하기 위해서는 등록을 해야 한다고 요구하였지만 한미 자유무역협정의 합의에 따른 2011. 12. 2. 개정법에서는 그런 요건이 삭제되었다(구 상표법 제56조 제1항, 현행 상표법 제96조 제1항). 어쨌든 전용사용권은 상표를 배타적으로 사용할 수 있는 권리이기 때문에 현실적으로 상표권자와 마찬가지의 배타적 지위를 누릴 수 있게 된다. 따라서 상표법도 전용사용권에 대해서는 상표권에 유사한 지위를 부여해 주고 있다. 전용사용권의 침해에 대해서 손해배상청구권과 침해금지청구권이 인정되며 형사적 제재가 주어진다는 점에서 전용사용권이 상표권에 유사한 배타적 지위를 누릴 수 있는 권리라는 점을 확인하게 된다. 다시 말해서, 전용사용권은 계약에 의해서 설정되지만 상표법은 물권에 유사한 배타적 지위를 부여해 주고 있다.

(C) 통상사용권

통상사용권(通常使用權, nonexclusive license)이란 둘 이상의 사용권자가 상표를 사용할 수 있는 권리로서 전용사용권과 달리 배타적 지위를 누릴 수 있는 지위가 당연히 수반되지는 않는다. 그러나 통상사용권자가 반드시 둘 이상 존재해야 하는 것은 아니므로 우선 1인에게만 통상사용권이 부여되고 두 번째 통상사용권자가 나타나기 전에는 현실적으로 1인의 통상사용권자만 존재할 수도 있다. 예컨대 가맹점계약(franchising agreement)에서 가맹점들에게 통상사용권이 부여될 수 있고 가맹점이 하나인 경우에도 통상사용권의 법적 성질이 바뀌는 것은 아니다. 반면에 다수의 사용권자 또는 가맹점이 존재하더라도 예컨대 지역적으로 제한된 범위 내에서 배타적으로 상표를 사용할 수 있는 권리가 부여된 경우에는 통상사용권이 아니라 전용사용권이 부여된 것이다. 

통상사용권은 당사자 간의 계약에 의해서 발생하고 배타적 지위를 수반하지 않는 채권적 성질의 권리로서 계약 체결만으로 그 효력이 발생하고 등록을 요하지 않는다. 통상사용권은 상표권자와 통상사용권자만을 구속하는 채권에 불과하기 때문에 상표권의 양수인이나 전용사용권자에게는 아무런 효력을 미치지 않는다. 그러나 통상사용권을 등록한 경우에는 상표권 양수인과 같은 제3자에게 대항할 수 있는 효력이 부여된다(상표법 제100조 제1항).

통상사용권은 채권적 성질의 권리에 불과하기 때문에 제3자의 상표권 침해행위가 있어도 침해금지청구권을 행사할 수 없다. 그러나 통상사용권자가 1인에 불과한 경우에 는 당해 사용권자가 관련 시장에서 사실상 배타적 지위를 향유하고 있기 때문에 사용권 자가 직접 침해금지청구권을 행사할 실익과 필요성이 있다. 이러한 맥락에서 문제된 상표가 수요자 간에 널리 알려져 있고 제3자의 상표도용으로 인해서 통상사용권자의 영업 상 이익이 침해된 경우에는 부정경쟁방지법 부정경쟁행위의 금지청구권을 행사할 수 있다고 판시된 바 있다.304)

제3자의 상표권 침해행위가 위법한 것이고 그러한 위법행위로 인해서 통상사용권 자에게도 현실적인 손해가 발생한 사실을 입증할 수 있는 경우에 통상사용권자는 그러 한 손해의 배상을 청구할 수 있다. 또한 상표권을 침해한 제3자가 통상사용권의 존재사 실을 알았다면 고의에 의한 채권의 침해 자체가 민법상 ‘제3자에 의한 채권침해’를 구성 하여 불법행위로 될 수도 있고 그러한 불법행위로 인해서 사용권자에게 발생한 손해를 배상할 책임이 있다.

나. 상표권의 이전

(A) 상표권 이전의 자유

상표권도 그 재산적 이익을 향유할 수 있는 재산권의 하나이므로 그 이전이 가능하다. 상표권의 지정상품이 둘 이상인 경우에는 지정상품마다 분할하여 이전할 수 있다(상표법 제93조 1항). 상표권의 이전은 계약의 체결에 의해서 이루어질 수 있지만, 상표권에 설정된 질권의 실행을 통해서 이전될 수도 있고 상속, 회사합병 등에 의해서 이전될 수 도 있다. 계약 등 당사자 간의 법률행위에 의해서 상표권을 이전하는 경우에는 이전등록을 해야만 이전의 효력이 발생한다(상표법 제96조 1항). 상속이나 회사합병 등의 일반 승계에 의하여 상표권이 이전되는 경우에는 등록을 하지 아니하여도 이전의 효력이 발 생하지만, 그러한 이전사실을 지체 없이 특허청장에게 신고해야 한다(상표법 제96조 제2 항). 그러나 상표권 상속의 경우에 상표권자가 사망한 날부터 3년 이내에 상속인이 그 상표권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 상표권자가 사망한 날부터 3년이 되는 날의 다음 날에 상표권이 소멸된다(상표법 제106조 제1항). 상표권 양도의 경우에도 상표양수인 의 상표권이전등록청구권이 소멸시효의 완성으로 소멸할 수 있고, 양수인이 이미 그 상표를 실제로 사용하고 있다는 것만으로 이전등록청구권의 소멸시효가 진행되지 아니한다고 할 수는 없다.305)

(B) 주지상표의 양도

주지상표의 보유자는 상표법상 그와 동일 또는 유사한 상표의 등록을 저지하거나 등록무효심판을 제기할 수 있고 부정경쟁방지법에 의해서 동일·유사한 상표의 사용에 의해서 출처의 혼동이 초래되는 것을 금지하고 손해배상을 청구할 수 있다는 점에서 넓은 의미의 상표권을 가지고 있다. 따라서 주지상표의 보유자는 그러한 넓은 의미의 상표권을 양도할 수 있는지 그리고 양도할 수 있다면 어떻게 양도할 수 있는지가 문제된다. 부정경쟁방지법이 주지상표를 보호하는 한도 내에서 주지상표의 보유자는 자신의 주지상표에 관한 이익을 향유할 수 있는 지위 또는 넓은 의미의 상표권을 가지는 것이고, 주지상표 보유자는 부정경쟁방지법상 인정된 권리 또는 넓은 의미의 상표권을 다른 재산권과 마찬가지로 양도할 수 있다고 해석된다. 다만 주지상표의 보유자가 상속이나 합병 또는 영업양도 등에 의하여 변경된 경우에 종전의 보유자의 상표에 관한 주지성이 새로운 보유자의 상표에 관한 주지성으로 원용될 수 있는가 하는 문제가 제기된다. 본래 부정경쟁방지법이 주지상표를 사용하여 상품이나 영업주체의 혼동을 야기하는 것을 부정경쟁행위로 보아 금지하는 것은 주지상표의 무단사용에 의한 출처혼동을 방지하고 주지상표의 명성과 신용을 보호해 주는 데 그 목적이 있으므로 주지상표의 포괄적 승계가 이루어진 경우에는 그 주지성도 승계된다.306) 그러나 포괄승계 이외의 방법으로 주지상표에 관한 넓은 의미의 상표권은 어떠한 조건하에 양도될 수 있는지 문제된다. 주지상표만을 단순히 양도함으로써 새로운 보유자가 상이한 상품에 사용하거나 상이한 품질의 상품에 사용하는 경우에는 양도 이전의 주지성의 승계가 이루어진 것이라고 볼 수 없겠지만 주지상표의 양수인이 동일한 상품에 사용하고 동일한 품질을 유지하고 있어서 수요자 간에 동일한 출처의 표시로 널리 인식되고 있는 한 주지상표의 양도 및 주지성의 승계를 부인할 이유는 없을 것이다.

(C) 상표권 이전의 제한

상표는 상표권자의 재산이기도 하지만 동시에 상품이나 서비스의 출처로서 그에 대한 수요자들의 신뢰를 보호해 주는 기능도 가지고 있기 때문에 상표권의 이전으로 인해서 출처의 혼동을 초래하거나 수요자들의 신뢰를 깨뜨리지 못하도록 하기 위해서 마련한 예외 또는 상표권 이전의 제한이 있다. 상표권의 지정상품이 둘 이상인 경우에 지정상품마다 분할하여 상표권을 이전할 수 있지만 출처혼동을 방지하기 위해서 상표법은 유사한 지정상품은 분할할 수 없도록 하고 함께 이전하도록 요구하고 있다. 또한 단체 표장권과 업무표장권은 그 단체나 업무를 떠나서는 존재할 수 없는 것이므로 단체표장 은 법인의 합병의 경우에는 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있을 뿐이고, 한편 업무 표장은 업무와 함께 양도하는 경우에만 허용될 뿐이다(상표법 제93조 제4항 및 제6항). 이 러한 제한 내지 금지에도 불구하고 이전이 이루어진 경우에는 상표등록취소심판의 사유로 될 수 있다(상표법 제119조 제1항 제4호).

*출처: 정상조, 박준석,『지식재산권법』 (제6판, 홍문사, 2024년) 제4장 상표법 V. 상표권 5. 상표가치의 상업화