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[판례분석] 상표권자에게 사용허락을 받은 회사의 선사용권: 별개 사용자 요건과 상표권 비침해확인(특허법원 2024나11525)

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상표법 제99조 (선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리) 제1항

① 타인의 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표를 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 자로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 자(그 지위를 승계한 자를 포함한다)는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가진다.

1. 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있을 것

2. 제1호에 따라 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것

특허법원 2025. 11. 19. 선고 2024나11525 판결

판결이유 발췌

이 사건 각 등록상표는 성립과 효력범위를 달리하는 별개의 상표권이므로 상표권 침해로 인한 침해금지청구권, 손해배상청구권 등은 각 상표권별로 별개로 성립하고 존재한다. 따라서 원고는 이 사건 각 등록상표에 관하여, 이를 침해하지 않는다는 점에 관하여 확인을 구함으로써 이 사건 각 등록상표별로 존재하는 원고의 법적 상태의 불안(원고의 피고에 대한 상표권침해금지의무, 손해배상의무와 같은, 상표권 침해가 인정되는 경우 원고가 지게 될 법적 부담)을 제거할 수 있다.

(중략)

상표법 제99조 제1항은 엄격한 선출원주의 운영에 따른 문제점을 보완하기 위해 사용주의적 요소를 가미함으로써 진정한 상표 사용자의 이익을 보호하기 위한 규정으로서, 이와 같은 규정 취지와 그 문언의 내용 등에 비추어 볼 때 위 규정에 따라 사용권을 취득할 수 있는 선사용자는 상표등록출원된 상표와는 기원을 달리하는 별개의 상표 사용자이거나 이러한 별개의 상표사용자로부터 그 상표를 알게 된 사람을 의미한다고 보는 것이 타당하다(식물신품종보호법에 관한 대법원 2015. 6. 11. 선고 2014다79488 판결 취지 참조).

또한 선사용권에 관한 상표법 규정의 취지와 상표권자로부터 허락을 받아 상표를 사용하여 온 사용권자는 상표권자와 계약을 통해 상표 사용의 내용 및 조건 등을 정하면 되므로 이와 별도로 법정의 통상사용권인 선사용권을 인정할 필요가 없다는 점을 고려하면, 상표권자로부터 사용허락을 받아 상표를 사용하여 온 자는 해당 상표와 동일, 유사한 상표에 관한 상표권자의 등록상표에 관하여 선사용권을 취득할 수 없다고 보는 것이 타당하다.

(중략)

위와 같은 사정들을 종합하면, 원고는 제2, 3 등록상표와는 기원을 달리하는 별개의 상표 사용자이거나 별개의 상표사용자로부터 그 상표를 알게 된 사람이 아니다. 또한 원고는 제2, 3 등록상표의 상표권자인 피고로부터 사용 허락을 받은 자이므로 원고 사용표장과 유사한 피고의 제2, 3 등록상표에 관하여는 선사용권을 취득할 수 있는 지위에 있었다고 볼 수 없다. 나아가 원고가 원고 사용표장을 사용하기 시작할 무렵부터 피고가 제2, 3 등록상표를 출원하여 등록받을 때까지 계속하여 피고는 원고의 대표이사의 지위에 있었던 자이므로, 위 기간 동안 피고는 원고와의 관계에 있어서 ‘타인’에 해당한다고도 할 수 없다. 따라서 원고는 제2, 3 등록상표의 선사용권을 취득할 수 없다고 보는 것이 타당하다.

대법원 2022. 7. 28. 선고 2016다40439 판결

판시사항

[1] 확인의 소에서 ‘확인의 이익’이 인정되기 위한 요건

[2] 원고용주가 근로자로 하여금 제3자를 위한 업무를 수행하도록 하는 경우, 구 파견근로자 보호 등에 관한 법률의 적용을 받는 ‘근로자파견’에 해당하는지 판단하는 기준

[3] 甲 주식회사의 협력업체와 근로계약을 체결하고 甲 회사의 사업장인 제철소에서 크레인 운전 업무를 수행한 乙 등이 甲 회사를 상대로 고용의 의사표시를 구한 사안에서, 제반 사정에 비추어 甲 회사와 乙 등은 근로자파견관계에 있었다고 본 원심판단을 수긍한 사례

[4] 구 파견근로자 보호 등에 관한 법률에 따라 사용사업주와 파견근로자 사이에 직접고용관계의 성립이 간주된 후 파견근로자가 파견사업주에 대한 관계에서 사직하거나 해고를 당한 경우, 사용사업주와 파견근로자 사이의 직접고용간주와 관련된 법률관계에 영향을 미치는지 여부(원칙적 소극)

판결이유 발췌

확인의 소에서 ‘확인의 이익’이란 당사자의 권리 또는 법률상 지위에 현존하는 불안·위험이 있고, 이를 제거함에 확인판결을 받는 것이 가장 유효적절한 수단일 때 인정된다(대법원 1991. 10. 11. 선고 91다1264 판결 등 참조).

대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2628 판결

판시사항

[1] 문자상표의 유사 여부의 판단 기준

[2] 등록상표 "LOTS"와 선등록상표 "LOTUS"가 호칭에서의 현저한 차이로 인하여 전체로 유사한 상표에 해당하지 않는다고 한 사례

판결이유 발췌

상표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 상표의 수요자의 입장에서 전체적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 결정하여야 되는 것이므로, 외관·칭호·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 수요자들로 하여금 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다고 할 것이고, 한편 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것이다( 대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 참조).

대법원 2015. 6. 11. 선고 2014다79488 판결

판시사항

식물신품종 보호법 제64조의 규정 취지 / 식물신품종 보호법 제64조에 따라 선사용에 의한 통상실시권을 취득할 수 있는 선사용자는 품종보호 출원된 보호품종의 육성자와는 기원을 달리하는 별개의 육성자이거나 별개의 육성자로부터 보호품종을 알게 된 자를 의미하는지 여부(원칙적 적극)

판결요지

식물신품종 보호법 제64조는 같은 품종에 대하여 먼저 품종보호 출원을 한 자만이 품종보호를 받을 수 있는 선출원제도 아래에서 품종보호 출원 시에 대상인 보호품종의 실시사업을 하거나 사업을 준비하고 있는 선사용자와 품종보호권자 사이의 공평의 관점에 따른 이해관계 조정 등을 위한 것이다. 이와 같은 규정 취지와 문언의 내용 등에 비추어 볼 때, 특별한 사정이 없는 한 위 규정에 따라 선사용에 의한 통상실시권을 취득할 수 있는 선사용자는 품종보호 출원된 보호품종의 육성자와는 기원을 달리하는 별개의 육성자이거나 이러한 별개의 육성자로부터 보호품종을 알게 된 자를 의미한다.

대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결

판시사항

[1] 음반의 제명(題名)이 자타상품의 식별표지로서 인정되는 경우

[2] 자타상품의 식별표지로서 기능하는 음반의 제명(題名)에 화체된 업무상의 신용이나 고객흡인력의 귀속 주체(=음반의 제작·판매자)

[3] 등록상표권자의 상표권의 행사가 권리남용에 해당하기 위한 요건

[4] 시리즈 편집음반의 ‘(표장 생략)’라는 제명이 거래자나 일반 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 식별표지로서 인식되고 있고, 그 제명에 음반제작·판매자의 신용과 고객흡인력이 화체되어 있다고 본 사례

[5] 시리즈 편집음반의 ‘(표장 생략)’라는 제명이 자타상품의 식별표지로서 기능하고 있음에도 불구하고 ‘(표장 생략)’와 같이 구성된 등록상표를 출원·등록하여 위 제명의 선사용자의 음반 제작·판매 금지를 구하는 것은 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다고 본 사례

판결요지

[1] 음반의 제명(題名)은 특별한 사정이 없는 한 그 음반에 수록된 해당 저작물의 창작물로서의 명칭 내지는 그 내용을 함축적으로 나타내는 것이어서 상품의 출처를 표시하는 기능을 하기 어려운 경우가 대부분이나, 음반은 일반 유체물과 마찬가지로 독립된 거래의 대상이 되는 ‘상품’이므로, 음반의 종류 및 성격, 음반의 제명이 저작물의 내용 등을 직접적으로 표시하는지 여부 및 실제 사용 태양, 동일 제명이 사용된 후속 시리즈 음반의 출시 여부, 광고·판매 실적 및 기간 등 구체적·개별적 사정 여하에 따라 음반의 제명이 일반 수요자에게 상품의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 표지로서 인식되는 때에는, 그 음반의 제명은 단순히 창작물의 내용을 표시하는 명칭에 머무르지 않고 자타상품의 식별표지로서 기능한다.

[2] 자타상품의 식별표지로서 기능하는 음반의 제명에 화체된 업무상의 신용이나 고객흡인력 등은 음반의 제작·판매자가 투여한 자본과 노력 등에 의하여 획득되는 것이므로, 이러한 무형의 가치는 특별한 사정이 없는 한 음반에 수록된 저작물의 저작자가 아니라 음반의 제작·판매자에게 귀속된다.

[3] 상표권자가 당해 상표를 출원·등록하게 된 목적과 경위, 상표권을 행사하기에 이른 구체적·개별적 사정 등에 비추어, 상대방에 대한 상표권의 행사가 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 상표권의 행사는 비록 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없고, 상표권의 행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어 볼 때 상표권 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니다.

[4] 기존의 국내 가요들 중에서 일부를 선곡하여 수록한 진한커피 시리즈 편집음반은 특정 저작자의 창작물이라기보다는 그 음반 제작·판매자의 기획 상품이라는 성격이 짙고, 각 편집음반의 전면 상단에 일정한 도형과 색채를 가미하고 영문자를 부기하여 동일한 형태로 계속 사용된 ‘(표장 생략)’라는 제명 역시 각 편집음반의 내용 등을 직접적으로 표시하는 것이 아니며, 위 진한커피 시리즈 편집음반의 판매기간 및 판매실적 등에 비추어, 위 "진한커피"라는 제명은 이미 ‘편집음반’ 상품과 관련하여서는 단순히 창작물의 내용을 표시하는 명칭에 머무르지 않고 거래자나 일반 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 식별표지로서 인식되기에 이르렀고, 그 "진한커피"  제명에는 음반제작·판매자의 신용과 고객흡인력이 화체되어 있다고 본 사례.

[5] 시리즈 편집음반의 ‘(표장 생략)’라는 제명이 자타상품의 식별표지로서 기능하고 있음에도 불구하고 위 제명의 선사용자인 음반제작·판매자의 동의나 허락없이 ‘(표장 생략)’와 같이 구성된 등록상표를 출원·등록한 다음 그 상표권에 기하여 위 음반제작·판매자가 ‘진한커피’ 제명을 사용하여 출시한 음반의 제작·판매 금지 등을 구하는 것은 신청인이 위 음반제작·판매자의 자본과 노력 등에 의하여 획득되어 ‘진한커피’ 제명에 화체된 신용 등에 편승하여 이익을 얻을 목적으로 위 등록상표를 출원·등록한 것을 기화로 오히려 그 신용 등의 정당한 귀속 주체인 위 음반제작·판매자로부터 그 신용 등을 빼앗아 자신의 독점하에 두려는 행위이므로, 이러한 상표권 행사는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하고 법적으로 보호받을 만한 가치가 없고, 비록 상표권의 행사라는 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다고 본 사례.