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[판례분석] 지도만으로 된 상표와 사용에 의한 식별력: 문자와 결합해 쓴 사용실적을 제외한 기준(대법원 2023후10453)

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상표법 제33조 (상표등록의 요건) 제1항 제4호, 제2항

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.

4. 현저한 지리적 명칭이나 그 약어(略語) 또는 지도만으로 된 상표

② 제1항제3호부터 제7호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다.

상표법 제116조 (거절결정에 대한 심판)

제54조에 따른 상표등록거절결정, 지정상품추가등록 거절결정 또는 상품분류전환등록 거절결정(이하 “거절결정”이라 한다)을 받은 자가 불복하는 경우에는 그 거절결정의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 거절결정된 지정상품의 전부 또는 일부에 관하여 심판을 청구할 수 있다.

상표법 제162조 (심결 등에 대한 소) 제1항, 제7항

① 심결에 대한 소와 제123조제1항(제161조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 준용되는 제42조제1항에 따른 보정각하결정 및 심판청구서나 재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 한다.

⑦ 제1항에 따른 특허법원의 판결에 대해서는 대법원에 상고할 수 있다.

대법원 2024. 10. 31. 선고 2023후10453 판결

판시사항

[1] 상표법 제33조 제1항 제4호에서 정한 ‘지도만으로 된 상표’에 해당하기 위하여는 정확한 지도나 이에 준하는 형태를 갖추어야 하는지 여부(소극) 및 일반 수요자가 사회통념상 지도임을 인식할 수 있는 정도의 형태를 갖추었다면 위 규정에서 말하는 ‘지도’에 해당하는지 여부(적극)

[2] 상표법 제33조 제2항에서 정한 ‘그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우’에 해당하는지 판단하는 방법 / 출원상표와 동일성이 인정되는 상표의 장기간 사용이 ‘사용에 의한 식별력’ 취득에 영향을 미치는지 여부(적극) 및 출원상표와 동일하거나 동일성이 인정되는 부분만으로 독립성을 유지하면서 분리 인식될 수 있는 경우, 그 사용실적을 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 판단하는 자료로 삼을 수 있는지 여부(적극)

[3] 특허청 심사관이 甲 주식회사의 출원상표 ‘(표장 생략)’가 상표법 제33조 제1항 제4호에 따른 식별력이 없는 표장에 해당한다는 이유로 등록거절결정을 한 사안에서, 출원상표는 일반 수요자에게 사회통념상 대한민국 지도로 인식되어 상표법 제33조 제1항 제4호의 ‘지도만으로 된 상표’에 해당하고, 甲 회사의 실사용상표 ‘(표장 생략)’ 등과 별개로 독립하여 수요자 사이에서 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기는 어려워 상표법 제33조 제2항에 해당하지 않는다고 본 원심판단을 수긍한 사례

판결요지

[1] 상표법 제33조 제1항 제4호에 의하면 ‘지도만으로 된 상표’는 상표등록을 받을 수 없는데, 정확한 지도나 이에 준하는 형태가 아니더라도 일반 수요자가 사회통념상 지도임을 인식할 수 있는 정도의 형태를 갖추었다면 위 규정에서 말하는 ‘지도’에 해당한다.

[2] 상표법 제33조 제1항 제4호에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다(상표법 제33조 제2항). 상표법 제33조 제2항에서 규정한 ‘그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우’에 해당하는지는 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

사용에 의한 식별력을 취득하는 출원상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여 식별력 취득을 인정할 수는 없지만, 출원상표와 동일성이 인정되는 상표의 장기간 사용은 위 식별력 취득에 도움이 되는 요소이다. 한편 출원상표와 동일하거나 동일성이 인정되는 부분이 그 부분만으로 독립성을 유지하면서 분리 인식될 수 있다면 다른 표장과 함께 사용되었더라도 그 사용실적을 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 판단하는 자료로 삼을 수 있다.

[3] 특허청 심사관이 甲 주식회사의 출원상표 ‘(표장 생략)’가 상표법 제33조 제1항 제4호에 따른 식별력이 없는 표장에 해당한다는 이유로 등록거절결정을 한 사안에서, 출원상표는 일반 수요자에게 사회통념상 대한민국 지도로 인식되어 상표법 제33조 제1항 제4호의 ‘지도만으로 된 상표’에 해당하고, 한편 甲 회사가 약 25년 이상 실사용상표 ‘(표장 생략)’ 등을 사용하여 왔고, 관련 상품이 언론에 다수 소개되었으며, 판매량과 시장점유율도 상당한 정도에 이른 사실은 인정되지만, 실사용상표들은 모두 대한민국 지도 모양의 도형인 출원상표 부분 외에 적어도 1개 이상의 문자 부분이 결합한 표장으로서 도형만으로 구성된 출원상표와 동일한 표장이라고 볼 수 없고, 실사용상표들 중 일반 수요자에게 사회통념상 대한민국 지도로 인식되는 출원상표 부분이 분리 인식될 수 있다고 보기 어려울 뿐만 아니라 실사용상표들을 접한 일반 수요자가 출원상표 부분을 甲 회사의 상품의 주요한 출처표시로 인식한다고는 보이지 않으므로, 甲 회사가 실사용상표들을 사용하여 판매한 실적을 출원상표의 사용에 의한 식별력 취득 여부를 판단하는 자료로 삼을 수 없다는 이유로 출원상표가 실사용상표들과 별개로 독립하여 수요자 사이에서 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기는 어려워 상표법 제33조 제2항에 해당하지 않는다고 본 원심판단을 수긍한 사례.

대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결

판시사항

[1] 원래 식별력 없는 표장이 상표법 제6조 제2항에 의해 상표등록을 받을 수 있는 요건인 ‘사용에 의한 식별력’을 취득하였는지 여부의 판단 기준

[2] 동일성이 인정되는 상표의 장기간 사용이 상표법 제6조 제2항의 ‘사용에 의한 식별력’ 취득에 영향을 미치는지 여부(적극)

[3] ‘(표장 생략)’ 상표와 동일성이 인정되는 "K₂, (표장 생략), K2" 등의 상표들을 장기간 사용하고 그 후 ‘(표장 생략)’ 상표를 계속적·중점적으로 사용한 경우, ‘(표장 생략)’ 상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 한 사례

판결요지

[1] 상표법 제6조 제2항이 상표를 등록출원 전에 사용한 결과 수요자 사이에 그 상표가 누구의 상품을 표시하는 상표인가가 현저하게 인식되어 있는 것은, 같은 법 제6조 제1항 제3호 내지 제6호의 규정에 불구하고 상표등록을 받을 수 있도록 규정한 것은, 원래 식별력이 없는 표장이어서 특정인에게 독점사용하도록 하는 것이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 할 것이지만, 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때, 당해 상표가 사용된 상품에 대한 거래자 및 수요자 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다.

[2] 사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수는 없지만, 그와 동일성이 인정되는 상표의 장기간의 사용은 위 식별력 취득에 도움이 되는 요소이다.

[3] ‘(표장 생략)’ 상표와 동일성이 인정되는 "K₂, (표장 생략), K2" 등의 상표들을 장기간 사용하고 그 후 ‘(표장 생략)’ 상표를 계속적·중점적으로 사용한 경우, ‘(표장 생략)’ 상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 한 사례.

대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결

판시사항

[1] 상표법 제6조 제1항 제7호에서 정한 "제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"의 의미와 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지를 결정하는 기준 및 위 법리가 서비스표에도 적용되는지 여부(적극)

[2] 상표법 제6조 제1항 제7호의 ‘기타 식별력 없는 상표’가 등록결정 또는 지정상품추가등록결정 당시 사용에 의한 식별력을 구비하였는지를 판단하는 기준이 되는 상표사용실적

판결요지

[1] 상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 "제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"를 규정하고 있는데, 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다. 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

[2] 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 ‘기타 식별력 없는 상표’에 해당하여 상표등록을 받을 수 없는 상표가 그 상표등록결정 또는 지정상품추가등록결정 전에 해당 지정상품에 관하여 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식된 경우에 그 효과는 실제 사용자에게 귀속되는 것이므로, 그러한 상표가 해당 지정상품에 관하여 등록결정 또는 지정상품추가등록결정 당시 사용에 의한 식별력을 구비하였는지는 원칙적으로 출원인의 상표사용실적을 기준으로 판단하여야 한다. 다만 경우에 따라서는 출원인이 출원 전에 실제 사용자로부터 그 상표에 관한 권리를 양수할 수도 있는데, 그러한 경우에는 출원인 이외에 실제 사용자의 상표사용실적도 고려하여 출원상표가 사용에 의한 식별력을 구비하였는지를 판단할 수 있다. 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

판결이유 발췌

그런데 소외 회사의 실사용표장들은 이 사건 등록서비스표와 동일성이 인정되는 ‘몬테소리’라는 문자부분이 독립성을 유지한 채 다른 문자 부분 등과 결합되어 있는 것인데, 그와 같이 결합된 다른 문자부분은 피교습자의 나이나 교습내용을 표시하기 위해 흔히 쓰이는 표지에 불과하므로 그러한 결합으로 인하여 ‘몬테소리’라는 표장이 사용되었다고 볼 수 없을 정도의 새로운 관념이 형성되는 것도 아니어서, 실사용표장들은 그 구성 중 ‘몬테소리’라는 부분만으로 분리되어 인식될 수 있다. 따라서 소외 회사가 위와 같이 실사용표장들을 사용한 것은 이 사건 등록서비스표와 실질적으로 동일한 ‘몬테소리’라는 표장을 개인교수업 내지 홈스쿨교수업에 사용한 것으로도 볼 수 있으므로, 개인교수업 및 홈스쿨교수업을 지정서비스업으로 추가등록결정 할 당시 이 사건 등록서비스표가 개인교수업 및 홈스쿨교수업에 관하여 사용에 의한 식별력을 취득하였는지를 판단할 때 소외 회사의 실사용표장들에 관한 사용실적을 판단자료로 삼을 수 있다.

대법원 2017. 9. 12. 선고 2015후2174 판결

판시사항

[1] 식별력 없는 표장이 구 상표법 제6조 제2항에 따라 상표등록을 받을 수 있는 요건인 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 판단하는 기준 및 이러한 법리가 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용되는지 여부(적극)

[2] 甲 주식회사가 대부업을 지정서비스업으로 하여 출원서비스표 ‘(표장 생략)’을 출원하였으나 특허청이 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다는 등의 이유로 등록을 거절하는 결정을 한 사안에서, 실사용표장들에 출원서비스표가 단독으로 표시되어 있지 않으나, 제반 사정을 종합해 보면 출원서비스표가 구 상표법 제6조 제2항이 규정하는 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 한 사례

판결요지

[1] 구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’이라 한다) 제6조 제2항은 ‘상표를 등록출원 전에 사용한 결과 수요자 사이에 그 상표가 누구의 상품을 표시하는 상표인지 현저하게 인식되어 있는 것은 제6조 제1항 제3호 내지 제6호의 규정에 불구하고, 상표등록을 받을 수 있다’는 취지로 규정하고 있다. 위 규정은 원래 식별력이 없는 표장이어서 특정인에게 독점사용토록 하는 것이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 하지만, 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때 당해 상표가 사용된 상품에 관한 수요자의 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다. 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

[2] 甲 주식회사가 대부업을 지정서비스업으로 하여 출원서비스표 ‘(표장 생략)’을 출원하였으나 특허청이 구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다는 등의 이유로 등록을 거절하는 결정을 한 사안에서, 甲 회사가 출원서비스표를 출원하기 약 2년 전부터 중개업체를 통하지 않고 스스로의 마케팅에 의하여 유입된 고객에게 대출을 해주는 영업(이하 ‘직접대출방식’이라 한다)과 관련하여 출원서비스표와 동일한 ‘단박대출’이라는 표장을 사용한 점, 甲 회사는 출원서비스표가 포함되어 있는 실사용표장들을 사용하여 방송이나 신문 등을 통하여 반복적으로 직접대출방식에 관한 광고를 하였는데, 실사용표장들에는 출원서비스표가 단독으로 표시되어 있지는 않으나, 출원서비스표와 동일성이 인정되는 부분과 함께 사용된 문자 부분은 甲 회사를 나타내는 것으로 인식되거나 대부업에서 흔히 쓰이는 표지에 불과한 반면, 출원서비스표와 동일성이 인정되는 부분은 나머지 부분과 글자체나 글자 크기, 글자의 색상, 글자 부분의 배경 색상 등을 달리하여 독립성을 유지하면서 분리 인식될 수 있도록 구성되어 있고, 실사용표장들에서 공통적으로 반복됨으로써 수요자들에게 강조되어 인식되도록 사용되고 있는 점, 출원서비스표와 관련된 직접대출방식의 대출 규모,  신문·방송 등을 통한 광고 횟수와 기간, 甲 회사가 대부업체로서 알려진 정도 등을 종합하면, 출원서비스표가 구 상표법 제6조 제2항이 규정하는 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 한 사례.