김정현 변호사

1. 오래 써 온 지도 도형이 도형만으로 등록되기 어려운 까닭

대법원 2024. 10. 31. 선고 2023후10453 판결은 정확한 지도가 아니더라도 일반 수요자가 사회통념상 지도로 인식할 수 있는 도형이면 상표법 제33조 제1항 제4호의 ‘지도’에 해당한다고 보았습니다. 지도 모양을 도안해 상표로 쓰려는 기업이라면, 모양을 단순하게 바꾸었다는 사정만으로 이 규정의 적용을 피하기 어렵다는 점을 확인할 수 있습니다.

이 판결은 사용에 의한 식별력을 판단할 때 어떤 사용실적이 출원상표의 실적으로 인정되는지도 보여 줍니다. 오랜 기간 상당한 판매 실적을 쌓았더라도 그 실적이 문자와 결합한 다른 표장의 것이라면, 도형만으로 된 출원상표의 식별력 근거가 되지 못할 수 있습니다. 출원할 때 실제로 써 온 표장과 출원하는 표장이 같은지부터 살펴야 하는 까닭입니다.

2. 김 제품에 써 온 지도 도형과 등록거절의 경위

원고는 대한민국 지도 모양의 도형만으로 구성된 상표를 출원하였으나, 특허청 심사관은 상표법 제33조 제1항 제4호에 따른 식별력이 없는 표장에 해당한다는 이유로 등록거절결정을 하였습니다. 원고는 상표법 제116조에 따라 특허심판원에 거절결정에 대한 심판을 청구하였다가 심판청구가 기각되자, 특허청장을 상대로 특허법원에 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였습니다.

원고는 이 사건 심결 시를 기준으로 1994년경부터 약 25년 이상 조미김, 자반 김, 도시락 김, 건조된 김에 실사용상표들을 사용해 왔습니다. 관련 상품이 언론에 다수 소개되었고 판매량과 시장점유율도 상당한 정도에 이르렀다는 사실은 원심도 인정하였습니다. 다만 실사용상표들은 모두 지도 모양 도형에 적어도 1개 이상의 문자 부분이 결합한 표장이었습니다.

원심인 특허법원 2023. 4. 20. 선고 2022허3229 판결은 출원상표가 지도만으로 된 상표에 해당하고, 사용에 의한 식별력도 취득하지 못하였다고 판단하였습니다. 원고가 상고하였으나, 대법원은 원심의 판단에 사용에 의한 식별력 취득의 요건과 출원상표와 실사용상표의 동일성 판단에 관한 법리오해가 없다고 보아 상고를 기각하였습니다.

3. 법무법인 창경 김정현 대표변호사가 짚는 지도 상표와 사용실적의 판단 기준

• Q: 오래 사용한 상표라면 식별력이 없는 도형이라도 등록할 수 있습니까?
  
  상표법 제33조 제2항의 요건을 갖추면 등록할 수 있지만, 실제로 사용한 상표가 출원상표와 같아야 합니다. 이 판결은 사용에 의한 식별력을 취득하는 출원상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고, 유사한 상표에 대해서는 식별력 취득을 인정할 수 없다는 법리를 다시 확인하였습니다. 다른 표장과 함께 썼다면 출원상표와 동일성이 인정되는 부분이 독립성을 유지하면서 분리 인식될 수 있어야 그 실적을 판단 자료로 삼을 수 있습니다.

• 가. 정확한 지도가 아니어도 ‘지도’로 평가될 수 있습니다
  
  대법원은 정확한 지도나 이에 준하는 형태가 아니더라도 일반 수요자가 사회통념상 지도임을 인식할 수 있는 정도면 ‘지도’에 해당한다고 보았습니다. 윤곽을 단순하게 도안한 도형이라도 수요자가 대한민국 지도로 알아볼 수 있다면 상표법 제33조 제1항 제4호가 적용될 수 있습니다. 지도 모양을 상표의 중심으로 삼으려면 도형만으로 출원할지, 식별력 있는 요소와 결합해 출원할지를 먼저 정해 두어야 합니다.

• 나. 사용 규모만으로는 출원상표의 식별력이 증명되지 않습니다
  
  사용에 의한 식별력은 사용기간, 판매량, 시장점유율, 광고·선전 등 여러 사정을 종합하여 판단합니다. 그러나 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결이 밝힌 대로, 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한합니다. 이 사건에서도 25년 이상의 사용과 상당한 판매량은 인정되었지만, 원심은 출원상표를 단독으로 지정상품에 사용한 실적을 찾기 어렵다고 보았습니다.

• 다. 함께 쓴 문자가 출처를 표시하면 도형 부분의 실적으로 보기 어렵습니다
  
  원심은 실사용상표에 결합한 문자 부분의 비중이 상당하고 일부 문자 부분은 독립하여 출처표시로 기능할 수 있어, 지도 도형 부분이 분리 인식되기 어렵다고 보았습니다. 이와 달리 대법원 2017. 9. 12. 선고 2015후2174 판결은 출원서비스표와 동일성이 인정되는 부분이 글자체, 크기, 색상 등을 달리하여 분리 인식되도록 구성된 사안에서 사용에 의한 식별력 취득을 인정하였습니다. 결합 표장을 쓰더라도 출원하려는 부분을 따로 눈에 띄게 표시해 왔는지가 판단의 근거가 됩니다.
   

4. 도형 상표를 출원하기 전에 점검할 사용 증거

이 판결은 사용에 의한 식별력을 주장하는 쪽이 어떤 자료를 갖추어야 하는지 보여 줍니다. 매출이나 시장점유율 자료가 많더라도 그 자료에 표시된 표장이 출원상표와 같지 않고 그 부분이 따로 인식되는 형태도 아니라면, 판단 자료에서 빠질 수 있습니다. 출원 전에 실제 사용 표장을 모아 출원하려는 표장과 대조해 두는 것이 좋습니다.

이미 문자와 결합한 표장을 오래 써 왔다면, 도형만이 아니라 실제로 써 온 결합 표장 그대로 출원하는 방안도 함께 검토할 수 있습니다. 법무법인 창경 김정현 대표변호사는 상표 출원 단계에서 실제 사용 표장과 출원 표장의 동일성을 먼저 점검하고, 그에 맞는 사용 증거를 정리해 두어야 한다고 조언합니다.

※ 이 주제에서 다루는 법리에 대한 더 자세한 법률지식은 네플라 법률위키 [판례분석] 지도만으로 된 상표와 사용에 의한 식별력: 문자와 결합해 쓴 사용실적을 제외한 기준(대법원 2023후10453) 페이지를 참고하십시오.