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[판례분석] 제품 형상의 상표적 사용 인정 여부: 입체상표와 디자인권의 중첩 및 출처표시 판단 기준

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<핵심 요약>
견인튜브의 형태와 같이 제품의 외형이 순전히 장식용 디자인을 넘어 자타상품의 출처표시로 기능하는 경우 이는 상표적 사용에 해당한다. 대법원 2026. 2. 26. 선고 2023후11012 판결은 입체상표 침해 여부를 다투는 분쟁에서 디자인권과 상표권이 배타적 관계에 있지 않음을 명확히 하였다. 따라서 디자인권이 소멸한 형상이라도 실제 거래계의 식별표지로 사용되었다면 상표권 침해가 성립할 수 있다.

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1. 견인튜브 제품 형상의 모방을 둘러싼 권리범위확인 분쟁의 발단

본 사건은 예인 가능한 견인튜브의 외형을 둘러싸고 입체상표의 권리범위와 디자인권의 관계가 첨예하게 다투어진 사안이다. 피고는 견인튜브의 입체적 형상에 대하여 입체상표를 등록하고 이를 오랜 기간 판매하며 시장에서 독자적인 출처표시로서의 인지도를 구축하였다. 반면 원고는 해당 형상이 순전히 기능적이거나 장식적인 디자인에 불과하다는 점을 이유로 피고의 등록상표 권리범위에 속하지 않는다고 주장하였다.

이에 피고는 원고의 견인튜브 판매 행위가 자신의 입체상표 권리범위에 속한다는 점을 확인받기 위하여 적극적 권리범위확인심판을 청구하며 본격적인 법적 분쟁이 시작되었다. 원심은 원고 상품의 형상이 장식용 디자인에 불과할 뿐 상표로서 사용된 것이 아니라고 보아 피고의 청구를 기각하였다. 그러나 본 사건은 대법원 단계에서 디자인과 상표의 관계 및 상표적 사용의 인정 여부에 관한 법리적 판단이 정면으로 부각되었다.

2. 디자인적 형상의 상표적 사용 해당 여부 및 출처표시 기능의 다툼
 

• 가. 디자인권과 상표권의 중첩적 보호 가능성 및 권리 충돌의 문제
  
  제품의 입체적 형상이 디자인보호법의 보호 대상인 디자인에 해당하는 동시에 상표법상 입체상표의 요건을 갖춘 경우 두 권리의 배타적 관계 여부가 핵심 쟁점이다. 원고는 디자인권 존속기간이 만료된 형상에 상표권을 주장하는 것은 부당하다고 항변하였으나, 피고는 디자인적 특징을 지닌 형상이라도 자타상품을 식별하는 기능을 획득하였다면 상표로서 보호되어야 한다고 맞섰다.
   
• 나. Q: 제품 형상이 순전한 디자인을 넘어 상표적 사용으로 인정되기 위한 구체적 요건은 무엇인가?
  
  상표적 사용으로 인정받기 위해서는 해당 표장이 상품의 단순한 심미적 외관을 형성하는 데 그치지 않고 실제 거래계에서 수요자들에게 특정 출처의 상품임을 인식시키는 식별표지로 기능해야 한다. 이를 판단할 때는 표장과 상품의 직접적인 관계를 비롯하여 상품에 형상이 구현된 위치나 크기 등 구체적인 사용 방식이 종합적으로 고려된다. 나아가 등록상표 자체가 시장에서 획득한 주지저명성의 정도와 사용자가 해당 형상을 채택한 경위 및 명성에 편승하려는 의도 유무 역시 상표적 사용을 추단하는 중요한 판단 기준이 된다.
   
• 다. 확인대상 표장의 실제 거래계 내 식별표지 기능 수행 여부
  
  피고의 견인튜브 형상이 오랜 기간 시장에 독점적으로 유통되며 수요자들에게 피고 상품의 고유한 출처로 인식되었는지가 다투어졌다. 원고 상품이 피고의 입체상표와 형태적으로 별다른 차이가 없는 상황에서 이러한 모방 행위가 단순한 디자인 차용인지 아니면 상표의 식별기능을 훼손하는 출처의 오인 및 혼동 행위인지가 핵심 논점으로 떠올랐다.
   

3. 디자인과 상표의 선택적 관계 부인 및 상표적 사용을 인정한 대법원의 법리
 

• 가. 디자인과 상표의 배타적 관계 부인 및 형상의 상표적 보호 긍정
  
  대법원은 디자인과 상표가 배타적이고 선택적인 관계에 있지 않다는 확고한 법리를 재확인하며 두 권리의 중첩적 성립을 인정하였다. 제품의 외관이 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능인 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 표장으로도 볼 수 있다면 이는 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다고 명확히 판시하였다.
   
• 나. 상표적 사용에 관한 대법원 2021.12.16. 선고 2019후10418 판결의 종합적 판단 기준 적용
  
  재판부는 대법원 2021.12.16. 선고 2019후10418 판결의 법리를 인용하여 당해 표장의 사용 방식과 등록상표의 주지저명성 등을 종합하여 실제 거래계의 식별표지 기능 여부를 판단하였다. 피고 상품이 판매되기 시작한 년도부터 독특한 형태적 특징으로 수요자들에게 출처표시로 잘 알려졌다는 점을 인정하고 원고 상품의 형상이 이와 별로 다르지 않게 사용되고 있음을 구체적인 판단 근거로 삼았다.
   
• 다. 원심 판단 파기 및 경쟁업자의 명성 편승 의도를 고려한 식별표지 기능 인정
  
  대법원은 원고가 피고 상품의 출처표시로 알려진 이 사건 등록상표의 명성에 편승하기 위하여 해당 형상을 사용하였다고 보아 확인대상 표장이 상표로서 사용되었음을 최종적으로 긍정하였다. 결과적으로 확인대상 표장이 장식용 디자인에 불과하다고 보아 상표의 유사 여부를 살피지 않은 원심의 판단에는 상표적 사용에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다고 지적하며 대법원 2026. 2. 26. 선고 2023후11012 판결을 통해 원심판결을 파기하고 사건을 환송하였다.
   

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