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  • 77. 기업 특허침해소송 가처분 및 본안소송 대응 방안: 청구항 구성요소 대비와 무효심판 병행 법리
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77.

기업 특허침해소송 가처분 및 본안소송 대응 방안: 청구항 구성요소 대비와 무효심판 병행 법리

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최정우 변호사
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기업 특허침해소송 가처분 및 본안소송 대응 방안: 청구항 구성요소 대비와 무효심판 병행 법리
기업 특허침해소송 가처분 및 본안소송 대응 방안: 청구항 구성요소 대비와 무효심판 병행 법리


<핵심요약>
특허침해 소장을 수령하여 제품 판매 중단 위기에 처한 기업은 즉각적인 판매 중단 대신 청구항 대비선행기술 조사를 바탕으로 한 객관적 방어 논리를 최우선으로 구축해야 한다. 단 하나의 구성요소라도 다름을 입증하여 침해 명백성부정하는 동시에, 진보성 흠결 등을 이유로 특허무효심판을 병행 청구하여 상대방의 특허권 자체무력화하는 입체적인 대응이 필수적이다. 초기 골든타임에 이 같은 침해금지 가처분 방어특허무효심판 전략을 치밀하게 설계하면, 사업 중단 리스크를 방어하고 본안소송의 최종 손해배상액까지 대폭 감액하는 결과를 얻을 수 있다.

자세한 기본 법리는 아래 위키들을 참고하십시오.

1. 특허침해소송 절차의 개요 및 중요성

특허침해소송은 단순히 침해 여부만을 다투는 단일 절차가 아니라, 가처분, 본안소송, 그리고 무효심판 등이 복합적으로 얽혀 있는 일련의 방어 및 공격 과정이다. 특허권자로부터 침해 주장을 받게 되면, 통상적으로 ‘침해금지 가처분 신청’을 시작으로 ‘본안소송’(침해 금지 및 손해배상 청구)이 전개되며, 방어하는 입장에서는 ‘특허무효심판’이나 ‘소극적 권리범위확인심판’을 병행하여 대응하게 된다. 특히 가처분 인용 결정은 피신청인의 사업(생산, 유통 등)을 즉각적으로 중단시킬 수 있으므로, 초기 단계에서의 기술 분석과 치밀한 법적 설계가 분쟁의 전체 승패를 좌우할 만큼 중요하다.

2. 관련 법규 및 기본 원칙

특허분쟁의 대응 절차는 침해에 대한 구제 수단과 권리 소멸 절차를 규정한 다음의 핵심 법규를 근거로 진행된다.
 

  • 특허법 제126조(권리침해에 대한 금지청구권 등): 특허권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다. 이는 본안소송의 침해금지청구 및 사전 구제 수단인 가처분의 핵심 근거가 된다.
     
  • 특허법 제128조(손해배상청구권 등): 고의 또는 과실로 특허권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있는 근거이다. 손해액 산정은 권리자 이익, 침해자 이익, 통상 실시료 기준 중 하나를 적용하여 판단된다.
     
  • 특허법 제133조(특허의 무효심판): 등록된 특허라 하더라도 신규성, 진보성 부정 또는 기재불비 등의 법정 무효 사유가 있는 경우, 이해관계인은 무효심판을 청구하여 해당 특허를 소급적으로 소멸시킬 수 있다.
     

3. 단계별 법적 절차와 핵심 유의사항
 

  • Q: 특허침해금지 가처분 신청서를 받았다면 어떻게 대응해야 할까?

    특허침해금지 가처분은 본안소송에 앞서 신속하게 결정되며, 신청인(특허권자)은 특허권의 유효성, 침해의 명백성, 회복 불가능한 손해 발생 우려 즉, 보전의 필요성을 주장한다. 피신청인은 이 세 가지 요건 중 하나라도 탄핵하여 가처분을 기각시켜야 한다. 청구항 대비를 통해 자사 제품의 구조가 특허의 권리범위에 속하지 않음(침해 명백성 부정)을 입증하거나, 선행기술 조사를 바탕으로 상대방 특허의 무효 가능성(피보전권리 부정)을 논리적으로 구성하는 것이 핵심이다.
     
  • : 본안소송에서 침해 여부는 어떻게 판단될까?

    본안소송에서는 제품의 단순한 외관 유사성이 아니라, 특허 청구항의 각 구성요소와 침해 혐의 제품의 구성요소를 대비하여 판단한다. 이를 위해 특허 청구항을 확정하고 각 구성요소 대비표를 작성하며, 문언적 침해가 성립하지 않더라도 균등론 적용 여부를 면밀히 검토한다. 방어 측에서는 단 하나의 구성요소라도 자사 제품에 결여되어 있거나 상이하다는 점을 입증하여 침해를 부정하는 전략을 취해야 한다.
     
  • Q: 침해 방어와 동시에 진행해야 할 특허무효심판 전략은 무엇인가?

    특허침해소송에서 방어의 최선은 상대방 특허 자체의 효력을 부인하는 것이다. 피고는 과거 공개된 기술 자료(선행기술)를 바탕으로 신규성이나 진보성 부족을 이유로 특허무효심판을 청구해야 한다. 상대방 특허에 무효 사유가 존재함이 명백하다면, 침해소송을 담당하는 법원에서도 이를 권리남용으로 보아 원고의 청구를 기각할 수 있으므로, 침해 방어와 무효심판 청구는 병행되어야 한다.
     
  • Q: 손해배상액을 최소화하는 방법은 무엇일까?

    침해가 인정되어 손해액 산정 단계로 넘어가더라도 배상 규모를 최소화하기 위한 다툼이 필요하다. 법원은 권리자 이익, 침해자 이익, 통상 실시료 등을 기준으로 손해액을 산정한다. 피고는 전체 매출액이 아닌 해당 특허 기술이 제품 판매에 기여한 '기여도 비율'만을 산정 범위로 한정하고, 관련 비용(공제 항목)을 정확히 소명하여 최종 손해배상액을 대폭 감액하는 구조를 설계해야 한다.
     
  • Q: 분쟁 초기, 신속한 방어 논리 구축과 사실관계 파악을 위해 최우선으로 수집해야 할 필수 자료는 무엇인가?
     
    • 상대방 권리 및 청구 내역: 상대 특허번호(등록사항) 및 소장·가처분 신청서 원문
       
    • 자사 제품의 기술 및 증거: 문제된 제품의 수정 전 웹페이지 캡처본, 제품 구조도·도면·설명서
       
    • 손해액 및 독자 개발 방어: 배상액 산정에 대응할 판매 내역 및 유통 채널, 독자 개발을 증명할 수 있는 개발 히스토리
       
    • 무효심판 공격 자료: 상대방 특허를 무효화할 수 있는 선행기술 자료
       

※ 관련 법률 인사이트
해당 주제에 대한 변호사의 전문적인 분석과 실무적인 조언은 아래 법률 인사이트에서 더 깊이 있게 확인할 수 있습니다.

4. 관련 법규

특허법 제126조 (권리침해에 대한 금지청구권 등)

① 특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

② 특허권자 또는 전용실시권자가 제1항에 따른 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 침해행위로 생긴 물건을 포함한다)의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다.

[전문개정 2014. 6. 11.]

특허법 제128조 (손해배상청구권 등) 제1항

① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다.  <신설 2016. 3. 29 .>

특허법 제133조 (특허의 무효심판)

① 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다.  <개정 2016. 2. 29., 2021. 10. 19 .>

1. 제25조, 제29조, 제32조, 제36조제1항부터 제3항까지, 제42조제3항제1호 또는 같은 조 제4항을 위반한 경우

2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반한 경우. 다만, 제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다.

3. 제33조제1항 단서에 따라 특허를 받을 수 없는 경우

4. 특허된 후 그 특허권자가 제25조에 따라 특허권을 누릴 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약을 위반한 경우

5. 조약을 위반하여 특허를 받을 수 없는 경우

6. 제47조제2항 전단에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우

7. 제52조제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원 또는 제52조의2제1항 각 호 외의 부분 전단에 따른 범위를 벗어난 분리출원인 경우

8. 제53조제1항에 따른 범위를 벗어난 변경출원인 경우

② 제1항에 따른 심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다.

③ 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제1항제4호에 따라 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 특허권은 그 특허가 같은 호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다.

④ 심판장은 제1항에 따른 심판이 청구된 경우에는 그 취지를 해당 특허권의 전용실시권자나 그 밖에 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 알려야 한다.

[전문개정 2014. 6. 11.]
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