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- 29. [판례분석] 양탕국 상표: 과거 상품 명칭이라는 사정만으로 식별력 없는 상표라고 단정할 수 없다(대법원 2023후11074)
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29.[판례분석] 양탕국 상표: 과거 상품 명칭이라는 사정만으로 식별력 없는 상표라고 단정할 수 없다(대법원 2023후11074)
[판례분석] 양탕국 상표: 과거 상품 명칭이라는 사정만으로 식별력 없는 상표라고 단정할 수 없다(대법원 2023후11074)
![[판례분석] 양탕국 상표: 과거 상품 명칭이라는 사정만으로 식별력 없는 상표라고 단정할 수 없다(대법원 2023후11074)](https://api.nepla.ai/api/v1/file/1793323015657-8473eeb70ecceff7.png)
<핵심 요약>
간이식당업·다방업 등을 지정서비스업으로 하는 ‘양탕국’ 등록상표에 대하여, ‘양탕국’이 한때 커피를 가리키던 말이라는 이유로 기술적 표장이나 기타 식별력 없는 표장에 해당한다는 등록무효 주장이 제기되었다. 상표가 과거 한때 사용된 적이 있는 상품의 명칭 등으로 구성되었다는 사정만으로 곧바로 등록결정일 당시 일반 수요자가 그 상표를 상품의 성질을 표시하는 것으로 인식한다거나 공익상 독점이 부당하다고 단정할 것은 아니고, 그 구체적 사실은 상표등록 무효심판을 청구하는 당사자가 주장·증명할 책임을 진다. 대법원 2024. 1. 11. 선고 2023후11074 판결은 식별력 판단의 기준 시점을 등록 여부 결정 시로 본 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결 등의 법리를 재확인하면서, 그 증명이 없다고 본 원심을 수긍한 사례이다.
자세한 기본 법리는 아래 위키를 참고하십시오.
1. 양탕국 상표 등록무효 사건의 경과
이 사건 등록상표는 ‘양탕국’으로 구성되어 있으며, 서비스업류 구분 제43류의 간이식당업, 다방업 등을 지정서비스업으로 하여 2015년 6월 9일 등록결정을 받았다. 이후 ‘양탕국’이 커피의 옛 명칭이라는 점 등을 이유로 이 등록상표에 대한 등록무효심판이 청구되었다.
이 사건에는 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것)이 적용되었다. 구 상표법 제6조 제1항 제3호는 그 상품의 산지·품질·원재료·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 상표등록을 받을 수 없는 상표로 정하였다. 같은 항 제7호는 제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표를 정하였다. 현행 상표법에서는 제33조 제1항 제3호와 제7호가 같은 사유를 정한다.
특허심판원은 2022년 11월 4일 무효심판 청구를 받아들여 이 등록을 무효로 하는 심결을 하였다. 그러나 원심인 특허법원 2023. 8. 30. 선고 2022허6068 판결은 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호와 제7호에 해당하지 않는다는 취지로 판단하였다. 이에 등록무효를 주장한 피고가 불복하여 상고하였으나, 대법원 2024. 1. 11. 선고 2023후11074 판결은 상고를 기각하였다.
2. 과거 상품 명칭과 식별력에 관한 쟁점
이 사건에서 대법원이 판단한 쟁점은 아래 표와 같다.
양탕국 상표 사건의 쟁점과 판단 요약
쟁점 | 질문 | 판단 | 근거 |
|---|---|---|---|
가 | 커피의 옛 명칭이라는 ‘양탕국’ 상표는 지정서비스업의 성질을 표시하는 기술적 표장인가? | 기술적 표장으로 인정되지 않았다. | 구 상표법 제6조 제1항 제3호 |
나 | ‘양탕국’ 상표는 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 부당한 기타 식별력 없는 표장인가? | 기타 식별력 없는 표장으로 인정되지 않았다. | 구 상표법 제6조 제1항 제7호 |
다 | 과거 상품 명칭이라는 사정은 언제를 기준으로 보고 누가 증명해야 하는가? | 등록결정일 당시 일반 수요자의 인식을 기준으로 보고, 상표등록 무효심판을 청구하는 당사자가 증명해야 한다. |
3. 등록결정 당시 수요자 인식에 관한 법원의 판단
- 가. Q: 커피의 옛 명칭이라는 ‘양탕국’ 상표는 지정서비스업의 성질을 표시하는 기술적 표장인가?
기술적 표장으로 인정되지 않았다. 피고는 ‘양탕국’이 커피의 옛 명칭이어서 지정서비스업의 성질을 커피에 관한 것으로 표시한다고 주장하였다. 원심은 원심에서 제출된 증거만으로는 ‘양탕국’이 등록결정일인 2015년 6월 9일 당시 일반 수요자에게 커피의 옛 명칭으로 인식되었거나 지정서비스업의 성질을 커피에 관한 것으로 바로 느낄 수 있게 하는 정도로 인식되었다는 점이 증명되었다고 보기 어렵다고 판단하였다. 대법원은 이 판단을 수긍하였다(대법원 2024. 1. 11. 선고 2023후11074 판결).
상표가 지정상품의 품질·원재료·효능·용도 등을 암시 또는 강조하는 것으로 보이는 경우가 있다. 대법원은 그런 경우에도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자가 그 단순한 성질을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 구 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 상표에 해당하지 않는다고 하였다(대법원 2016. 1. 14. 선고 2015후1911 판결 참조). 기술적 표장과 암시·강조의 구별은 상표권침해 기술적표장 참조.
- 나. Q: ‘양탕국’ 상표는 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 부당한 기타 식별력 없는 표장인가?
기타 식별력 없는 표장으로 인정되지 않았다. 원심은 등록결정일 당시 일반 수요자의 인식이 증명되지 않은 이상 공익상 특정인에게 ‘양탕국’ 표시를 독점시키는 것이 부당하다고 볼 수도 없으므로, 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 않는다고 판단하였다. 대법원 역시 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정할 수 있고 공익상 특정인에게 상표를 독점시키는 것이 부당하지 않다면 식별력 없는 상표에 해당하지 않는다는 법리에 따라 원심 판단을 수긍하였다(대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후11787 판결 참조).
식별력 유무를 상표의 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정으로 판단하는 방법은 식별력의 판단방법 참조.
- 다. Q: 과거 상품 명칭이라는 사정은 언제를 기준으로 보고 누가 증명해야 하는가?
등록결정일 당시 일반 수요자의 인식을 기준으로 보고, 상표등록 무효심판을 청구하는 당사자가 증명해야 한다. 대법원은 상표의 식별력이 상대적·유동적인 것이라고 보았다. 또한 구 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건에 관한 판단의 기준 시점이 원칙적으로 등록 여부를 결정하는 결정 시라는 법리를 확인하였다(대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결 참조). 식별력 판단의 기준 시점은 식별력의 개념, 유무에 따른 법적 효과 참조.
대법원은 이 법리에서 나아가, 상표가 과거 한때 사용된 적이 있는 상품의 명칭 등으로 구성되었다는 사정만으로 곧바로 식별력이 없다고 단정할 것은 아니라고 판단하였다. 그 구체적 사실은 상표등록 무효심판을 청구하는 당사자가 주장·증명할 책임을 진다(대법원 2024. 1. 11. 선고 2023후11074 판결). 과거 상품 명칭으로 된 상표의 식별력 판단과 증명책임의 자세한 법리는 상표법상 과거 한때 사용된 적이 있는 상품의 명칭으로 된 상표는 그 사정만으로 식별력 없는 상표가 될까? 참조.
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4. 관련 법규 및 판례
구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것) 제6조 (상표등록의 요건) 제1항 제3호, 제7호
① 다음 각호의 1에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다. 3. 그 상품의 산지ㆍ품질ㆍ원재료ㆍ효능ㆍ용도ㆍ수량ㆍ형상(포장의 形狀을 포함한다)ㆍ가격ㆍ생산방법ㆍ가공방법ㆍ사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 7. 제1호 내지 제6호외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표
상표법 제33조 (상표등록의 요건) 제1항 제3호, 제7호
① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다. 3. 그 상품의 산지(産地)ㆍ품질ㆍ원재료ㆍ효능ㆍ용도ㆍ수량ㆍ형상ㆍ가격ㆍ생산방법ㆍ가공방법ㆍ사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 7. 제1호부터 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표 |
대법원 2024. 1. 11. 선고 2023후11074 판결
판시사항 [1] 어떤 상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 같은 항 제7호에서 규정한 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당하는지 판단하는 기준 / 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당한다고 인정되는 경우
[2] 출원상표가 상표법 제6조 제1항 각호의 식별력 요건을 갖추고 있는지에 관한 판단의 기준 시점 / 상표가 과거 한때 사용된 적이 있는 상품의 명칭 등으로 구성되었다는 사정만으로 곧바로 일반 수요자가 등록결정일 당시를 기준으로 그 상표를 상품의 성질을 표시하는 것으로 인식한다거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 부당하다고 단정할 수 있는지 여부(소극) 및 그 주장·증명책임의 소재(=상표등록 무효심판을 청구하는 당사자)
판결이유 발췌 어떤 상표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호 또는 같은 항 제7호에서 규정한 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 일반 수요자의 인식을 기준으로 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 1997. 2. 28. 선고 96후979 판결, 대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결 등 참조). 어떠한 상표가 지정상품의 품질ㆍ원재료·효능·용도 등을 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자가 지정상품의 단순한 품질·원재료·효능·용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 구 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 상표에 해당하지 않는다(대법원 2016. 1. 14. 선고 2015후1911 판결 등 참조). 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정할 수 있고 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 부당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력 없는 상표에 해당하지 않는다(대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후11787 판결 등 참조). 상표의 식별력은 상표가 가지고 있는 관념, 상품과의 관계, 당해 상품이 거래되는 시장의 성질, 거래 실태와 거래 방법, 상품의 속성, 수요자의 구성 및 상표 사용의 정도 등에 따라 달라질 수 있는 상대적·유동적인 것이고(대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결 등 참조), 상표가 구 상표법 제6조 제1항 각호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결, 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결 등 참조). 따라서 상표가 과거 한때 사용된 적이 있는 상품의 명칭 등으로 구성되었다는 사정만으로 곧바로 일반 수요자가 등록결정일 당시를 기준으로 그 상표를 상품의 성질을 표시하는 것으로 인식한다거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 부당하다고 단정할 것은 아니고, 상표등록 무효심판을 청구하는 당사자가 구 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 같은 항 제7호의 사유에 해당하는 구체적 사실을 주장·증명할 책임을 진다.
대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결
판시사항 [1] 상표법 제6조 제1항 제4호의 규정 취지와 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우, 상표법 제6조 제1항 제4호의 적용이 배제되는지 여부(적극) / 출원상표가 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지에 관한 판단의 기준 시점
판결요지 [1] 상표법 제6조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이와 같은 상표는 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 규정의 취지가 있다. 이에 비추어 보면, 상표법 제6조 제1항 제4호의 규정은 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합되어 있는 경우에도 적용될 수 있기는 하나, 그러한 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 위 법조항의 적용이 배제된다.
한편 출원상표가 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고, 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 심결 시이다.
대법원 2016. 1. 14. 선고 2015후1911 판결
판시사항 [1] 상표법 제6조 제1항 제3호의 규정 이유 및 어느 상표가 이에 해당하는지 판단하는 기준 / 이 법리가 서비스표에 대하여 마찬가지로 적용되는지 여부(적극)
[2] 특허청 심사관이 직업소개업 등을 지정서비스업으로 하는 甲 주식회사의 출원서비스표 ""이 ‘부업을 소개하거나 제공하는 곳’의 의미로 인식되는 성질 표시에 해당한다는 이유로 등록거절결정을 하였고, 이에 불복한 甲 회사의 심판청구를 특허심판원이 기각한 사안에서, 출원서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정한 기술적 표장에 해당하지 않는다고 한 사례
판결이유 발췌 따라서 어느 상표가 이에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도를 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자가 지정상품의 단순한 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 아니한다.
대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후11787 판결
판시사항 [1] 구 상표법 제6조 제1항 제7호에서 정한 ‘제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’의 의미 및 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지 결정하는 기준
[2] 구 상표법 제7조 제1항 제10호에서 정한 이른바 ‘저명상표’인지 판단하는 기준
[3] 甲 주식회사가 특허심판원에 乙 주식회사를 상대로 乙 회사가 제품의 포장지 디자인으로 사용한 등록상표 “”가 식별력 없는 상표에 해당한다는 등의 이유로 등록무효를 구한 사안에서, 등록상표의 도형 부분은 식별력이 인정되고, 선사용상표 “”은 저명상표라고 보기 어려우며, 등록상표가 선사용상표와 동일·유사하지 않다는 이유로 등록상표에 구 상표법 제6조 제1항 제7호 및 제7조 제1항 제10호, 제11호의 등록무효사유가 없다고 본 원심판단을 수긍한 사례
판결요지 [1] 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 ‘제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’를 정하고 있다(현행 상표법에서는 제33조 제1항 제7호에서 표현만 다를 뿐 동일한 취지로 정하고 있다). 이는 같은 조항의 제1호부터 제6호까지에 해당하지 않는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 뜻이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계와 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다.
[2] 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제10호(현행 상표법에서는 제34조 제1항 제11호에서 표현만 다를 뿐 동일한 취지로 정하고 있다)의 이른바 저명상표인지 여부는 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간·방법·양태와 거래범위 등을 고려하여 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지를 기준으로 판단하여야 한다.
[3] 甲 주식회사가 특허심판원에 乙 주식회사를 상대로 乙 회사가 제품의 포장지 디자인으로 사용한 등록상표 “”가 식별력 없는 상표에 해당한다는 등의 이유로 등록무효를 구한 사안에서, 등록상표의 문자 부분은 지정상품과 관련하여 원재료 등을 표시한 것으로 직감되므로 식별력이 없는 반면, 등록상표의 도형 부분은 묘사된 버터조각, 아몬드, 꿀벌과 전체적인 구도 등이 지정상품과 관련하여 흔히 사용되는 표현방식으로 되어 있다고 보기 어렵고, 지정상품과의 관계와 거래사회의 실정에 비추어 볼 때 과자류 제품에서 제품 포장의 도안이 출처의 식별표지로서 기능하고 있으며, 공익상 특정인에게 위와 같은 도안을 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 근거도 없으므로 식별력이 인정된다는 이유로, 등록상표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제7호에 해당하지 않고, 한편 선사용상표 “”은 등록상표의 출원일을 기준으로 상표의 수요자뿐만 아니라 일반 대중에게까지 알려지고 또한 양질감으로 인한 우월적 지위를 갖게 된 이른바 저명상표라고 보기 어렵고, 등록상표가 선사용상표와 동일·유사하지 않다는 이유로 등록상표에 구 상표법 제7조 제1항 제10호 및 제11호의 등록무효사유가 없다고 본 원심판단을 수긍한 사례. |
