김정현 변호사

<한눈에 보는 과거 상품 명칭과 상표 식별력>

1. 옛말로 지은 상표가 등록무효 대상이 되는지에 대한 궁금증

옛 문헌이나 지역의 옛말에서 상표 이름을 가져오는 사례가 있습니다. 그런데 그 말이 과거에 어떤 상품을 부르던 이름이었다면, 경쟁 업체가 상품의 성질을 나타내는 말이라며 등록무효를 주장할 수 있습니다. 대법원 2024. 1. 11. 선고 2023후11074 판결은 이러한 주장을 판단하는 시점과 증명책임을 정리한 사례입니다.

• 가. 카페 상표로 옛 커피 이름을 등록한 A씨
  
  예를 들어 다방업을 하는 A씨가 오래된 문헌에서 커피를 가리키던 말을 찾아 카페 이름으로 상표등록을 받았다고 가정해 봅니다. 몇 년 뒤 경쟁 업체가 그 말은 커피의 옛 명칭이어서 누구나 쓸 수 있어야 한다며 등록무효심판을 청구할 수 있습니다. 이때 핵심 쟁점은 그 말이 옛날에 쓰였는지가 아니라, A씨 상표의 등록결정 당시 일반 수요자가 그 말을 커피에 관한 표시로 인식하고 있었는지입니다.

• 나. A씨와 달리 등록 전에 거절결정을 다투는 경우
  
  A씨와 달리 아직 등록 전이어서 거절결정에 불복하는 심판에서 등록 여부가 결정된다면, 식별력 판단의 기준 시점은 심결 시가 됩니다(대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결). 따라서 그 심결 당시 일반 수요자가 그 말을 상품의 성질을 표시하는 것으로 인식하고 있다면, 현행 상표법 제33조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당하는지가 문제됩니다.
   

2. 옛 문헌 속 상품 이름을 둘러싼 오해와 실제 분쟁

• 가. 옛 문헌에 나오면 곧바로 등록무효라는 오해
  
  옛 문헌에 그 상품의 이름으로 나오는 말이면 상표로 독점할 수 없다고 생각하기 쉽습니다. 그러나 상표의 식별력은 거래 실태와 수요자의 구성, 상표 사용의 정도 등에 따라 달라지는 상대적·유동적인 것입니다. 그러므로 과거의 사용 사실만으로 결론이 나지 않으며, 등록 여부를 결정할 당시의 수요자 인식이 기준이 됩니다.

• 나. 양탕국 다방업 상표를 둘러싼 등록무효 다툼
  
  실제 사건에서 원고는 간이식당업, 다방업 등을 지정서비스업으로 하는 등록상표의 권리자였고, 피고는 과거에 커피가 ‘양탕국’으로 불렸다는 점 등을 근거로 등록무효심판을 청구하였습니다. 그러나 대법원 판결에 따르면 원심은 등록결정일 당시 일반 수요자에게 그러한 인식이 있었다는 점이 증명되지 않았다고 보았습니다. 이에 따라 원심은 등록상표가 기술적 표장이나 기타 식별력 없는 표장에 해당하지 않는다고 판단하였고, 대법원 역시 이를 수긍하여 피고의 상고를 기각하였습니다.
  
  이 사건에 적용된 판단 기준 시점과 증명책임의 자세한 법리는 법률위키 상표법상 과거 한때 사용된 적이 있는 상품의 명칭으로 된 상표는 그 사정만으로 식별력 없는 상표가 될까? 참조.

3. 법무법인 창경 김정현 대표변호사가 설명하는 과거 명칭 상표의 식별력 판단

• 가. 암시나 강조에 그치는 말은 기술적 표장이 아닙니다
  
  대법원은 상표가 지정상품의 품질·원재료·효능·용도 등을 암시하거나 강조하는 것으로 보이더라도, 전체 구성상 일반 수요자가 그 성질을 표시하는 것으로 인식할 수 없으면 기술적 상표가 아니라고 보았습니다. 이러한 판단은 상표의 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 일반 수요자의 인식을 기준으로 객관적으로 이루어집니다.

• 나. Q: 공익상 독점이 부당한지는 어떻게 판단합니까?
  
  사회통념상 자타상품의 식별력을 인정할 수 있고 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 부당하지 않다면 식별력 없는 상표가 아닙니다. 이 사건에서도 원심은 등록결정일 당시 ‘양탕국’에 관한 인식이 증명되지 않은 이상 공익상 독점이 부당하다고 볼 수도 없다고 판단하였고, 대법원도 이를 수긍하였습니다.

• 다. 등록결정 당시의 수요자 인식은 등록무효를 주장하는 쪽이 증명합니다
  
  등록상표가 기술적 표장이나 식별력 없는 표장에 해당한다는 구체적 사실은 상표등록 무효심판을 청구하는 당사자가 주장·증명할 책임을 집니다. 과거 한때 상품의 명칭으로 쓰였다는 자료를 내는 것만으로는 등록결정일 당시 일반 수요자의 인식이 증명되지 않을 수 있으므로, 등록무효를 주장하려면 그 시점의 인식을 뒷받침할 구체적인 자료를 갖추어야 합니다.
   

4. 옛말을 상표로 쓰거나 다툴 때 점검할 사항

옛말을 상표로 쓰는 쪽이나 그 상표의 등록무효를 주장하는 쪽 모두 판단의 기준 시점이 언제인지부터 정리해야 합니다. 등록무효 사건에서는 등록결정 당시 일반 수요자의 인식이 판단 대상이 되므로, 그 시점을 중심으로 자료를 모으는 것이 효율적입니다.

• 가. 미리 확인할 것
  
  먼저 등록상표의 등록결정일이 언제인지, 지정상품 또는 지정서비스업이 무엇인지부터 확인합니다. 아울러 등록결정 당시 일반 수요자가 그 말을 상품의 성질을 표시하는 것으로 인식하였는지, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 부당하다고 볼 사정이 있는지도 함께 살펴봅니다.

• 나. 등록무효 다툼에 대비하는 순서
  
  1) 등록상표의 등록결정일과 지정서비스업을 확인합니다.
  
  2) 상표를 구성하는 말이 과거에 어떤 상품의 명칭으로 쓰였는지 조사합니다.
  
  3) 등록결정 당시 일반 수요자의 인식을 보여 주는 자료를 모읍니다.
  
  4) 이 사건에 적용된 구 상표법 제6조 제1항 제3호(기술적 표장)·제7호(기타 식별력 없는 표장)의 사유에 해당하는지에 관하여, 등록결정 당시 일반 수요자의 인식을 뒷받침할 주장과 증거를 정리합니다.
   

법무법인 창경 김정현 대표변호사는 옛말로 된 상표의 등록무효를 다툴 때에는 과거의 사용 사실보다 등록결정 당시 수요자의 인식을 중심으로 자료를 준비해야 한다고 조언합니다.

5. 과거 상품 명칭 상표의 식별력에 대해 많이 묻는 질문

• Q. 현행 상표법에서는 어느 조문이 같은 사유를 정하나요?
  
  상표법 제33조 제1항 제3호와 제7호가 규정합니다. 제3호는 상품의 산지·품질·원재료·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를, 제7호는 그 밖에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 상표를 상표등록을 받을 수 없는 상표로 정합니다.

• Q. 무효심판에서 낸 증거가 부족하면 어떻게 되나요?
  
  등록무효 주장이 받아들여지지 않을 수 있습니다. 구체적 사실을 주장·증명할 책임은 상표등록 무효심판을 청구하는 당사자에게 있으므로, 이 사건처럼 등록결정일 당시의 인식이 증명되지 않으면 등록상표는 기술적 표장이나 식별력 없는 표장으로 인정되지 않았습니다.

• Q. 상표의 식별력은 시간이 지나면서 달라질 수 있나요?
  
  달라질 수 있습니다. 대법원은 상표의 식별력이 상품의 속성, 수요자의 구성, 상표 사용의 정도 등에 따라 변할 수 있는 상대적·유동적인 것이라고 보았으며, 이러한 특성 때문에 상표의 등록 여부를 결정하는 결정 시를 원칙적인 판단 기준 시점으로 삼고 있습니다.
   

※ 이 주제에서 다루는 법리에 대한 더 자세한 법률지식은 법률위키 [판례분석] 양탕국 상표: 과거 상품 명칭이라는 사정만으로 식별력 없는 상표라고 단정할 수 없다(대법원 2023후11074) 를 참고하십시오.