114.2.

특허를 허락 없이 실시한 자가 부당이득으로 반환할 실시료 상당액과 반환 기간은 어떻게 정할까?

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<핵심 요약>

특허권자의 허락 없이 특허발명을 실시한 사람은 특별한 사정이 없는 한 법률상 원인 없이 실시료 상당액의 이익을 얻은 것이므로, 실시 허락을 받았더라면 실시대가로 지급하였을 객관적으로 상당한 금액을 부당이득으로 반환해야 한다. 실시료 상당액을 정할 때에는 변론 과정에 나타난 여러 사정을 두루 참작할 수 있다. 증권 거래 프로그램의 손익분석 특허 사건 1심 판결에서 법원은 여러 특허를 묶은 기존 실시료를 나누지 않고, 침해 경고 무렵부터 마지막 특허의 존속기간 만료일까지를 반환 기간으로 보았다.

자세한 기본 법리는 아래 위키를 참고하십시오.

• 민사적 구제
• 부당이득의 요건
• 부당이득의 의의와 다른 청구권과의 경합 문제
• 무효가 된 특허의 실시료는 부당이득반환?
• 특허무효와 실시료 반환청구
• [사례분석] 사이버 트레이딩 특허침해 소송: 손해배상청구권 소멸시효 완성과 실시료 상당 부당이득
• 계속된 특허침해를 알고도 특허권 소멸 뒤 3년이 지나 소를 내면 손해배상청구권은 어떻게 될까?
   

1. 특허 무단 실시와 부당이득반환의무

• 가. 허락 없이 특허발명을 실시하면 실시료 상당액을 부당이득으로 얻는다
  
  민법 제741조는 법률상 원인 없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가한 자는 그 이익을 반환하여야 한다고 정한다. 손익분석 특허 사건에서 법원은 특허권자의 허락 없이 특허발명을 실시한 사람이 특별한 사정이 없는 한 실시료 상당액의 이익을 얻고 특허권자에게 그 금액 상당의 손해를 가하였다고 보았다. 부당이득의 성립 요건의 자세한 법리는 부당이득의 요건 참조.

• 나. 법원은 부당이득반환청구를 손해배상청구와 따로 판단하였다
  
  특허권자는 특허권 침해로 인한 손해배상과 민법 제741조에 따른 부당이득반환을 선택적으로 구하였다. 법원은 손해배상청구권이 시효로 소멸하였다고 보면서도, 부당이득반환청구는 따로 판단해 일부를 받아들였다. 불법행위 손해배상청구권과 부당이득반환청구권의 관계는 부당이득의 의의와 다른 청구권과의 경합 문제 참조.

• 다. 실시계약 뒤 특허가 무효로 된 경우와는 다른 문제다
  
  무단 실시의 부당이득은 실시계약 없이 특허발명을 실시한 사람이 무엇을 반환할지의 문제다. 실시계약을 맺고 실시료를 낸 뒤 특허가 무효로 된 경우 이미 낸 실시료의 반환 문제는 무효가 된 특허의 실시료는 부당이득반환? 참조.
   

2. 실시료 상당액의 산정 기준

• 가. 부당이득의 범위는 손실자가 통상 수익할 수 있었던 이익 상당액이다
  
  대법원 2014. 7. 16. 선고 2011다76402 전원합의체 판결은 수익자가 반환할 이득의 범위가 손실자가 입은 손해의 범위에 한정되고, 그 손해는 사회통념상 손실자가 그 재산으로부터 통상 수익할 수 있을 것으로 예상되는 이익 상당액이라고 보았다. 이 판결은 국유재산 무단점유자의 부당이득 사건에서 이 일반 법리를 밝혔다.

• 나. 특허 무단 실시에서는 실시 허락의 대가가 그 이익이다
  
  손익분석 특허 사건에서 법원은 실시자가 특허권자에게서 실시 허락을 받았더라면 실시대가로 지급하였을 객관적으로 상당한 금액을 특허권자가 반환받을 수 있다고 보았다. 법원은 그 액수를 변론 과정에 나타난 여러 사정을 두루 참작해 산정할 수 있다고 보면서, 저작권 사건인 대법원 2016. 7. 14. 선고 2014다82385 판결의 취지를 참조하였다.
  
  대법원 2016. 7. 14. 선고 2014다82385 판결은 저작권자가 유사한 형태의 이용계약을 맺고 이용료를 받은 사례가 있으면 특별한 사정이 없는 한 그 이용료를 기준으로 삼아야 한다고 보았다. 이용계약의 형태가 다르거나 이용료가 이례적으로 높게 책정되는 등 그대로 기준으로 삼기 어려운 사정이 있으면, 여러 사정을 두루 참작해 객관적이고 합리적인 금액으로 정해야 한다고 보았다.

• 다. Q: 특허권자가 다른 회사와 맺은 통상실시권 계약의 실시료는 어떻게 쓰였는가?
  
  법원은 기존 통상실시권 계약의 실시료를 기준으로 삼았다. 특허권자는 이 사건 특허를 포함한 여러 특허를 묶어 다른 증권사 쪽에 통상실시권을 설정해 준 적이 있었다. 한 계약은 정상 실시료를 적으면서도 상호협력을 이유로 그보다 낮은 금액을 정하였고, 다른 계약은 월 단위 실시료를 정하였다.
  
  법원은 상호협력을 이유로 한 감액과 특허권자의 어려운 경제 사정 등을 들어 기존 계약의 실시료가 통상의 수준보다 낮게 책정되었을 가능성이 있다고 보았다. 그러나 당시 특허권자의 자금 사정과 기존 계약의 내용에 비추어, 경고 무렵 피고와 계약을 맺었다면 기존 계약과 같은 특허 묶음을 대상으로 하였을 것이고, 월 실시료도 기존 계약의 월 단위 실시료를 넘지 않았을 것으로 판단하였다.

• 라. Q: 여러 특허를 묶어 정한 실시료를 침해된 특허의 몫으로 나누어야 하는가?
  
  이 판결은 나누지 않았다. 법원은 기존 실시료가 묶인 특허 모두를 일괄 사용하는 것을 전제로 정해져, 각 특허의 가치를 개별적으로 산정하는 것이 적절하지 않다고 보았다. 묶인 특허 가운데 침해된 특허가 차지하는 비중을 알 만한 자료도 없다고 보았다.

• 마. 실시료 상당액을 정한 요소는 아래와 같다
   

특허 무단 실시의 실시료 상당액 산정 요소

3. 반환 기간과 부당이득반환청구권의 시효

• 가. Q: 반환 기간은 언제부터 셈하는가?
  
  이 판결은 특허권자가 침해 경고 내용증명을 보낸 무렵부터로 보았다. 특허권자는 각 특허의 등록일부터 소멸일까지의 실시료 상당 이익을 구하였다. 법원은 경고 당시 피고가 특허발명이 포함된 서비스를 제공하고 있었고, 그 무렵부터 특허권자에게서 실시 허락을 받을 수 있었을 것으로 보았다.
  
  법원은 부당이득반환청구권의 소멸시효가 10년이라는 점도 함께 들었다. 민법 제162조 제1항은 채권을 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성한다고 정하고, 특허권자는 경고 내용증명을 보낸 뒤 10년이 지나기 직전에 소를 제기하였다.

• 나. Q: 반환 기간은 언제 끝나는가?
  
  마지막으로 남은 특허의 존속기간이 끝난 날이다. 침해가 인정된 특허 2건 가운데 하나는 등록료를 내지 않아 예정된 존속기간보다 먼저 소멸하였고, 다른 하나는 존속기간 만료로 소멸하였다. 법원은 피고가 존속기간 만료로 소멸한 특허를 그 만료일까지 계속 실시하였고 실시료가 특허 묶음의 일괄 사용 대가인 점을 들어, 그 특허의 존속기간 만료일을 부당이득의 종기로 보았다.

• 다. 법원은 부당이득반환청구를 일부 받아들였다
  
  법원은 이렇게 정한 월 실시료에 반환 기간의 개월 수를 곱한 금액을 부당이득으로 인정하였다. 법원은 특허권자의 청구 가운데 이를 넘는 부분을 기각하였다.
   

4. 관련 법규 및 판례