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- 114. 민사적 구제
- 114.1. 계속된 특허침해를 알고도 특허권 소멸 뒤 3년이 지나 소를 내면 손해배상청구권은 어떻게 될까?
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114.1.계속된 특허침해를 알고도 특허권 소멸 뒤 3년이 지나 소를 내면 손해배상청구권은 어떻게 될까?
계속된 특허침해를 알고도 특허권 소멸 뒤 3년이 지나 소를 내면 손해배상청구권은 어떻게 될까?
<핵심 요약>
특허권 침해로 인한 손해배상청구권은 민법 제766조 제1항에 따라 손해 및 가해자를 안 날부터 3년간 행사하지 않으면 시효로 소멸하고, 침해가 계속되면 날마다 생기는 손해마다 따로 시효가 진행한다. 특허권이 소멸하면 그날까지의 실시로 인한 손해배상채권만 생기므로, 손해와 가해자를 이미 안 특허권자가 청구권을 행사하지 않다가 소멸일부터 3년이 지나 소를 내면 손해배상청구권은 남지 않는다. 증권 거래 프로그램의 손익분석 특허 사건 1심 판결에서 법원은 특허권자가 늦어도 침해 경고 내용증명을 보낸 때 손해와 가해자를 알았다고 보고, 손해배상청구를 시효 완성으로 기각하였다.
자세한 기본 법리는 아래 위키를 참고하십시오.
- 민사적 구제
- 불법행위 손해배상청구권의 소멸시효 (민법 제766조)
- 특허권의 존속 기간
- [사례분석] 사이버 트레이딩 특허침해 소송: 손해배상청구권 소멸시효 완성과 실시료 상당 부당이득
- 특허를 허락 없이 실시한 자가 부당이득으로 반환할 실시료 상당액과 반환 기간은 어떻게 정할까?
1. 특허침해 손해배상청구권의 소멸시효
- 가. 특허침해 손해배상청구권은 민법 제766조의 시효에 걸린다
민법 제766조 제1항은 불법행위로 인한 손해배상청구권을 피해자나 그 법정대리인이 손해 및 가해자를 안 날부터 3년간 행사하지 않으면 시효로 소멸한다고 정한다. 같은 조 제2항은 불법행위를 한 날부터 10년이 지난 때에도 같다고 정한다. 손익분석 특허 사건에서 법원은 특허권 침해로 인한 손해배상청구권에 이 조항을 적용하였다.
'손해 및 가해자를 안 날'의 의미와 장기소멸시효에 관한 자세한 법리는 불법행위 손해배상청구권의 소멸시효 (민법 제766조) 참조.
- 나. 계속된 침해의 손해는 날마다 따로 시효가 진행한다
대법원 1999. 3. 23. 선고 98다30285 판결은 불법행위가 계속되어 손해도 계속 발생하면, 특별한 사정이 없는 한 그 손해는 날마다 새로운 불법행위에 기한 손해이고 각 손해를 안 때부터 각별로 소멸시효가 진행한다고 보았다. 이 판결은 공무원의 준공검사 지연으로 인한 손해배상 사건에서 나왔다. 대법원 2014. 8. 20. 선고 2012다6035 판결은 상표권 침해 사건에서 같은 법리를 들어, 소 제기일부터 3년 전에 생긴 손해배상청구권만 소멸하였다고 본 원심을 수긍하였다.
2. 특허권 소멸과 시효 완성 시점
- 가. Q: 특허권이 소멸한 뒤의 실시로도 손해배상채권이 생기는가?
생기지 않는다. 손익분석 특허 사건에서 법원은 각 특허권이 소멸하는 날까지 이루어진 피고의 실시행위로 인한 손해배상채권만 발생한다고 보았다. 특허권은 특허법 제88조 제1항에 따라 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지 존속하고, 이 사건의 특허권은 존속기간 만료나 등록료 불납으로 소멸하였다.
- 나. Q: 특허권자가 손해와 가해자를 안 날은 언제로 보았는가?
늦어도 침해 경고 내용증명을 보낸 때로 보았다. 특허권자는 증권사에 거래 프로그램이 특허권을 침해한다는 취지의 내용증명을 보냈다. 법원은 특허권자가 침해행위를 문제 삼아 내용증명을 보낸 이상 늦어도 그 무렵부터 손해의 발생과 가해자를 알았다고 판단하였다.
- 다. Q: 특허권 소멸일부터 3년이 지나 소를 내면 손해배상청구권은 어떻게 되는가?
손해와 가해자를 이미 안 특허권자가 그동안 청구권을 행사하지 않았다면 전부 소멸한다. 법원은 각 특허권 소멸일부터 3년이 지난 뒤 소가 제기되었으므로 손해배상청구권 전부에 관하여 소멸시효가 완성되었다고 보았다.
이러한 결론은 특허권자가 특허권 소멸 전부터 손해와 가해자를 알고 있었다는 사정을 전제로 한다. 민법 제766조 제1항의 3년 시효는 각 손해를 안 날부터 진행하기 때문이다.
- 라. 계속된 특허침해의 시효 판단은 아래와 같다
계속된 특허침해 손해배상청구권의 시효 판단
구분 | 내용 | 근거 |
|---|---|---|
시효 기간 | 손해 및 가해자를 안 날부터 3년, 불법행위를 한 날부터 10년 | |
진행 방식 | 날마다 발생하는 손해별로 각 손해를 안 때부터 각별로 진행 | |
손해 발생의 끝 | 특허권이 소멸하는 날까지의 실시로 인한 손해 | 특허법 제88조 제1항 |
손해와 가해자를 안 날 | 늦어도 침해 경고 내용증명을 보낸 때 | 민법 제766조 제1항 |
시효 완성 | 손해와 가해자를 소멸 전부터 안 특허권자가 행사하지 않다가 특허권 소멸일부터 3년이 지난 뒤 소를 제기하면 손해배상청구권 전부 소멸 | 민법 제766조 제1항 |
3. 손익분석 특허 침해에 적용한 1심 판결
- 가. 법원은 특허침해와 피고의 과실을 인정하였다
증권사의 거래 프로그램이 손익분석 기능 특허를 침해하였다는 소송에서 법원은 특허 3건 가운데 2건의 침해를 인정하였다. 법원은 증권사가 경고를 받고도 아무 조치 없이 서비스를 계속 제공한 점을 들어 고의·과실이 없다는 주장도 받아들이지 않았다.
- 나. 법원은 손해배상청구권 전부가 시효로 소멸하였다고 보았다
침해가 인정된 특허권 2건은 하나가 등록료를 내지 않아, 다른 하나가 존속기간이 끝나 각각 소멸하였다. 특허권자는 두 특허권이 소멸한 날부터 각각 3년이 지난 뒤 소를 제기하였고, 법원은 피고의 소멸시효 항변을 받아들여 손해배상청구를 기각하였다. 특허권자가 선택적으로 구한 부당이득반환청구는 법원이 따로 판단하였다.
4. 관련 법규 및 판례
① 불법행위로 인한 손해배상의 청구권은 피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날로부터 3년간 이를 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸한다.
② 불법행위를 한 날로부터 10년을 경과한 때에도 전항과 같다.
③ 미성년자가 성폭력, 성추행, 성희롱, 그 밖의 성적(性的) 침해를 당한 경우에 이로 인한 손해배상청구권의 소멸시효는 그가 성년이 될 때까지는 진행되지 아니한다. <신설 2020. 10. 20 .> [단순위헌, 2014헌바148, 2018. 8. 30. 민법(1958. 2. 22. 법률 제471호로 제정된 것) 제766조 제2항 중 ‘진실ㆍ화해를 위한 과거사정리 기본법’ 제2조 제1항 제3호, 제4호에 규정된 사건에 적용되는 부분은 헌법에 위반된다.]
① 특허권의 존속기간은 제87조제1항에 따라 특허권을 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한다.
② 정당한 권리자의 특허출원이 제34조 또는 제35조에 따라 특허된 경우에는 제1항의 특허권의 존속기간은 무권리자의 특허출원일의 다음 날부터 기산한다. [전문개정 2014. 6. 11.] |
대법원 1999. 3. 23. 선고 98다30285 판결
판시사항 [1] 불법행위가 계속적으로 행하여지는 결과 손해도 계속적으로 발생하는 경우 소멸시효의 기산점
판결요지 [1] 불법행위에 의한 손해배상청구권의 단기소멸시효의 기산점이 되는 민법 제766조 제1항소정의 '그 손해 및 가해자를 안 날'이라 함은 현실적으로 손해의 발생과 가해자를 알아야 할 뿐만 아니라 그 가해행위가 불법행위로서 이를 이유로 손해배상을 청구할 수 있다는 것을 안 때를 의미하고, 불법행위가 계속적으로 행하여지는 결과 손해도 역시 계속적으로 발생하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 손해는 날마다 새로운 불법행위에 기하여 발생하는 손해로서 민법 제766조 제1항을 적용함에 있어서 그 각 손해를 안 때로부터 각별로 소멸시효가 진행된다고 보아야 한다.
대법원 2014. 8. 20. 선고 2012다6035 판결
판시사항 [5] 불법행위가 계속적으로 행하여지는 결과 손해도 계속적으로 발생하는 경우, 불법행위로 인한 손해배상청구권의 소멸시효가 각 손해를 안 때부터 각별로 진행되는지 여부(원칙적 적극)
판결이유 발췌 불법행위가 계속적으로 행하여지는 결과 손해도 역시 계속적으로 발생하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 손해는 날마다 새로운 불법행위에 기하여 발생하는 손해이므로, 민법 제766조 제1항에서 정한 불법행위로 인한 손해배상청구권의 소멸시효는 그 각 손해를 안 때부터 각별로 진행된다고 보아야 한다(대법원 1999. 3. 23. 선고 98다30285 판결 등 참조).
원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 소가 2009. 12. 8. 제기되었으므로 그로부터 3년 전에 발생된 상표권 침해로 인한 원고의 손해배상청구권은 3년의 소멸시효 경과로 소멸한다고 보는 한편, 그 후에 발생된 상표권 침해로 인한 원고의 손해배상청구권은 소멸시효에 의하여 소멸되지 아니하므로 피고들은 이를 배상할 책임이 있다는 취지로 판단하였다. |
