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- 31. [판례분석] LEGO와 LEGOCHEMPHARMA 등록무효: 다른 상품 사이 저명상표의 식별력 손상(대법원 2020후11943)
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31.[판례분석] LEGO와 LEGOCHEMPHARMA 등록무효: 다른 상품 사이 저명상표의 식별력 손상(대법원 2020후11943)
[판례분석] LEGO와 LEGOCHEMPHARMA 등록무효: 다른 상품 사이 저명상표의 식별력 손상(대법원 2020후11943)
![[판례분석] LEGO와 LEGOCHEMPHARMA 등록무효: 다른 상품 사이 저명상표의 식별력 손상(대법원 2020후11943)](https://api.nepla.ai/api/v1/file/1793319855741-b10ccacc0aee5137.png)
<핵심 요약>
완구류 등에 사용되어 온 선사용상표 ‘LEGO’, ‘레고’의 권리자가 의약품류를 지정상품으로 하는 등록상표 ‘LEGOCHEMPHARMA’에 대하여 상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 식별력 손상 염려를 이유로 등록무효를 구하였다. 등록상표가 타인의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는지는 두 상표의 동일·유사 정도, 저명상표의 인지도와 식별력의 정도, 출원인의 연상 작용 의도, 실제 연상 작용의 발생 여부 등을 종합하여 판단한다. 대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결은 이 판단 요소를 밝히고, 요부 ‘LEGO’가 선사용상표들과 같고 실제 연상 작용이 생길 가능성이 높다는 이유로 식별력 손상 염려를 인정한 원심의 결론을 수긍한 사례이다.
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1. LEGO 저명상표와 의약품 등록상표의 분쟁 경과
원고는 완구류 등에 선사용상표 1과 선사용상표 2를 사용해 왔다. 선사용상표 1은 문자 부분 ‘LEGO’를 포함한 상표이고, 선사용상표 2는 한글 2글자 ‘레고’로 이루어진 상표이다. 반면 피고는 2015년 11월 24일 약제용 시럽, 항암제 등 상품류 구분 제5류의 의약품류를 지정상품으로 하여 ‘LEGOCHEMPHARMA’로 구성된 상표를 출원하였고, 2018년 11월 26일 상표등록을 받았다.
상표법 제117조 제1항 제1호에 따르면 상표등록이 같은 법 제34조 등을 위반한 경우 이해관계인 또는 심사관이 무효심판을 청구할 수 있다. 원고는 이에 따라 2018년 11월 30일 이 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2020년 2월 17일 청구를 기각하는 심결을 하였다. 등록상표를 의약품류에 사용하더라도 선사용상표들의 신용과 고객흡인력을 떨어뜨리거나 좋은 이미지를 훼손할 우려가 있다고 보기 어렵다는 이유에서였다.
그러나 원심인 특허법원 2020. 11. 26. 선고 2020허2789 판결은 이 심결을 취소하였다. 등록상표가 저명상표인 선사용상표들과 유사하여 그 식별력을 손상시킬 염려가 있으므로 상표법 제34조 제1항 제11호의 등록무효사유에 해당한다고 판단한 것이다. 피고는 소송 중에 상표권을 포기하였지만, 원심은 상표권 포기가 장래를 향하여만 효력이 있으므로 원고에게 여전히 등록무효를 다툴 이익이 있다고 보았다. 피고가 이에 불복하여 상고하였으나, 대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결은 상고를 기각하였다.
2. 저명상표의 식별력 손상 염려에 관한 쟁점
이 사건에서 대법원이 판단한 쟁점은 다음과 같다.
LEGO 등록무효 사건의 쟁점과 판단 요약
쟁점 | 질문 | 판단 | 근거 |
|---|---|---|---|
가 | 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는지는 무엇으로 판단하는가? | 동일·유사 정도, 인지도와 식별력의 정도, 연상 작용의 의도, 실제 연상 작용의 발생 여부를 종합하여 판단한다. | 상표법 제34조 제1항 제11호 |
나 | 식별력 없는 부분이 붙은 등록상표는 저명상표와 무엇으로 대비하는가? | 식별력이 없거나 미미한 부분을 제외한 요부 ‘LEGO’로 대비하여 두 상표가 유사하다고 보았다. | |
다 | 이 사건 등록상표는 선사용상표들의 식별력을 손상시킬 염려가 있는가? | 연상 작용을 의도한 출원으로 볼 여지가 크고 실제 연상 작용이 생길 가능성이 높아 손상 염려가 인정되었다. | 상표법 제34조 제1항 제11호 |
3. 요부 LEGO와 연상 작용에 관한 법원의 판단
- 가. Q: 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는지는 무엇으로 판단하는가?
4가지 요소를 종합하여 판단한다. 대법원은 상표법 제34조 제1항 제11호 후단이 출처의 오인·혼동 염려가 없더라도 저명상표의 식별력이나 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표의 등록을 허용하지 않는 규정이라고 보았다. 그리고 등록상표와 저명상표의 동일·유사 정도, 저명상표의 인지도와 식별력의 정도, 출원인의 연상 작용 의도, 실제 연상 작용의 발생 여부 등을 종합하여 판단하여야 한다고 하였다(대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결). 이 사건에서 선사용상표들은 등록상표 출원 당시 수요자들에게 원고의 출처를 표시하는 것으로 현저하게 인식된 저명상표로 인정되었다. 식별력 손상 염려의 뜻과 4가지 판단 요소는 상표법상 등록상표가 타인의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표인지는 무엇으로 판단할까? 참조.
- 나. Q: 식별력 없는 부분이 붙은 등록상표는 저명상표와 무엇으로 대비하는가?
요부 ‘LEGO’로 대비하였다. 대법원은 등록상표 중 ‘CHEM’과 ‘PHARMA’ 부분이 의약품류의 원재료, 효능, 용도 등을 기술하는 것으로서 식별력이 없거나 미미하므로 요부는 ‘LEGO’ 부분이라고 보았다. 이 요부가 선사용상표 1의 요부와 외관 및 호칭이 같고 선사용상표 2와 호칭이 같으므로, 등록상표는 선사용상표들과 유사하다고 판단하였다(대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결). 결합상표에서 요부를 가려 유사 여부를 대비하는 법리와 이 판결의 적용 사례는 결합상표의 식별력 유무 판단기준 및 사례 참조.
- 다. Q: 이 사건 등록상표는 선사용상표들의 식별력을 손상시킬 염려가 있는가?
손상 염려가 인정되었다. 대법원은 ‘Lego chemistry’가 ‘의약합성기법’이라는 의미로 화학 분야에서 널리 쓰이는 일반적인 학술용어라고 단정할 수 없고, 피고가 그 약칭을 반드시 사용해야 할 필요성이 있었다고 보기도 어려우므로, 피고가 연상 작용을 의도하고 등록상표를 출원한 것으로 볼 여지가 크다고 판단하였다. 또한 ‘LEGO’ 부분이 수요자들에게 등록상표에 관한 인상을 심어주므로 실제로 연상 작용이 발생할 가능성도 높다고 보았다. 원심은 선사용상표들의 긍정적 이미지와 고객흡인력이 다양한 상품으로 분산되거나 희석된다는 점을 근거로 결론을 내렸다. 대법원은 원심의 이유 설시에 충분하지 않은 부분이 있다고 하면서도, 식별력을 손상시킬 염려가 있다는 원심의 판단에는 법리를 오해한 잘못이 없다고 보아 상고를 기각하였다(대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결).
※ 관련 법률 인사이트
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4. 관련 법규 및 판례
상표법 제34조 (상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항 제11호, 제2항
① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다. 11. 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표
② 제1항은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 결정(이하 "상표등록여부결정"이라 한다)을 할 때를 기준으로 하여 결정한다. 다만, 제1항제11호ㆍ제13호ㆍ제14호ㆍ제20호 및 제21호의 경우는 상표등록출원을 한 때를 기준으로 하여 결정하되, 상표등록출원인(이하 "출원인"이라 한다)이 제1항의 타인에 해당하는지는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 하여 결정한다. 1. 제54조에 따른 상표등록거절결정 2. 제68조에 따른 상표등록결정
상표법 제117조 (상표등록의 무효심판) 제1항 제1호, 제2항
① 이해관계인 또는 심사관은 상표등록 또는 지정상품의 추가등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 등록상표의 지정상품이 둘 이상인 경우에는 지정상품마다 청구할 수 있다. 1. 상표등록 또는 지정상품의 추가등록이 제3조, 제27조, 제33조부터 제35조까지, 제48조제2항 후단, 같은 조 제4항 및 제6항부터 제8항까지, 제54조제1호ㆍ제2호 및 제4호부터 제7호까지의 규정에 위반된 경우
② 제1항에 따른 무효심판은 상표권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다. |
대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결
판시사항 [1] 상표등록 무효심판 청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제11호 후단에서 규정하는 타인의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하는지 판단하는 기준
[2] 지정상품을 ‘의약품류’로 하는 甲 주식회사의 등록상표 ‘(표장 생략)’가 완구류 등에 사용되어 온 乙 외국회사의 선사용상표 ‘(표장 생략)’와 ‘(표장 생략)’의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하는지 문제 된 사안에서, 등록상표가 지정상품에 사용될 경우, 저명상표인 선사용상표들이 가지는 식별력, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능이 손상될 염려가 있다고 한 사례
판결요지 [1] 상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 취지는 출처의 오인·혼동 염려는 없더라도 저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표의 등록을 허용하지 않음으로써 저명상표에 화체된 고객흡인력이나 판매력 등의 재산적 가치를 보호하기 위한 것이다. 여기에서 말하는 ‘식별력을 손상시킬 염려’는 ‘타인의 저명상표가 가지는 특정한 출처와의 단일한 연관 관계, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능을 손상시킬 염려’를 의미한다. 상표등록 무효심판 청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제11호 후단에서 규정하는 타인의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하는지는 등록상표와 저명상표의 동일·유사 정도, 저명상표의 인지도와 식별력의 정도, 등록상표의 출원인이 등록상표와 저명상표 사이의 연상 작용을 의도하였는지, 등록상표와 저명상표 사이에 실제 연상 작용이 발생하는지 등을 종합하여 판단하여야 한다.
[2] 지정상품을 ‘의약품류’로 하는 甲 주식회사의 등록상표 ‘(표장 생략)’가 완구류 등에 사용되어 온 乙 외국회사의 선사용상표 1 ‘(표장 생략)’와 선사용상표 2 ‘(표장 생략)’의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하는지 문제 된 사안에서, 선사용상표들은 등록상표의 출원 당시 수요자들에게 乙 회사의 출처를 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있는 저명상표에 해당하는 점, 등록상표 중 ‘CHEM’ 부분과 ‘PHARMA’ 부분은 지정상품인 의약품류의 원재료, 효능, 용도 등을 기술하는 것으로서 식별력이 없거나 미미하므로, 등록상표 중 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행할 수 있는 요부는 ‘LEGO’ 부분인데, 등록상표의 요부가 선사용상표 1과 외관 및 호칭이 서로 같고, 선사용상표 2와 호칭이 서로 같으므로 등록상표는 선사용상표들과 유사한 점, 선사용상표들은 높은 인지도와 강한 식별력을 가지고 있는 등 甲 회사가 선사용상표들과 연상 작용을 의도하고 등록상표를 출원했다고 볼 여지가 크고, ‘LEGO’ 부분은 수요자들에게 등록상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 하므로, 등록상표와 선사용상표들 사이에 실제로 연상 작용이 발생할 가능성이 높다고 보이는 점을 종합하면 등록상표가 지정상품에 사용될 경우, 저명상표인 선사용상표들이 가지는 식별력, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능이 손상될 염려가 있다고 한 사례.
특허법원 2020. 11. 26. 선고 2020허2789 판결
판결이유 발췌 살피건대, 상표권의 포기는 장래를 향하여 효력이 있을 뿐, 상표권의 등록 후 포기하기 전까지의 기간에는 권리가 유효하게 존재하고, 이에 따라 그 유효하게 존재하던 때의 상표권에 대하여 무효를 다툴 필요가 있는 원고로서는 등록무효 심판청구와 그 심판청구를 기각한 심결에 대한 심결취소소송을 제기할 이익이 있다고 할 것이므로, 피고의 본안 전 항변은 받아들이지 아니한다.
(중략)
선사용상표들이 저명상표인 점, 이 사건 등록상표가 선사용상표들의 표장 구성 전체를 그대로 포함함으로써 양 표장이 전체적으로 서로 유사한 표장에 해당하는 점은 앞서 본 바와 같은바, 이 경우 양 표장에 대한 상품출처의 혼동가능성이나 경쟁관계와는 상관없이 선사용상표들과 유사한 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용됨으로써 저명상표주인 원고가 막대한 비용과 노력을 투자하여 구축한 선사용상표들에 대한 긍정적 이미지, 광고선전력, 고객흡인력 등이 다양한 상품으로 분산되거나 희석되고, 이에 따라 결과적으로 저명상표인 선사용상표들이 갖는 식별력 또는 출처표시 기능 역시 손상될 것으로 봄이 타당하다. |
