김정현 변호사

<한눈에 보는 저명상표 식별력 손상과 등록무효>

1. 다른 업종에 유명 브랜드 이름을 넣은 상표의 등록 문제

유명 브랜드 이름을 전혀 다른 업종의 상표에 넣더라도 소비자가 두 회사를 혼동하지 않으니 괜찮다고 생각하기 쉽습니다. 그러나 상표법 제34조 제1항 제11호 후단에 따르면 출처 혼동이 없더라도 저명상표의 식별력이나 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표는 등록받을 수 없습니다. 대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결은 장난감 상표 ‘LEGO’와 의약품 상표 ‘LEGOCHEMPHARMA’ 사이의 분쟁에서 이 규정을 적용한 사례입니다.

• 가. 연구 기법의 약칭으로 의약품 상표를 등록한 A씨
  
  의약품을 연구하는 회사를 운영하는 A씨가 자신이 쓰는 연구 기법의 이름을 줄여, 유명 장난감 브랜드와 같은 영문자에 ‘CHEM’과 ‘PHARMA’를 붙인 상표를 의약품류에 등록했다고 가정해 보겠습니다. A씨는 장난감과 의약품은 업종이 달라 소비자가 출처를 혼동할 일이 없다고 여길 수 있습니다. 하지만 브랜드 권리자가 식별력 손상 염려를 이유로 등록무효심판을 청구하면, 두 상표의 동일·유사 정도, 저명상표의 인지도와 식별력, 연상 작용의 의도, 실제 연상 작용의 발생 여부를 종합하여 무효 여부를 판단합니다.

• 나. A씨와 달리 브랜드 상품과 출처 혼동이 생기는 경우
  
  상표법 제34조 제1항 제11호는 전단에서 저명상표의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하는 상표를, 후단에서 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표를 등록받을 수 없는 상표로 규정하고 있습니다. 소비자가 A씨의 상품을 브랜드 권리자의 상품으로 오인할 정도라면 전단이 문제 되며, 그러한 혼동이 없더라도 후단이 적용될 수 있습니다. 따라서 업종이 다르다는 사정만으로 상표등록이 그대로 유지된다고 볼 수는 없습니다.
   

2. 업종이 다르면 괜찮다는 생각과 실제 분쟁

• 가. 상표 분쟁을 같은 업종의 문제로만 보는 오해
  
  상표 분쟁을 상품이 같거나 비슷한 경우의 문제로만 여기는 경우가 있습니다. 그러나 상표법 제34조 제1항 제11호 후단은 저명상표에 화체된 고객흡인력이나 판매력 등의 재산적 가치를 보호하기 위한 규정입니다. 따라서 출처 혼동 염려가 없더라도 저명상표의 식별력이나 명성을 손상시킬 염려가 있다면 상표등록이 허용되지 않습니다.

• 나. 장난감 상표 LEGO와 의약품 상표 사이의 등록무효 분쟁
  
  완구류 등에 ‘LEGO’와 ‘레고’ 상표를 사용해 온 원고는 의약품류를 지정상품으로 한 피고의 등록상표 ‘LEGOCHEMPHARMA’에 대하여 등록무효심판을 청구하였습니다. 특허심판원은 이 청구를 기각하였으나, 원심인 특허법원 2020. 11. 26. 선고 2020허2789 판결은 등록상표가 선사용상표들과 유사하여 그 식별력을 손상시킬 염려가 있다고 판단하였습니다. 이어 대법원도 원심의 판단을 수긍하여 피고의 상고를 기각하였습니다.
  
  이 사건에 적용된 식별력 손상 염려의 뜻과 판단 요소는 법률위키 상표법상 등록상표가 타인의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표인지는 무엇으로 판단할까? 참조.
   

3. 법무법인 창경 김정현 대표변호사가 설명하는 식별력 손상 염려의 판단

• 가. 덧붙인 부분의 식별력이 미미하면 요부끼리 견주어 유사 여부를 정합니다
  
  이 사건에서 대법원은 등록상표 중 ‘CHEM’과 ‘PHARMA’ 부분이 의약품류의 원재료, 효능, 용도 등을 기술하는 것으로서 식별력이 없거나 미미하다고 보았습니다. 그래서 등록상표의 요부를 ‘LEGO’로 보고, 그 요부가 선사용상표들과 외관 또는 호칭이 같다는 이유로 두 상표가 유사하다고 판단하였습니다. 피고는 등록상표가 ‘LEGOCHEM’으로 인식될 것이라고 주장했지만, 대법원은 제출된 자료만으로는 그렇게 단정하기 어렵다고 보았습니다.

• 나. Q: 연상 작용을 노린 출원이었는지는 무엇을 보고 판단합니까?
  
  선사용상표들의 인지도와 식별력, 출원인이 쓴 용어가 그 분야의 일반적인 용어인지, 그 용어를 꼭 써야 할 필요성이 있었는지 등을 함께 봅니다. 이 사건에서 대법원은 ‘Lego chemistry’가 ‘의약합성기법’이라는 의미로 화학 분야에서 널리 쓰이는 일반적인 학술용어라고 단정할 수 없고, 피고가 그 약칭을 반드시 사용해야 할 필요성이 있었다고 보기도 어렵다고 보았습니다. 그래서 피고가 연상 작용을 의도하고 등록상표를 출원했다고 볼 여지가 크다고 판단하였습니다.

• 다. 실제 연상 작용은 요부가 수요자에게 남기는 인상으로 판단합니다
  
  대법원은 ‘LEGO’ 부분이 수요자들에게 등록상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 한다고 보았습니다. 이 때문에 등록상표와 선사용상표들 사이에 실제로 연상 작용이 발생할 가능성이 높다고 판단하였습니다. 출원인이 무엇을 의도했는지와 별개로, 수요자에게 실제로 어떤 인상이 남는지를 아울러 살핀 것입니다.

• 라. 4가지 요소를 종합해 단일한 출처표시 기능의 손상 염려를 판단합니다
  
  대법원은 이러한 사정을 모두 종합하여, 등록상표가 지정상품에 사용될 경우 저명상표인 선사용상표들의 단일한 출처를 표시하는 기능이 손상될 염려가 있다고 판단하였습니다. 원심의 이유 설시에 충분하지 않은 부분이 있다고 하면서도, 식별력 손상 염려를 인정한 원심의 결론은 그대로 수긍하였습니다.
   

4. 유명 브랜드와 겹치는 상표를 출원하기 전 점검 사항

업종이 다르다는 이유만으로 유명 브랜드와 같은 영문자를 상표에 사용하면, 등록을 받은 뒤에도 무효심판이 청구될 수 있습니다. 더욱이 상표법 제117조 제2항은 상표권이 소멸된 후에도 무효심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있으므로, 출원 단계에서부터 요부와 연상 작용을 미리 따져 두는 편이 안전합니다.

• 가. 출원 전에 확인할 것
  
  출원하려는 상표에서 독립하여 출처를 표시하는 요부가 무엇인지, 그리고 그 요부가 저명상표와 외관이나 호칭이 같은지를 먼저 확인합니다. 아울러 상표에 사용한 용어가 그 분야에서 널리 쓰이는 일반적인 용어인지, 그 용어를 사용해야 할 필요성을 보여 줄 자료가 있는지도 함께 점검합니다.

• 나. 상표 출원부터 분쟁 대응까지의 순서
  
  1) 출원하려는 상표의 요부를 먼저 특정합니다.
  
  2) 그 요부가 기존의 저명상표와 외관이나 호칭이 같은지 조사합니다.
  
  3) 상표에 사용한 용어의 의미와 사용 필요성을 뒷받침할 자료를 확보합니다.
  
  4) 무효심판이 청구되면 상표법 제117조 제1항 제1호의 무효 사유에 관한 주장과 증거를 정리합니다.
   

법무법인 창경 김정현 대표변호사는 업종이 다른 상표라도 저명상표와 겹치는 요부가 있다면 출원 전에 식별력 손상 염려를 함께 검토해 두어야 한다고 조언합니다.

5. 저명상표 식별력 손상에 대해 많이 묻는 질문

• Q. 상표권이 소멸한 뒤에도 무효심판을 청구할 수 있나요?
  
  청구할 수 있습니다. 상표법 제117조 제2항은 같은 조 제1항에 따른 무효심판을 상표권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다고 규정하고 있습니다. 이 사건에서도 피고가 소송 중에 상표권을 포기하였으나, 원심은 포기 전까지 유효하던 상표권의 무효를 다툴 이익이 여전히 남아 있다고 보았습니다.

• Q. 상표법에서 명성 손상과 식별력 손상은 같은 사유인가요?
  
  상표법은 두 사유를 구분하여 규정하고 있습니다. 상표법 제34조 제1항 제11호 후단에는 ‘식별력 또는 명성을 손상시킬 염려’라고 적혀 있는데, 대법원은 이 가운데 식별력 손상 염려를 단일한 출처를 표시하는 기능을 손상시킬 염려로 해석하였습니다.

• Q. 저명상표인지는 언제를 기준으로 판단하나요?
  
  등록상표를 출원한 때를 기준으로 판단합니다. 상표법 제34조 제2항 단서는 같은 조 제1항 제11호에 해당하는지를 상표등록출원을 한 때를 기준으로 결정하되, 출원인이 같은 항의 타인에 해당하는지는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 결정한다고 정합니다. 이 사건에서도 대법원은 선사용상표들이 등록상표 출원 당시 수요자들에게 현저하게 인식된 저명상표였다고 보았습니다.
   

※ 이 주제에서 다루는 법리에 대한 더 자세한 법률지식은 법률위키 [판례분석] LEGO와 LEGOCHEMPHARMA 등록무효: 다른 상품 사이 저명상표의 식별력 손상(대법원 2020후11943) 을 참고하십시오.