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104.[판례분석] 결합상표의 요부와 상표권 침해 판단: 요부가 여럿인 제품명의 유사 여부(대법원 2024도8174)
[판례분석] 결합상표의 요부와 상표권 침해 판단: 요부가 여럿인 제품명의 유사 여부(대법원 2024도8174)
![[판례분석] 결합상표의 요부와 상표권 침해 판단: 요부가 여럿인 제품명의 유사 여부(대법원 2024도8174)](https://api.nepla.ai/api/v1/file/1788329885579-9e0df0ca742fbf46.png)
<핵심 요약>
여러 단어를 이어 붙인 결합상표는 전체를 놓고 유사 여부를 보는 것이 원칙이지만, 그 안에 독립하여 출처를 표시하는 요부가 있으면 그 요부를 먼저 대비한다. 요부는 하나로 정해져 있지 않아 여러 부분이 각각 요부가 될 수 있고, 그중 하나가 등록상표와 유사하면 두 표장은 유사한 것으로 평가될 수 있다. 대법원 2025. 11. 20. 선고 2024도8174 판결은 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결이 세운 요부 대비 법리를 형사 침해 사건에 적용하여, 요부를 하나로만 본 원심을 파기·환송한 사례이다.
자세한 기본 법리는 아래 위키를 참고하십시오.
- 결합상표의 식별력 유무 판단기준 및 사례
- 상표의 유사성
- 상표법위반의 요건
- [사례분석] 캐릭터 굿즈 상표권 침해 소송: 결합상표 요부 식별력과 위약벌 방어
- [사례분석] 개 옆모습 그림은 상표의 요부가 될 수 있나?
1. 제품명에 여러 단어가 붙어 있을 때 생기는 다툼
화장품처럼 제품명이 긴 상품에서는 브랜드와 라인명, 색상어, 제형어가 한 줄에 이어 붙는다. 그 가운데 하나가 다른 회사의 등록상표와 겹치면, 사용자는 흔히 자기 브랜드가 앞에 붙어 있으니 출처가 구별된다고 주장한다. 유사상표 사용에 의한 침해가 공소사실인 형사 사건에서는 표장이 유사하지 않다고 보면 그 공소사실이 성립하지 않지만, 유사하다고 보더라도 고의를 비롯한 나머지 요건이 남는다.
이 사건은 립스틱 광고에 쓰인 사용상표 ‘CATALIC Narcisse Nudism Holic Matte Lipstick’이 다른 회사의 등록상표와 유사한지를 다투었다. 사용상표에는 조어인 ‘CATALIC’이 앞에 있었고, 등록상표와 철자가 같은 ‘Nudism’은 그 뒤에 있었다. 어느 부분을 기준으로 두 상표를 견주어야 하는지가 정면으로 문제되었다.
제1심은 공소사실을 유죄로 판단하였으나, 원심인 서울중앙지방법원 2024. 5. 10. 선고 2023노607 판결은 제1심판결을 파기하고 무죄를 선고하였다. 대법원 2025. 11. 20. 선고 2024도8174 판결은 그 판단에 상표권 침해에 관한 법리오해가 있다고 보아 원심을 파기·환송하였다.
2. 결합상표의 유사 여부를 재는 세 단계
- 가. Q: 결합상표는 전체를 보는가, 부분을 보는가?
둘 이상의 문자나 도형이 조합된 결합상표는 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이다. 다만 그 안에 일반 수요자에게 인상을 심어주어 그 부분만으로 독립하여 출처를 표시하는 부분, 곧 요부가 있으면 먼저 그 요부를 대비한다. 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결은 요부가 있으면 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비할 수 있다고 보았다.
- 나. Q: 어떤 부분이 요부가 되는가?
주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지를 본다. 여기에 다른 구성 부분과 견준 상대적 식별력 수준, 결합의 상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정까지 함께 고려한다. 대법원 2024. 10. 25. 선고 2023후11180 판결은 이 기준을 정리하면서, 요부라고 할 만한 것이 없으면 전체관찰의 원칙으로 돌아간다고 밝혔다.
- 다. Q: 요부라고 할 만한 것이 없으면 어떻게 되는가?
그때는 상표를 전체로서 대비한다. 대법원 2018. 8. 30. 선고 2017후981 판결은 요부라고 할 만한 것이 없다면 전체관찰의 원칙에 따라 상표를 전체로서 대비하여야 한다고 보았다. 요부가 있는지에 따라 대비 방법이 달라지므로, 먼저 그 부분만으로 독립하여 출처표시기능을 하는 요부가 있는지를 가려야 한다.
3. 요부를 하나로 좁힌 원심을 대법원이 파기한 이유
- Q: 원심과 대법원의 판단은 어디에서 갈렸는가?
원심은 사용상표의 요부를 ‘CATALIC’ 하나로 보고, 등록상표에 그 부분이 없으므로 두 상표가 유사하지 않다고 보았다. 대법원은 각 구성 부분의 식별력과 광고에서의 표시 방식을 따로 따져 ‘CATALIC’, ‘Narcisse’, ‘Nudism’이 모두 요부에 해당한다고 보았다. 어느 부분에 식별력을 인정하는지가 두 판단을 갈랐다.
- 가. 식별력이 없거나 미약한 부분을 먼저 걷어낸 과정
대법원은 ‘Matte’와 ‘Lipstick’은 광택이 나지 않는 립스틱이라는 상품의 성질을 직감하게 하고, 접미사인 ‘Holic’은 앞의 ‘Nudism’을 강조할 뿐 새로운 관념을 만들지 않는다고 보았다. 색조 화장품에서 피부색을 직감하게 하는 ‘누드’와 달리, ‘Nudism’은 일상적으로 쓰이는 용어가 아니어서 일반 수요자가 의미를 쉽게 관념할 수 없다고 판단하였다. 그 결과 ‘Nudism’은 사용상품과의 관계에서 식별력을 가진다고 보았다.
- 나. 요부가 셋이라고 본 근거와 광고의 표시 방식
대법원은 광고에서 사용상표가 네 줄로 나뉘어 표시된 점을 들어, 세 단어가 결합한 일체로서만 식별표지로 기능한다고 볼 수 없다고 보았다. 문자상표의 유사 여부 판단에서는 호칭이 중요하므로, ‘CATALIC’이 대문자로 적혀 있다는 사정만으로 그 부분만이 강한 인상을 준다고 단정하기 어렵다고 하였다. 따라서 ‘CATALIC’과 ‘Narcisse’, ‘Nudism’이 각각 요부에 해당한다고 판단하였다.
- 다. 요부 하나가 유사하면 표장이 유사하다는 결론
대법원은 요부 가운데 하나인 ‘Nudism’을 등록상표와 대비하면 글자체에 다소 차이가 있을 뿐 영문 철자가 같아 외관이 유사하고 호칭도 ‘누디즘’으로 같다고 보았다. 지정상품인 립스틱과 사용상품인 립스틱은 동일·유사하므로, 그 상표를 립스틱에 쓰면 출처를 오인·혼동할 염려가 있다고 판단하였다. 대법원은 이와 달리 본 원심의 판단에 법리오해가 있다고 보아 원심판결을 파기하고 사건을 원심법원에 환송하였다.
※ 관련 법률 인사이트
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4. 관련 법규 및 판례
① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다) 또는 전용사용권을 침해한 것으로 본다. 1. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 행위
상표권 또는 전용사용권의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.
법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제230조, 제233조 또는 제234조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에는 다음 각 호의 구분에 따른 벌금형을 과(科)하고, 그 개인에게는 해당 조문의 벌금형을 과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 제230조를 위반한 경우: 3억원 이하의 벌금 |
대법원 2025. 11. 20. 선고 2024도8174 판결
판시사항 [1] 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표의 유사 여부를 판단하는 기준 / 상표의 구성 부분 중 요부(要部)가 있는 경우, 상표의 유사 여부를 판단하는 방법
[2] 화장품 제조판매업 등을 영위하는 피고인 甲 주식회사의 대표이사인 피고인 乙이 피해자 丙 주식회사의 등록상표인 ‘’과 유사한 ‘누디즘 홀릭 매트 립스틱’이라는 상표가 기재된 립스틱을 오픈마켓을 통해 ‘CATALIC Narcisse Nudism Holic Matte Lipstick’으로 광고하면서 불상량을 판매, 보관하여 丙 회사의 상표권을 침해하였다는 내용으로 기소된 사안에서, 丙 회사 등록상표의 표장은 ‘’이고 지정상품은 립스틱, 마스카라 등이며, 피고인들 사용상표의 표장은 ‘CATALIC Narcisse Nudism Holic Matte Lipstick’이고 사용상품은 립스틱인 점 등 제반 사정을 종합하면, 사용상표의 ‘CATALIC’ 부분, ‘Narcisse’ 부분, ‘Nudism’ 부분은 모두 요부(要部)에 해당하고, 등록상표인 ‘’과 사용상표의 요부 중 하나인 ‘Nudism’ 부분을 서로 대비하면 글자체 등에 다소 차이가 있을 뿐 영문 부분의 철자가 동일하여 외관이 유사하고 호칭이 모두 ‘누디즘’으로 동일하므로 등록상표와 사용상표는 표장이 유사하며, 등록상표의 지정상품인 립스틱 등과 사용상표의 사용상품인 립스틱은 상품이 동일·유사하여 등록상표와 표장이 유사한 사용상표를 립스틱에 사용할 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다는 이유로, 이와 달리 사용상표가 등록상표와 유사하지 않다고 보아 피고인들에게 무죄를 선고한 원심판결에 상표권 침해에 관한 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례
판결이유 발췌 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이다(‘전체관찰의 원칙’). 그런데 상표의 구성 부분 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우, 적절한 전체관찰의 결론을 이끌어내기 위해서는 먼저 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다(‘요부의 대비’). 상표의 어느 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여야 한다. 이러한 요부라고 할 만한 것이 없다면 전체관찰의 원칙에 따라 상표를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하여야 한다(‘전체의 대비’)(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 대법원 2018. 8. 30. 선고 2017후981 판결, 대법원 2024. 10. 25. 선고 2023후11180 판결 등 참조).
(중략)
이 사건 사용상표 ‘CATALIC’ 부분, ‘Narcisse’ 부분, ‘Nudism’ 부분은 각각 일반 수요자에게 이 사건 사용상표에 관한 인상을 심어주는 등 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행한다고 볼 수 있으므로, 모두 이 사건 사용상표의 요부에 해당한다. 이 사건 등록상표인 ‘(표장 생략)’과 이 사건 사용상표의 요부 중 하나인 ‘Nudism’ 부분을 서로 대비하면, 이들은 글자체 등에 다소 차이가 있을 뿐 영문 부분의 철자가 동일하여 외관이 유사하고 그 호칭이 모두 ‘누디즘’으로 동일하다. 따라서 이 사건 등록상표와 이 사건 사용상표는 표장이 유사하다.
그런데도 원심은 판시와 같은 이유만으로 피고인들의 이 사건 사용상표가 피해 회사의 이 사건 등록상표와 유사하지 않다고 보아 피고인 1의 상표권 침해행위에 관한 고의 여부 등에 대하여 나아가 심리하지 않은 채 피고인들이 피해자의 상표권을 침해하지 않았다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표권 침해에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.
대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결
판시사항 [1] 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표의 유사 여부를 판단하는 방법
[2] 상표에서 요부가 존재하는 경우 그 부분이 분리관찰되는지 따질 필요 없이 요부만 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있는지 여부(적극) 및 상표의 구성 부분이 요부인지 판단하는 방법 / 이러한 법리가 서비스표에도 마찬가지로 적용되는지 여부(적극)
판결요지 [1] 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다.
[2] 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다.
그리고 상표의 구성 부분이 요부인지는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.
이러한 법리는 서비스표에 대하여도 마찬가지로 적용된다.
대법원 2018. 8. 30. 선고 2017후981 판결
판시사항 [1] 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표의 유사 여부를 판단하는 방법 / 상표의 구성 부분이 요부인지 판단하는 방법
판결이유 발췌 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 그러나 상표 중에서 요부라고 할 만한 것이 없다면 전체관찰의 원칙에 따라 상표를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하여야 한다.
대법원 2024. 10. 25. 선고 2023후11180 판결
판시사항 [1] 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표의 유사 여부를 판단하는 방법 / 상표의 구성 부분 중 요부가 있는 경우, 상표의 유사 여부를 판단하는 방법
판결요지 [1] 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이다(‘전체관찰의 원칙’). 그런데 상표의 구성 부분 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부(要部)가 있는 경우, 적절한 전체관찰의 결론을 이끌어내기 위해서는 먼저 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다(‘요부의 대비’). 상표의 어느 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여야 한다. 이러한 요부라고 할 만한 것이 없다면 전체관찰의 원칙에 따라 상표를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하여야 한다(‘전체의 대비’). |
