김정현 변호사

1. 요부를 하나로 좁히지 않고 셋을 인정한 판례의 의의

대법원 2025. 11. 20. 선고 2024도8174 판결은 결합상표의 요부가 반드시 하나여야 하는 것은 아니라는 점을 형사 사건에서 확인하였습니다. 상표법 제230조는 상표권 침해행위자를 7년 이하의 징역이나 1억원 이하의 벌금으로 처벌합니다. 상표법 제235조 제1호는 대표자나 종업원 등이 법인의 업무에 관하여 제230조를 위반하면 법인에도 3억원 이하의 벌금형을 과합니다. 다만 법인이 상당한 주의와 감독을 게을리하지 않은 경우는 제외합니다. 유사 여부는 형사 책임 판단의 한 단계이며, 유사성이 인정되어도 고의 등 나머지 요건을 더 심리해야 합니다.

실무에서는 자기 브랜드를 제품명 앞에 붙이면 출처가 구별된다는 설명이 자주 나옵니다. 이 판결은 그 설명이 언제나 통하지는 않는다는 점을 보여 줍니다. 앞에 붙인 브랜드가 요부라는 사실이 뒤에 붙은 단어가 요부가 아니라는 뜻은 아니기 때문입니다.

2. 립스틱 제품명을 둘러싸고 다투어진 사실관계

화장품 제조판매업을 하는 회사의 대표이사가 오픈마켓 광고에 ‘CATALIC Narcisse Nudism Holic Matte Lipstick’이라는 사용상표를 표시하여 립스틱을 판매하고 보관하였습니다. 피해 회사는 그보다 앞서 화장품류로 상표를 등록해 두고 있었고, 지정상품에는 립스틱이 들어 있었습니다.

검사는 사용상표가 등록상표와 유사하여 상표권을 침해하였다고 보아 대표이사를 기소하였고, 회사는 양벌규정으로 함께 기소되었습니다. 제1심은 이를 유죄로 판단하였습니다.

원심은 사용상표의 요부를 앞머리의 조어로 특정한 뒤, 등록상표에 그 조어가 없으므로 두 상표가 유사하지 않다고 보아 제1심판결을 파기하고 무죄를 선고하였습니다. 대법원은 요부를 그렇게 좁힐 수 없다고 보아 원심을 파기·환송하였습니다.

3. 법무법인 창경 김정현 대표변호사가 해설하는 제품명 설계와 침해 위험 점검

• Q: 제품명에 자사 브랜드를 붙이면 상표권 침해를 피할 수 있습니까?
  
  그렇게 단정할 수 없습니다. 앞에 붙인 브랜드가 요부이더라도 뒤의 단어가 곧바로 요부가 되는 것은 아닙니다. 독립적인 출처표시기능과 상대적 식별력, 결합상태, 지정상품 및 거래실정 등을 종합해야 합니다. 상표법 제108조 제1항 제1호는 타인의 등록상표와 유사한 상표를 동일·유사한 상품에 사용하는 행위를 침해로 봅니다. 요부 대비 등을 거쳐 두 표장이 유사하다고 평가되고 동일·유사한 상품에 사용된 경우 침해가 성립할 수 있습니다.

• 가. 제품명을 쪼개어 부분마다 식별력을 재 둡니다
  
  제품명을 하나의 덩어리로 보지 말고 단어 단위로 나누어 각 부분이 상품의 성질을 직감하게 하는지부터 확인해야 합니다. 성질을 직감하게 하거나 업계에서 흔히 쓰는 용어라면 식별력이 낮지만, 그렇지 않은 단어는 그 자체로 요부가 될 수 있습니다. 비슷해 보이는 두 단어라도 일상적으로 쓰이는지에 따라 평가가 갈립니다.

• 나. 광고에서 실제로 어떻게 표시하는지를 함께 봅니다
  
  요부 판단에는 거래실정이 들어가므로, 광고에서 제품명을 한 줄로 붙여 쓰는지 여러 줄로 나누어 쓰는지가 근거가 됩니다. 줄을 나누어 표시하면 각 부분이 따로 인식된다는 사정으로 읽힐 수 있습니다. 대문자로 표기되어 있다는 등의 사정만으로 그 부분만 강한 인상을 준다고 주장하기는 어렵습니다.

• 다. 형사 사건이라는 점을 계산에 넣습니다
  
  상표권 침해가 형사로 넘어가면 유사 여부 외에 고의 여부도 심리 대상이 됩니다. 이 사건에서 대법원은 원심이 유사하지 않다고 보아 고의 판단으로 나아가지 않은 점까지 짚었습니다. 출원 전 선행상표 조사 기록과 사내 검토 자료를 남겨 두면 고의 국면에서 쓸 수 있는 자료가 됩니다.
   

4. 제품명을 정하기 전에 점검할 것

제품명은 정해진 뒤에 포장과 광고까지 함께 고쳐야 해 바꾸는 부담이 큽니다. 포장과 광고, 온라인 상품 페이지가 모두 그 이름으로 만들어지기 때문에, 이름을 정하기 전 단계에서 각 단어를 기준으로 선행상표를 조사해 두어야 합니다. 조사 범위는 지정상품이 동일·유사한 범위까지 넓혀 잡는 편이 안전합니다.

이미 판매를 시작한 뒤 경고장을 받았다면 요부 판단부터 다시 짚어야 합니다. 법무법인 창경 김정현 대표변호사는 제품명이 여러 단어로 이루어진 경우에는 부분마다 식별력을 따로 검토하고, 광고의 실제 표시 방식까지 함께 정리해 두어야 한다고 조언합니다.

※ 이 주제에서 다루는 법리에 대한 더 자세한 법률지식은 네플라 법률위키 [판례분석] 결합상표의 요부와 상표권 침해 판단: 요부가 여럿인 제품명의 유사 여부(대법원 2024도8174) 페이지를 참고하십시오.