44.1.

상표법상 선사용권을 취득할 수 있는 선사용자는 누구를 말할까?

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<핵심 요약>

상표법 제99조 제1항은 타인의 상표등록출원 전부터 부정경쟁의 목적 없이 상표를 계속 사용하여 출원 시에 국내 수요자 사이에 특정인의 상품 표시로 인식된 사람에게 그 상표를 계속 사용할 권리를 준다. 상표법 제99조 제1항에 따라 선사용권을 취득할 수 있는 선사용자는 상표등록출원된 상표와는 기원을 달리하는 별개의 상표 사용자이거나 이러한 별개의 상표 사용자로부터 그 상표를 알게 된 사람을 말한다. 특허법원 2025. 11. 19. 선고 2024나11525 판결은 식물신품종 보호법상 선사용자의 범위를 밝힌 대법원 2015. 6. 11. 선고 2014다79488 판결의 취지를 참조하여 이 기준을 상표 선사용권에 적용한 사례이다.

자세한 기본 법리는 아래 위키를 참고하십시오.

• 상표권효력의 제한
• 상표권 선사용권 관련 자주 묻는 질문: 상표권 침해 경고 시 선사용권 입증 방법
• [사례분석] 상표등록거절 후 상표권침해금지 가처분 방어의 주요 쟁점: 선사용권 인정 여부
   

1. 선사용권의 의의와 선사용자의 범위가 문제되는 이유

• 가. Q: 상표법상 선사용권을 취득할 수 있는 선사용자는 누구를 말하는가?
  
  상표등록출원된 상표와 기원을 달리하는 별개의 상표 사용자이거나, 이러한 별개의 상표 사용자로부터 그 상표를 알게 된 사람을 말한다. 특허법원은 상표법 제99조 제1항의 취지와 문언에 비추어 이와 같이 판단하였다(특허법원 2025. 11. 19. 선고 2024나11525 판결).
  
  선사용권은 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 사람이 일정한 요건을 갖추면 그 상표를 계속 사용할 수 있게 하는 권리이다(상표법 제99조 제1항). 상표법상 먼저 출원한 사람에게 상표를 등록해 주는 선출원주의가 적용되므로, 출원 전부터 상표를 사용해 온 사람의 계속 사용을 어디까지 보호할지가 문제된다. 상표권의 효력이 미치지 않는 경우 전반은 상표권효력의 제한 참조.
   

2. 선사용권의 요건과 선사용자의 범위를 정하는 기준

• 가. 선사용권은 사용 요건과 인식 요건을 모두 갖추어야 한다
  
  선사용권을 취득하려면 부정경쟁의 목적 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 상표를 사용하고 있어야 한다(상표법 제99조 제1항 제1호). 아울러 그 사용의 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자 사이에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 한다(같은 항 제2호). 이러한 요건을 갖춘 사람의 지위를 승계한 사람도 선사용권을 가진다(같은 항 본문). 요건별 입증 자료는 상표권 선사용권 관련 자주 묻는 질문: 상표권 침해 경고 시 선사용권 입증 방법 참조.

• 나. Q: 상표등록출원 전부터 상표를 써 왔다면 누구나 선사용권을 취득할 수 있는 선사용자가 되는가?
  
  그렇지 않다. 특허법원은 상표법 제99조 제1항이 엄격한 선출원주의 운영에 따른 문제점을 보완하기 위해 사용주의적 요소를 반영하여 진정한 상표 사용자의 이익을 보호하려는 규정이라고 보았다. 따라서 이러한 취지와 문언에 비추어 볼 때, 선사용권을 취득할 수 있는 선사용자는 상표등록출원된 상표와는 기원을 달리하는 별개의 상표 사용자이거나 그 사용자로부터 상표를 알게 된 사람이라고 판단하였다(특허법원 2025. 11. 19. 선고 2024나11525 판결).
   

선사용권의 요건과 선사용자의 범위

3. 선사용자의 범위에 관한 판단 기준과 적용

• 가. 식물신품종 보호법의 선사용 법리가 참조되었다
  
  대법원은 식물신품종 보호법 제64조의 선사용에 의한 통상실시권을 다루었다. 이때 이 통상실시권을 취득할 수 있는 선사용자를 특별한 사정이 없는 한 품종보호 출원된 보호품종의 육성자와는 기원을 달리하는 별개의 육성자이거나 그 육성자로부터 보호품종을 알게 된 자로 보았다(대법원 2015. 6. 11. 선고 2014다79488 판결). 이에 따라 그 사건에서는 육성자로부터 묘목을 매수하여 육성자가 알려 준 방법으로 증식한 사람이 통상실시권을 취득하지 못하였다. 특허법원은 이 판결의 취지를 참조하여 상표 선사용자의 범위를 같은 구조로 판단하였다.

• 나. 창업자의 표장을 이어 쓴 회사는 별개의 상표 사용자가 아니었다
  
  특허법원 2025. 11. 19. 선고 2024나11525 판결에서 상표권자는 회사를 설립하기 전부터 직접 만든 표장으로 개인 사업을 하다가, 회사를 설립하여 대표이사가 된 뒤 회사가 그 사업을 이어가며 표장을 계속 사용하게 하였다. 법원은 회사가 표장을 사용한 것이 설립자이자 당시 대표이사였던 상표권자의 사용허락에 따른 것이며, 상표권자가 허락하지 않았다면 회사는 적법하게 표장을 사용할 수 없었을 것이라고 보았다. 이에 따라 회사는 상표권자가 나중에 출원한 제2·3 등록상표와 기원을 달리하는 별개의 상표 사용자가 아니라고 판단하였다. 사용허락을 받은 사람의 선사용권은 상표법상 상표권자로부터 사용허락을 받아 상표를 써 온 자도 그 상표권자의 등록상표에 관하여 선사용권을 취득할 수 있을까? 참조. 사건의 전체 경과는 [판례분석] 상표권자에게 사용허락을 받은 회사의 선사용권: 별개 사용자 요건과 상표권 비침해확인(특허법원 2024나11525) 참조.
   

4. 관련 법규 및 판례