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[사례분석] 상표등록거절 후 상표권침해금지 가처분 방어의 주요 쟁점: 선사용권 인정 여부

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<핵심 요약>

상표법상 선사용권(상표법 제99조)은 타인의 상표등록출원 전부터 사용하여 수요자에게 특정 출처로 인식된 미등록 상표 사용자를 보호하는 핵심 권리이다. 법원은 선사용권 주장이 설득력 있게 소명되면, 등록상표권자가 신청한 상표권 침해금지 가처분의 피보전권리나 보전의 필요성이 부족하다고 보아 이를 기각한다. 이는 형식적인 등록보다 먼저 쌓아온 실질적인 영업 신뢰를 보호하는 것이, 가처분으로 즉각 금지하는 것보다 중요하기 때문이다.

자세한 기본 법리는 아래 위키들을 참고하십시오.

• 선사용 상표 및 모방 등록상표의 법적 문제
• 내가 먼저 쓰고 있던 상호, 상표권 침해금지 청구를 받는다면?

1. 사건 개요

사용자 A는 'ooo'라는 상표를 사용하기 위해 특허청에 상표등록출원을 하였으나, 선출원된 타인의 상표와 유사하다는 이유로 등록이 거절되었다. 이후 경쟁업체 B가 동일한 상표를 등록한 뒤, A를 상대로 상표권 침해금지 가처분을 신청하였다. A는 B보다 먼저 해당 상표를 사용하고 있었음을 근거로 상표법상 선사용권을 주장하며 가처분에 대응하였다.

2. 핵심 법률 쟁점

본 사건의 핵심 법률 쟁점은 상표등록 없이 먼저 상표를 사용해 온 A가, 이후에 상표권을 취득한 B의 상표권 침해금지 주장으로부터 자신의 영업을 방어할 수 있는지, 즉 상표법 제99조 제1항에 따른 선사용권의 인정 요건을 충족하였는지 여부이다.

구체적으로는 A가 ① 부정경쟁의 목적 없이, ② B의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 상표를 사용하였고, ③ 그 결과 B의 출원 시점에 국내 수요자 간에 그 상표가 A의 상품을 표시하는 것으로 인식되었는지를 입증하는 것이 관건이었다.

3. 법원의 판단 및 법리적 분석

Q: 법원은 상표권 없는 선사용자의 권리를 어떻게 판단했을까? 

서울중앙지방법원은 채무자(A)가 상표법 제99조 제1항에 따른 선사용권을 보유하고 있다고 볼 여지가 크다고 판단하였다. 법원은 채권자(B)가 신청한 가처분이 인용되기 위해 필요한 '보전의 필요성'이 소명되지 않았다고 보았다. 이는 채무자 A의 선사용권 주장이 설득력 있게 소명되어, 향후 본안소송에서 채권자 B가 승소할 가능성이 높다고 단정하기 어렵다고 판단했기 때문이다.

이러한 판단의 법리적 근거는 다음과 같다. 

• 상표법상 선사용권: 상표법은 등록주의를 원칙으로 하지만, 부정한 목적 없이 타인의 상표등록출원 전부터 계속 상표를 사용하여 국내 수요자에게 특정인의 출처표시로 인식된 경우에는 그 상표를 계속 사용할 권리, 즉 선사용권을 인정하여 미등록 상표 사용자를 보호한다.
   
• 보전의 필요성: 상표권 침해금지 가처분과 같은 만족적 가처분은 본안 판결을 통해 얻으려는 내용과 실질적으로 동일한 결과를 가져오므로, 그 필요성이 더욱 엄격하게 요구된다. 본안소송에서 다툼의 여지가 크거나 신청인이 패소할 가능성이 있는 경우에는 보전의 필요성이 부정된다.
   
• 대법원 판례: 대법원 2021. 12. 30. 선고 2020후11431 판결 등에 따르면, 상표법 제99조 제1항 제2호의 '특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식'되는 정도는 반드시 전국적으로 알려질 필요는 없으며, 특정 지역 범위 내에서 거래자 및 수요자에게 알려진 것으로 충분하다고 본다.
   

결론적으로 법원은 등록상표권자의 권리행사일지라도, 선사용자의 정당한 권익을 침해할 수 없다는 점을 명확히 하였다. 법원은 가처분 신청을 기각하며, 사실상 A가 해당 상표를 계속 사용할 수 있는 권리가 있음을 인정하였다.

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