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- 34.1. 영업방법 발명은 수작업의 단순 컴퓨터 자동화라는 이유로 진보성이 부정될까?
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34.1.영업방법 발명은 수작업의 단순 컴퓨터 자동화라는 이유로 진보성이 부정될까?
영업방법 발명은 수작업의 단순 컴퓨터 자동화라는 이유로 진보성이 부정될까?
<핵심 요약>
사람이 일반적으로 하던 업무나 영업방법을 시스템화해 컴퓨터로 실현한 것은 통상의 기술자의 통상의 창작 능력 발휘로 보아 특허법 제29조 제2항의 진보성이 부정될 수 있다. 그러나 수작업으로는 할 수 없던 처리를 기술적 구성으로 가능하게 한 발명은 단순 자동화로 볼 수 없다. 증권 거래 프로그램의 손익분석 특허가 문제 된 1심 판결에서 법원은 모든 가격대의 손익을 한꺼번에 연산해 보여 주는 구성이 단순 자동화가 아니라고 보고, 이를 이유로 한 진보성 부정 주장을 받아들이지 않았다.
자세한 기본 법리는 아래 위키를 참고하십시오.
- 진보성
- 특허의 요건-진보성
- 컴퓨터프로그램의 특허법적 보호
- [사례분석] 특허취소신청과 진보성 방어: 증모시술 특허의 선행기술 결합 곤란성 인정
- 특허소송 권리남용항변
- [사례분석] BM발명 사례
- [사례분석] 사이버 트레이딩 특허침해 소송: 손해배상청구권 소멸시효 완성과 실시료 상당 부당이득
1. 수작업의 단순 컴퓨터 자동화 주장의 뜻
- 가. 사람이 하던 업무를 컴퓨터로 옮긴 것은 진보성이 부정될 수 있다
특허법 제29조 제2항은 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 같은 조 제1항 각 호의 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 특허를 받을 수 없다고 정한다. 손익분석 특허를 둘러싼 1심 판결에서 법원은 미국 특허청과 대한민국 지식재산처가 사람이 일반적으로 수행하는 업무나 영업방법을 시스템화해 컴퓨터로 실현하는 것을 통상의 창작 능력 발휘로 보아 진보성을 부정한다는 사실을 인정하였다. 컴퓨터 관련 발명의 진보성이 부정되는 다른 경우는 컴퓨터프로그램의 특허법적 보호 참조.
- 나. 단순 자동화 주장은 발명에 해당하는지의 문제와 다르다
특허법 제2조 제1호는 발명을 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것으로 정의한다. 영업방법 발명이 이 정의에 맞는지는 발명의 성립 문제이고, 수작업의 단순 컴퓨터 자동화 주장은 특허법 제29조 제2항의 진보성을 다투는 주장이다. 영업방법 발명이 특허법상 발명에 해당하는지를 판단한 사례는 [사례분석] BM발명 사례 참조.
- 다. 특허침해소송에서는 권리남용 항변의 이유로 나온다
손익분석 특허 사건에서 피고는 특허발명의 신규성 또는 진보성이 부정되어 특허등록이 무효로 될 것이 명백하므로 특허권자의 청구가 권리남용에 해당한다고 항변하였다. 피고는 그 이유로 선행발명의 결합과 함께 수작업의 단순 컴퓨터 자동화를 들었다. 진보성 부정을 이유로 한 권리남용 항변의 자세한 법리는 특허소송 권리남용항변 참조.
2. 단순 자동화 여부를 가르는 판단 요소
- 가. Q: 법원은 단순 자동화인지 가릴 때 명세서의 어느 부분을 먼저 보았는가?
종래기술의 문제점을 적은 부분을 먼저 보았다. 법원은 명세서의 종래기술 부분에 따라 종래 투자자가 수작업으로 한 번에 한 가격에서의 손익만 계산할 수 있었다고 보았다. 수백 개의 가격대에 걸친 손익을 수작업으로 계산하는 것은 사실상 불가능해 손익의 추세를 분석할 수 없었다는 점도 확인하였다.
- 나. Q: 수작업 계산을 컴퓨터로 옮긴 것과 수작업으로 불가능하던 손익분석을 가능하게 한 것은 어떻게 다른가?
수작업으로 불가능하던 처리를 기술적 구성으로 가능하게 한 것은 단순 자동화로 보지 않았다. 법원은 문제 된 구성이 드롭다운 버튼으로 손익항목을 선택하는 화면 구성, 기준가를 이용한 전체 주가리스트 자동 산출, 모든 가격대별 손익항목의 일괄 연산, 손익리스트 표시를 유기적으로 갖추었다고 보았다. 사용자가 손익항목을 고르면 모든 가격대의 손익리스트를 한꺼번에 연산해 표시하므로, 법원은 이 구성이 수작업 계산을 단순히 컴퓨터로 대체한 것이 아니라고 판단하였다.
- 다. Q: 나머지 구성요소가 이미 공지되었다는 주장은 어떻게 판단되었는가?
증거로 증명되지 않아 받아들여지지 않았다. 피고는 문제 된 구성 외의 나머지 구성요소가 공지된 기술이라고 주장하였으나, 법원은 피고가 제출한 증거만으로 이를 단정할 수 없다고 보았다.
- 라. Q: 개별 구성요소가 단순 자동화에 해당하거나 공지되었다면 발명 전체의 진보성이 부정되는가?
그 이유만으로 부정된다고 단정할 수 없다. 대법원 2007. 11. 29. 선고 2006후2097 판결은 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있으면 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 된다고 보았다. 그 전체 구성의 곤란성과 발명이 갖는 특유한 효과를 함께 따져야 한다는 것이다. 법원은 이 판결을 참조해, 개별 구성요소가 단순 자동화에 해당하거나 공지되었다는 이유만으로 유기적으로 결합된 발명의 신규성·진보성이 부정된다고 단정할 수 없다고 판단하였다.
- 마. 단순 자동화 주장을 판단한 요소는 아래와 같다
수작업 단순 자동화 주장의 판단 요소
판단 요소 | 법원이 본 내용 | 근거 |
|---|---|---|
종래기술의 문제점 | 명세서에 기재된 수작업 계산의 한계와 손익 추세 분석의 어려움 | 특허법 제29조 제2항 |
구성의 | 수작업 계산을 컴퓨터로 대체한 것인지, 수작업으로 불가능하던 손익분석을 기술적 구성으로 가능하게 한 것인지 | 특허법 제29조 제2항 |
나머지 | 피고가 제출한 증거로 공지된 기술임이 증명되었는지 | 특허법 제29조 제1항 |
판단 대상 | 개별 구성요소가 아니라 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상(구성의 곤란성과 특유한 효과를 함께 고려) |
3. 손익분석 특허에 적용한 1심 판결
- 가. 피고는 손익분석 구성이 업무의 단순 시스템화라고 주장하였다
증권사의 거래 프로그램이 손익분석 기능 특허를 침해하였다는 소송에서 법원은 특허 3건 가운데 2건의 침해를 인정하였다. 피고는 그 2건의 손익항목 선택과 일괄 연산·표시 구성이 사람이 일반적으로 수행하는 업무를 단순히 시스템화해 컴퓨터로 실현한 것에 불과하다고 주장하였다. 피고는 나머지 구성요소가 공지된 것이므로 신규성 또는 진보성이 부정되어야 한다는 주장도 함께 하였다.
- 나. 법원은 단순 자동화 주장과 권리남용 항변을 받아들이지 않았다
법원은 문제 된 구성이 수작업의 단순 컴퓨터 자동화에 해당한다고 볼 수 없으므로, 이를 이유로 특허발명의 신규성·진보성이 부정된다고 볼 수 없다고 판단하였다. 선행발명의 결합으로 진보성이 부정된다는 주장도 받아들이지 않아, 법원은 피고의 권리남용 항변이 모두 이유 없다고 보았다.
4. 관련 법규 및 판례
이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2019. 12. 10., 2025. 1. 21.> 1. “발명”이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말한다. 2. “특허발명”이란 특허를 받은 발명을 말한다. 3. “실시”란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다. 가. 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산ㆍ사용ㆍ양도ㆍ대여ㆍ수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위 나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위 다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용ㆍ양도ㆍ대여ㆍ수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 [전문개정 2014. 6. 11.]
① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명 2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명
② 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.
③ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 다른 특허출원의 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 다른 특허출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 그 특허출원일 전에 출원된 특허출원일 것 2. 그 특허출원 후 제64조에 따라 출원공개되거나 제87조제3항에 따라 등록공고된 특허출원일 것
④ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 고안(考案)과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 실용신안등록출원의 고안자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 실용신안등록출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 그 특허출원일 전에 출원된 실용신안등록출원일 것 2. 그 특허출원 후 「실용신안법」 제15조에 따라 준용되는 이 법 제64조에 따라 출원공개되거나 「실용신안법」 제21조제3항에 따라 등록공고된 실용신안등록출원일 것
⑤ 제3항을 적용할 때 다른 특허출원이 제199조제2항에 따른 국제특허출원(제214조제4항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원을 포함한다)인 경우 제3항 본문 중 “출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면”은 “국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면”으로, 같은 항 제2호 중 “출원공개”는 “출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개”로 본다.
⑥ 제4항을 적용할 때 실용신안등록출원이 「실용신안법」 제34조제2항에 따른 국제실용신안등록출원(같은 법 제40조제4항에 따라 실용신안등록출원으로 보는 국제출원을 포함한다)인 경우 제4항 본문 중 “출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면”은 “국제출원일까지 제출한 고안의 설명, 청구범위 또는 도면”으로, 같은 항 제2호 중 “출원공개”는 “출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개”로 본다.
⑦ 제3항 또는 제4항을 적용할 때 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제특허출원 또는 「실용신안법」 제35조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제실용신안등록출원은 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 보지 아니한다. [전문개정 2014. 6. 11.] |
대법원 2007. 11. 29. 선고 2006후2097 판결
판시사항 [1] 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우, 진보성의 판단 방법
판결이유 발췌 어느 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3277 판결 참조). |
