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진보성

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<AI 핵심 요약>

* 본 법률위키는 저자의 허락을 받아 『지식재산권법』(제6판)의 원문을 수록하였습니다. 본 저서의 전체 목차와 체계적인 분류는 [지식재산권법] 목차 및 전체 가이드: 정상조·박준석 공저 (제6판) 페이지에서 열람하실 수 있습니다.

가. 진보성의 의의 

진보성(進步性, inventiveness)167)이란 산업상의 이용가능성·신규성과 나란히 발명이 특허를 받을 수 있는 요건 가운데 하나이다. 우리 특허법은 “특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명 또는 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 특허를 받을 수 없다”(특허법 제29조 2항)고 하여 진보성을 규정하고 있다. 이는 미국에서의 비자명성·비용이성(non-obviousness)과 유사한 개념이다. 진보성을 특허요건으로 규정한 취지는 공지기술 등에 비추어 자명하거나 용이한 발명에까지 특허의 독점을 부여하게 될 경우에는 산업기술의 장려에 오히려 해가 될 수 있음을 우려한 것이고 진보성의 요건은 앞에서 살펴본 신규성과 마찬가지로 특허법제도의 법목적인 과학기술의 발전을 통한 산업 및 경제의 발전을 도모하기 위해서 필연적으로 인정된 특허요건이다. 즉, 인류의 기존 과학기술과는 다른, 그리고 진보된 기술에 대해서만 특허를 부여하기 위한 당연한 요건이다.

신규성을 판단하기 위해서 특허출원 시의 소위 선행기술과 특허출원발명을 비교하는 것처럼 진보성을 판단하기 위해서도 특허출원 시의 선행기술에 비추어서 용이하게 발명될 수 있는 발명인가 여부를 판단해야 한다(특허법 제29조 2항). 이와 같이 진보성의 요건은 신규성의 요건과 유사한 측면이 많지만, 신규성은 특허출원발명과 선행기술과의 동일성 여부에 관한 비교적 단순한 판단임에 비해서 진보성은 특허출원발명이 선행기술과 어느 정도의 차이가 있는가하는 정도의 판단이라는 점에서 전적으로 상이하다. 또한 특허출원발명이 신규성이 있는 것을 전제로 해서 이루어지는 것이기 때문에 진보성의 판단은 신규성의 판단이 있은 후에야 이루어진다는 시간적 순서를 가지고 있다.

나. 진보성의 판단

진보성은 그 발명이 속하는 기술분야에서의 통상의 지식을 가진 전문가를 기준으로 판단하며 진보성이 있는지를 판단하는 기준이 되는 기술은 당해 발명이 속하는 기술분야의 선행기술을 말한다. 진보성 판단에 제공되는 선행기술은 반드시 기술 구성 전체가 명확하여야 할 필요는 없고 자료의 부족으로 표현이 불충분하거나 일부 내용에 흠결이 있다고 하더라도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 기술상식이나 경험칙에 의하여 쉽게 기술내용을 파악할 수 있는 범위 내에서는 대비대상이 될 수 있다는 것이 판례이다.168) 또한 진보성의 판단은 당해 특허발명의 출원 이전의 지식을 기준으로 해야 하고, 이상의 기준이 정해지면 그에 비추어 당해 발명의 목적·구성·효과 등을 종합적으로 검토하여 결정한다. 즉, 2007년 특허법 개정 전에는 특허출원명세서 중 ‘발명의 상세한 설명’ 사항에 반드시 당해 발명의 목적, 구성, 효과를 기재하도록 요구하였고(구 특허법 제42조 3항), 이에 따라 이들 3 요소를 기준으로 선행기술과 비교하여 진보성 판단을 하여야 한다는 해석이 당연하였다. 그런데 법 개정으로 특허출원 명세서에 기재하는 ‘발명의 상세한 설명’ 사항의 기재요건이 완화되어 위 3요소를 기재할 필요가 없게 되었다. 그러나 현재도 위 3요소가 진보성 판단에 있어서 계속 주된 기준들임에는 변함이 없다. 다만 구성 요소의 곤란성, 효과의 현저성, 및 목적의 특이성 가운데 어느 요소를 더욱 중시하는가에 대해서는 다양한 견해들이 있다. 우리 특허청은 그 심사일반기준에서 출원발명의 구성을 구체적으로 파악하는 것이 비교적 용이하고 선행기술과의 비교에 있어서도 개인의 견해차 없이 그 구성의 차이를 판단할 수 있으므로 주로 구성의 곤란성을 중심으로 진보성 여부를 판단해야 한다는 입장을 취하고 있다. 대법원 판례 가운데는 효과의 현저성이나 목적의 특이성에 관한 판단 없이도 구성의 곤란성만을 기준으로 진보성을 판단한 사례도 있는 바, 예컨대 목적물질인 옥심화합물 제조시에 피리딘을 촉매로 사용하지 아니하는 기술적 구성은 이를 촉매로 사용하는 기술적 구성과 상이하지만 무촉매반응이 출원발명에 한정된 특징이라고 할 수 없어서 그 기술적 구성의 진보성이 인정되지 아니한다고 판시한 바 있다.169) 그러나 화학발명의 경우에는 구성의 곤란성을 판단하기 어렵고 그 작용효과가 특히 중요한 의미를 가지기 때문에 출발물질 반응방법 및 목적물질이 서로 유사한 경우에도 그 목적물질의 작용효과에 있어서 현저한 향상이 있다면 진보성이 있다고 판단한 사례들이 주목된다.170) 다만, 우리나라에는 특허법과는 별도로 실용신안법이 존재하기 때문에 특허발명의 진보성 판단기준이 외국에서의 진보성 판단기준과 반드시 일치할 필요는 없다.171)

진보성 판단에 관하여 대법원 판결172)은 이른바 사후적 고찰(hind-sight) 방법에 의하여 함부로 출원발명의 진보성을 부정하는 오류를 범하지 말 것을 요구하고 있다. 즉, 특허심사관이나 법관은 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 안 된다.

어느 특허발명의 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니다. 따라서 그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다.173)

제시된 선행문헌을 근거로 어떤 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해 서는 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 그 선행문헌 전체에 의하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비 판단하여야 한다. 그리고 위 일부 기재 부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우에는 그 내용까지 도 종합적으로 고려하여 통상의 기술자가 해당 발명을 용이하게 도출할 수 있는지 를 판단하여야 한다.174)

다. 선행기술자료의 결합

선행기술자료가 1건일 경우에는 그 선행기술과 출원발명으로 1:1로 비교하는 것이므로 양자의 구성요소, 효과, 목적을 비교해서 진보성 여부를 판단해도 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해서 용이하게 발명할 수 있었는지에 관한 판단과 그 결과에 있어서 크게 다르지 아니할 것이다.175) 그러나 선행기술자료가 상이한 2건 이상의 문헌으로 되어 있는 경우에는 그러한 선행기술자료의 구성요소들을 결합해서 출원발명에 도달하는 것이 과연 ‘당해 기술분야의 통상의 지식을 가 진 자에 의해서 용이하게’ 이루어질 수 있었는지에 관한 판단이 반드시 출원발명의 ‘구성요소의 곤란성, 효과의 현저성, 및 목적의 특이성’ 여부에 관한 판단과 일치한 다고 단언하기는 어렵다. 선행기술과 출원발명을 1:1로 비교하면 ‘구성요소의 곤란 성, 효과의 현저성, 및 목적의 특이성’이 있다고 볼 수 있는 경우에도 ‘당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자’에 의해서 선행기술자료의 결합이 용이하게 이루어질 수 있고 용이하게 출원발명을 예측할 수 있었다면 진보성을 인정하기 어렵기 때문 이다. 그렇다고 해서 심사관이나 법원이 선행기술자료들을 종합적으로 출원발명과 비교해서 그 구성요소, 효과, 목적의 차이점만을 살펴보고 진보성 여부를 판단하는 것은 당해 기술분야의 전문가들이 2건 이상의 선행기술 구성요소들을 용이하게 결합하거나 활용할 수 있었는지에 관해서 법원이 판단을 빠뜨리거나 무시한 결과로 될 수 있다. 특히, 컴퓨터관련발명의 경우와 같이, 소프트웨어 기술뿐만 아니라 영 업방법이라거나 소프트웨어 이외의 다른 기술을 함께 포함하고 있는 경우에는 2건 이상의 선행기술자료와 비교해야 할 필요가 더 크고 따라서 그 구성요소, 효과, 목 적의 차이점만 단순 비교해서는 진보성 여부에 관한 설득력 있는 판단을 내리기가 어려울 것이다.

라. 선행기술에 의한 암시 및 동기

선행기술자료가 2건 이상인 경우에는 구성요소, 효과, 목적의 차이를 비교하는 것도 용이하지 않고 설사 그 차이점을 확인하더라도 그 차이점이 진보성을 인정할 만한 것이라고 볼 것인지 여부를 판단하는 것은 더욱 어렵고 주관적인 판단의 문제로 될 것이다. 따라서 특허청 실무나 우리 법원 판례도 선행기술자료의 결합에 관한 동기라거나 선행기술에 의한 암시에 의해서 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명을 할 수 있었는지 여부를 살펴보는 경우가 많다. 특허법원의 판결 가운데 흥미로운 측면은, 선행기술과 출원발명의 구성요소, 효과, 목적을 단순비교했다면 진보성을 부인했었을 경우에도 선행기술자료의 구성요소들을 결합하는 동기가 없다거나 그 결합에 관한 아무런 암시도 없어서 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명을 할 수 없다고 보고 진보성을 인정한 사례들이 다수 있다는 점이다.176) 선행기술에 의한 암시나 동기를 살펴보고 그에 따라서 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명을 할 수 있었는지 여부를 판단하는 것은 진보성 요건에 관한 특허법의 입법 취지가 기술의 발전에 기여한 발명에 대해서 일정한 인센티브로서 특허권을 부여하기로 한 것임을 생각해 보면 적절하고 타당한 것으로 판단된다. 다만, 선행기술자료의 암시나 동기가 어느 정도로 구체화되어 있어야 그 선행기술자료의 구성요소들을 결합하는 것이 용이하다고 볼 수 있는 것인지의 문제는 국내외에서 많은 논란의 대상이 되고 있다. 다시 말해서, 선행기술자료의 구성요소들을 결합해 볼만한 동기나 암시가 그 선행기술자료 가운데 구체적으로 표현되어 있다면 진보성을 인정하기 어렵다는 점이 명백하다. 한 걸음 더 나아가, 우리 대법원은 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단하는 경우에 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다고 판시한 바 있다.177)

마. 미국 판례상의 진보성

출원발명이 하나의 선행기술자료에 그대로 나타난다면 신규성이 없는 것으로 판단되지만 출원발명의 구성요소들이 두 건 이상의 선행기술자료에 나뉘어 조금씩 확인될 수 있는 경우에는 출원발명과 완전히 동일한 선행기술자료는 없는 것이므로 출원발명의 신규성은 인정된다. 오직 선행기술자료의 아이디어 또는 구성요소들을 결합할 만한 동기(motivation)나 암시(suggestion)가 그 선행기술자료(teachings) 나 문제의 본질로부터 확인할 수 있거나 또는 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자의 지식에 비추어 그러한 동기나 암시를 찾을 수 있는 경우에 한해서 진보성이 부인될 수 있다고 하는 것이 연방특허항소법원(CAFC)에 의해서 확립된 해석론이다.178) 이와 같이 선행기술자료를 결합할 만한 동기나 암시가 있는 경우에 출원발명의 진보성을 부인할 수 있다고 하는 판단기준을 ‘선행기술자료의 동기 또는 암시의 기준(teaching, suggestion, or motivation test: TSM test)’이라고 부르고, 그러한 판단기준을 도입한 것은 출원발명의 당시에는 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없었던 발명도 심사, 심판, 심리 당시의 시점에서 사후적 고찰(hindsight)을 하면 너무 쉽게 진보성을 부인할 위험성이 있는데 그러한 사후적 고찰의 위험성을 차단하기 위한 것이었다. 지난 10여년에 걸쳐서 미국 연방특허항소법원은 ‘선행기술자료의 동기 또는 암시의 기준’을 더욱 엄격한 판단기준으로 강화해 왔다. 예컨대, 선행기술자료에 의한 암시가 있더라도 그러한 암시에 의해서 출원발명에 도달하는 데 지나치게 과도한 실험이 필요한 경우에는 진보성을 부인 할 수 없다고 판시된 바 있다.179) 또한 특허청이 ‘선행기술자료의 동기 또는 암시’ 가 있다고 보아서 진보성을 부인함에 있어서 심사관의 단순한 결론적 판단만으로 는 부족하고 그 대신 그러한 진보성 부인에 관한 상세한 이유와 합리적인 근거가 제시되어야 하며 그러한 이유와 근거를 제시하는 것은 특허청에 입증책임이 있는 것이라고 판시된 바도 있다.180)

미국 연방특허항소법원이 이와 같이 ‘선행기술자료의 동기 또는 암시의 기준’을 아주 엄격하게 적용해서 진보성의 인정을 용이하게 한 것은 소프트웨어특허의 유효성과 관련해서 특히 문제되기 시작했다. 소프트웨어산업에서 특허권의 부정적인 기능에 관한 상당한 우려와 함께, ‘선행기술자료의 동기 또는 암시’의 엄격한 기준이 소프트웨어 특허권의 과도한 남발을 용이하게 해 주고 결과적으로 하나의 소프트웨어제품을 개발하는 데 직간접으로 관련된 특허권이 수천 건에 달하는 특허권덤불(patent thickets)로 인 해서 소프트웨어제품 개발 또는 기술혁신이 위축된다고 하는 비판이 제기되었다. 이에 미국 연방대법원은 연방특허항소법원의 진보성 판단기준에 수정을 가하는 판단을 내리게 된다.

바. 진보성 판단기준의 수정

미국 연방대법원은 KSR International Co. v. Teleflex Inc.181) 사건에서, 연방특허항소법원이 ‘선행기술자료의 동기 또는 암시의 기준’을 지나치게 엄격하게 적용해 왔다고 판단하고 동 기준을 보다 융통성 있게 적용함으로써 진보성에 관한 기본원칙으로 돌아가야 한다고 판시했다. 다시 말해서, 일정 분야의 특정 기술이 실시되고 있는 경우에 디자인에 관한 수요나 기타 시장의 수요에 의해서 그러한 기술의 수정이나 변용이 용이하게 이루어질 수도 있고 그러한 기술의 수정이나 변용이 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해서 용이하게 이루어질 수 있다면 그러한 수정이나 변용은 특허법상 진보성의 요건을 갖추지 못한 것으로 보는 것이 진보성에 관한 기본원칙에 충실한 해석이라는 것이다. 연방대법원은 이를 통하여 1966년 연방대법원의 Graham v. John Deer Co. 판결182)에서와 같이 미국 특허법 조문 본연의 해석에 충실할 필요가 있다고 판단하였다.

KSR International Co. v. Teleflex Inc. 사건에서, Teleflex Inc.는 ‘전자제어장치가 부착되고 위치조정 가능한 엑셀 페달 장치’에 관한 특허권183)의 전용실시권자(exclusive licensee)184)로서 KSR International Co.가 제조한 자동차 페달장치가 그 특허권을 침해한 것이라고 주장했다. 이 사건에서 문제된 특허발명은 위치조정가능한 자동차 엑셀 페달에 전자 센서를 부착한 장치에 관한 것으로서 페달을 밟는 정도가 컴퓨터에 전송되어 자동차 엔진의 연료주입구를 효율적으로 제어할 수 있게 해 주는 장치인 것이다. KSR이 자신의 기존 페달제품에 전자센서를 부착해서 제조한 신제품을 판매하자, Teleflex는 KSR의 전자센서 부착 페달제품이 자신의 전용실시권을 침해한 것이라고 주장했고, KSR은 문제된 특허권이 진보성을 결여해서 무효라고 항변했다. 관련된 선행기술을 보면 기존의 특허발명 가운데 위치조정가능한 자동차 엑셀 페달장치에 관한 특허발명185)은 Teleflex의 특허발명 가운데 전자제어장치를 제외한 부분과 완전히 일치하고 전자제어장치는 Chevrolet자동차에 이미 실시된 기술과 동일하다. 문제의 핵심은 이와 같이 두건의 선행기술을 결합해서 특허발명을 도출해내는 것이 용이한가 또는 두 건의 선행기술을 결합할 만한 동기나 암시가 충분히 입증되지 못해서 진보성이 있는 것으로 보아야 하는지에 관한 것이다. 여기에서 미국 연방대법원은 문제된 제품의 개발 및 판매 당시에 자동차엔진의 작동을 제어하기 위하여 자동차에 컴퓨터를 설치하는 것이 이미 보편화되어 있었고 전자 센서는 그러한 자동차 내 컴퓨터기술의 일부로 필요한 것이었 고, 그 당시 전자제어장치의 활용에 관한 그러한 시장수요를 고려해 볼 때 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자라면 위치조정가능한 자동차 페달장치에 관한 선행기술과 Chevrolet 자동차의 전자제어장치를 결합해서 Teleflex의 특허발명을 도출해 낼 수 있었을 것이고 따라서 문제된 특허발명은 진보성을 갖추지 못한 것이라 고 판시했다. 다시 말해서, 두 건의 선행기술자료를 결합할 만한 동기나 암시가 선행기술문헌에 명시적으로 제시되어 있지 않더라도 시장수요 등의 사정을 고려해서 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해서 용이하게 선행기술자료를 결합할 수 있다면 진보성을 결여한 것으로 판단할 수 있다는 것이다. 이러한 연방대법원의 기준수정에 따라서 연방특허항소법원에서도 진보성요건을 결여한 것으로 판단한 사례가 증가하고 있다.186)

사. 제2차적 참고기준

진보성의 판단이 전술한 바와 같이 구성요소의 곤란성, 효과의 현저성 및 목적 의 특이성이라는 세 가지 요소 또는 선행기술자료에 의한 암시와 동기 여부를 중심으로 하여 이루어진다고 해도 그 정도 기준만으로는 진보성의 판단이 객관화되기 어렵다. 국내외 판례를 보면, 진보성 판단에 있어서의 이러한 문제점을 해결하기 위해서 보다 객관화될 수 있는 참고자료를 활용하고 있다. 예컨대 발명제품이나 방법이 상업적으로 성공했는지 여부(commercial success)에 관한 회계자료 등의 객관적 자료를 토대로 하여 진보성의 존재를 추정할 수 있다.187) 즉 발명제품의 상업적 성공이라는 사실만으로 그 진보성의 존재를 인정할 수는 없겠지만 진보성의 존재를 추정케 하는 설득력 있는 보강자료에 해당된다고 볼 수는 있는 것이다. 우리 대법원 판례 가운데도 출원발명이 선행기술의 문제점을 해결하고 상업적으로 성공을 한 사실이 진보성 인정에 참고자료로 된 사례가 있다.188) 다만 법원으로서 상업적 성공을 진보성 판단의 참고자료로 활용하고자 하는 경우에도 단순히 판매총액에 관한 자료만으로는 부족하고 발명제품의 시장점유율 및 그 증가비율 등에 관한 자료도 함께 참고해야 한다.189) 또한 유사한 참고기준으로서, 오랜 기간 동안 필요로 하여 왔지만 만족되지 못한 업계수요(a long-felt but unsatisfied need in an industry) 라거나 동일한 결과에 관한 타인의 기존의 실패(the failure of others to achieve the same results)에 관한 자료를 진보성 판단의 참고자료로 활용한 사례도 있다.190) 다만 동일한 발명의 시도에 관한 타인의 실패 자체가 상당한 기술정보를 제공해 주는 진전을 내포하고 있는 경우 또는 실패 자체가 의미를 가지는 미완성발명의 경우에는 타인의 실패 사례 자체가 선행기술로 될 수 있기 때문에 오히려 진보성을 부인하는 참고자료로 활용될 수도 있을 것이다.191)

*출처: 정상조, 박준석,『지식재산권법』 (제6판, 홍문사, 2024년) 제2장 특허법  Ⅳ. 특허등록의 요건 3. 진보성