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- 44. 상표권효력의 제한
- 44.2. 상표법상 상표권자로부터 사용허락을 받아 상표를 써 온 자도 그 상표권자의 등록상표에 관하여 선사용권을 취득할 수 있을까?
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44.2.상표법상 상표권자로부터 사용허락을 받아 상표를 써 온 자도 그 상표권자의 등록상표에 관하여 선사용권을 취득할 수 있을까?
상표법상 상표권자로부터 사용허락을 받아 상표를 써 온 자도 그 상표권자의 등록상표에 관하여 선사용권을 취득할 수 있을까?
<핵심 요약>
상표권자에게서 사용허락을 받아 상표를 써 온 사람이 상표권자가 나중에 출원한 동일·유사한 등록상표에 관하여 상표법 제99조 제1항의 선사용권을 주장할 수 있는지가 문제된다. 상표권자로부터 허락을 받아 상표를 사용하여 온 사용권자는 상표권자와 계약으로 상표 사용의 내용과 조건을 정하면 되므로, 해당 상표와 동일·유사한 상표에 관한 상표권자의 등록상표에 관하여 법정의 통상사용권인 선사용권을 취득할 수 없다. 특허법원 2025. 11. 19. 선고 2024나11525 판결은 설립자이자 대표이사였던 상표권자의 허락으로 표장을 써 온 회사에 이 법리를 적용하고, 상표권자가 대표이사였던 기간에는 회사와의 관계에서 '타인'에 해당하지 않는다고도 본 사례이다.
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1. 사용허락과 선사용권의 관계
- 가. Q: 상표권자로부터 사용허락을 받아 상표를 써 온 사람도 그 상표권자의 등록상표에 관하여 선사용권을 취득할 수 있는가?
취득할 수 없다. 특허법원은 상표권자로부터 사용허락을 받아 상표를 사용하여 온 자는 해당 상표와 동일·유사한 상표에 관한 상표권자의 등록상표에 관하여 선사용권을 취득할 수 없다고 판단하였다(특허법원 2025. 11. 19. 선고 2024나11525 판결).
선사용권은 일정한 요건을 갖춘 선사용자에게 법률에 따라 인정되는 법정의 통상사용권이다(상표법 제99조 제1항). 반면 사용허락은 상표권자와 사용자가 계약으로 상표 사용의 범위와 조건을 정하는 것이다. 선사용권을 취득할 수 있는 자의 범위는 상표법상 선사용권을 취득할 수 있는 선사용자는 누구를 말할까? 참조.
2. 사용허락을 받은 사람에게 선사용권을 인정하지 않는 이유
- 가. 계약으로 사용 조건을 정할 수 있으므로 법정 사용권이 필요 없다
특허법원은 선사용권에 관한 상표법 규정의 취지를 근거로 삼았다. 상표권자로부터 허락을 받아 상표를 사용하여 온 사용권자는 상표권자와 계약을 체결하여 상표 사용의 내용 및 조건 등을 정하면 되므로, 이와 별도로 법정의 통상사용권인 선사용권을 인정할 필요가 없다고 보았다(특허법원 2025. 11. 19. 선고 2024나11525 판결).
- 나. Q: 상표권자가 사용자 회사의 대표이사였던 기간에도 상표권자는 그 회사에 '타인'인가?
그렇지 않다. 상표법 제99조 제1항에 따라 선사용권을 취득하려면 '타인'의 상표등록출원 전부터 상표를 사용하고 있어야 한다. 특허법원은 회사가 표장을 사용하기 시작한 무렵부터 상표권자가 등록상표를 출원하여 등록받을 때까지 계속 그 회사의 대표이사였다면, 그 기간에 상표권자는 회사와의 관계에서 '타인'에 해당한다고 할 수 없다고 판단하였다(특허법원 2025. 11. 19. 선고 2024나11525 판결).
사용허락을 받은 사람의 선사용권에 관한 판단
구분 | 내용 | 근거 |
|---|---|---|
사용허락을 받은 사람 | 상표권자의 동일·유사한 등록상표에 관하여 선사용권을 취득할 수 없다 | |
그 이유 | 계약으로 사용의 내용과 조건을 정하면 되므로 법정의 통상사용권을 별도로 인정할 필요가 없다 | |
대표이사였던 상표권자 | 회사의 표장 사용 개시 무렵부터 등록상표의 출원·등록 때까지 계속 대표이사였다면 그 기간에는 회사와의 관계에서 '타인'에 해당하지 않는다 |
3. 대표이사의 허락으로 표장을 써 온 회사에 적용된 결과
- 가. 회사의 사용은 대표이사였던 상표권자의 허락에 따른 것이었다
특허법원 2025. 11. 19. 선고 2024나11525 판결에서 상표권자는 회사를 설립한 뒤 대표이사로서 회사가 제1 등록상표와 유사한 표장으로 이너백을 제조·판매하도록 허락하였다. 회사는 표장을 사용하기 시작한 이후 상표권자가 출원한 제2·3 등록상표에 관하여 선사용권을 주장하였다. 그러나 법원은 회사가 제2·3 등록상표의 상표권자로부터 사용허락을 받은 자이므로 그 등록상표에 관하여 선사용권을 취득할 수 있는 지위에 있지 않았다고 판단하였다.
- 나. 상표권자는 출원·등록 당시 회사의 대표이사였다
상표권자는 회사가 표장을 사용하기 시작할 무렵부터 자신이 제2·3 등록상표를 출원하여 등록받을 때까지 회사의 대표이사로 재직하였다. 법원은 이 기간에 상표권자가 회사와의 관계에서 '타인'에 해당하지 않으므로 회사가 제2·3 등록상표의 선사용권을 취득할 수 없다고 판단하였다. 사건의 전체 경과는 [판례분석] 상표권자에게 사용허락을 받은 회사의 선사용권: 별개 사용자 요건과 상표권 비침해확인(특허법원 2024나11525) 참조.
4. 관련 법규 및 판례
상표법 제99조 (선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리) 제1항
① 타인의 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표를 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 자로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 자(그 지위를 승계한 자를 포함한다)는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가진다. 1. 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있을 것 2. 제1호에 따라 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것 |
특허법원 2025. 11. 19. 선고 2024나11525 판결
판결이유 발췌 또한 선사용권에 관한 상표법 규정의 취지와 상표권자로부터 허락을 받아 상표를 사용하여 온 사용권자는 상표권자와 계약을 통해 상표 사용의 내용 및 조건 등을 정하면 되므로 이와 별도로 법정의 통상사용권인 선사용권을 인정할 필요가 없다는 점을 고려하면, 상표권자로부터 사용허락을 받아 상표를 사용하여 온 자는 해당 상표와 동일, 유사한 상표에 관한 상표권자의 등록상표에 관하여 선사용권을 취득할 수 없다고 보는 것이 타당하다.
(중략)
위와 같은 사정들을 종합하면, 원고는 제2, 3 등록상표와는 기원을 달리하는 별개의 상표 사용자이거나 별개의 상표사용자로부터 그 상표를 알게 된 사람이 아니다. 또한 원고는 제2, 3 등록상표의 상표권자인 피고로부터 사용 허락을 받은 자이므로 원고 사용표장과 유사한 피고의 제2, 3 등록상표에 관하여는 선사용권을 취득할 수 있는 지위에 있었다고 볼 수 없다. 나아가 원고가 원고 사용표장을 사용하기 시작할 무렵부터 피고가 제2, 3 등록상표를 출원하여 등록받을 때까지 계속하여 피고는 원고의 대표이사의 지위에 있었던 자이므로, 위 기간 동안 피고는 원고와의 관계에 있어서 ‘타인’에 해당한다고도 할 수 없다. 따라서 원고는 제2, 3 등록상표의 선사용권을 취득할 수 없다고 보는 것이 타당하다. |
