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- 30. 부등록사유(不登錄事由)
- 30.1. 상표법상 등록상표가 타인의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표인지는 무엇으로 판단할까?
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30.1.상표법상 등록상표가 타인의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표인지는 무엇으로 판단할까?
상표법상 등록상표가 타인의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표인지는 무엇으로 판단할까?
<핵심 요약>
상표법 제34조 제1항 제11호 후단은 출처의 오인·혼동 염려가 없더라도 타인의 저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표의 등록을 허용하지 않는다. ‘식별력을 손상시킬 염려’는 타인의 저명상표가 가지는 단일한 출처표시 기능을 손상시킬 염려를 뜻하고, 등록상표와 저명상표의 동일·유사 정도, 저명상표의 인지도와 식별력의 정도, 출원인의 연상 작용 의도, 실제 연상 작용의 발생 여부 등을 종합하여 판단한다. 대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결은 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결을 참조하여 이 뜻을 밝히고, 상표등록 무효심판에서 이 판단 요소를 적용한 사례이다.
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1. 식별력 손상 염려의 뜻과 보호 취지
- 가. 식별력 손상 염려는 단일한 출처표시 기능이 손상될 염려를 뜻한다
상표법 제34조 제1항 제11호에 따르면 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표는 상표등록을 받을 수 없다. 그중 후단의 ‘식별력을 손상시킬 염려’는 타인의 저명상표가 가지는 특정한 출처와의 단일한 연관 관계, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능을 손상시킬 염려를 의미한다(대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결). 이 판결에서는 완구류의 저명상표 ‘LEGO’와 의약품류의 등록상표 ‘LEGOCHEMPHARMA’ 사이에서 등록상표가 같은 호 후단에 해당하는지가 문제되었다. 사건의 전체 경과는 [판례분석] LEGO와 LEGOCHEMPHARMA 등록무효: 다른 상품 사이 저명상표의 식별력 손상(대법원 2020후11943) 참조.
- 나. 저명상표에 화체된 재산적 가치를 보호하는 것이 이 규정의 취지다
상표법 제34조 제1항 제11호 후단은 출처의 오인·혼동 염려가 없더라도 저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표의 등록을 금지한다. 대법원은 이 규정이 저명상표에 화체된 고객흡인력이나 판매력 등의 재산적 가치를 보호하는 데 취지가 있다고 판시하였다(대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결).
- 다. 식별력 손상 염려는 출처 혼동 염려와 구별된다
상표법 제34조 제1항 제11호는 전단에서 저명상표의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하는 상표를, 후단에서 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표를 등록받을 수 없는 상표로 규정한다. 따라서 후단은 출처의 오인·혼동 염려가 인정되지 않는 경우에도 상표등록을 제한한다는 점에서 전단과 구별된다.
부정경쟁행위 사건에서 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결은 ‘식별력의 손상’을 특정한 표지가 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능이 손상되는 것을 의미한다고 풀이하였다. 대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결은 이 판결을 참조하여 상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 ‘식별력을 손상시킬 염려’의 뜻을 밝혔다.
2. 식별력 손상 염려를 가리는 4가지 판단 요소
- 가. Q: 식별력 손상 염려는 어떤 요소를 종합해 판단하는가?
4가지 요소를 종합해 판단한다. 대법원은 상표등록 무효심판 청구의 대상이 된 등록상표에 대하여 이 기준을 제시하였다. 등록상표가 타인의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표인지는 먼저 등록상표와 저명상표의 동일·유사 정도, 저명상표의 인지도와 식별력의 정도를 본다. 여기에 등록상표의 출원인이 두 상표 사이의 연상 작용을 의도하였는지, 두 상표 사이에 실제 연상 작용이 발생하는지 등을 더해 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결). 대법원은 이 가운데 어느 하나만으로 결론을 내리지 않고, 4가지를 모두 살핀 뒤 종합하여 판단하였다.
식별력 손상 염려의 4가지 판단 요소
구분 | 판단 요소 | 근거 |
|---|---|---|
첫째 | 등록상표와 저명상표의 동일·유사 정도 | |
둘째 | 저명상표의 인지도와 식별력의 정도 | |
셋째 | 등록상표의 출원인이 연상 작용을 의도하였는지 | |
넷째 | 등록상표와 저명상표 사이에 실제 연상 작용이 발생하는지 |
- 나. 저명상표에 해당하는지는 출원 시를 기준으로 본다
상표법 제34조 제1항 제11호는 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업을 보호 대상으로 삼는다. 같은 조 제2항 단서에 따르면 제1항 제11호에 해당하는지는 상표등록출원을 한 때를 기준으로 결정하되, 출원인이 제1항의 타인에 해당하는지는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 결정한다. 대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결도 선사용상표들이 등록상표 출원 당시 수요자들에게 원고의 출처를 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있는 저명상표에 해당한다고 본 뒤, 나머지 요소를 살폈다. 저명상표의 인지도와 식별력의 정도는 4가지 판단 요소의 하나로도 다시 참작된다.
- 다. Q: 연상 작용의 의도와 실제 연상 작용은 어떻게 다른가?
연상 작용의 의도는 출원인이 등록상표와 저명상표 사이의 연상 작용을 의도하였는지에 관한 요소인 반면, 실제 연상 작용은 수요자에게 두 상표 사이의 연상 작용이 실제로 발생하는지에 관한 요소이다. 대법원은 출원인이 사용한 용어가 해당 분야의 일반적인 용어인지, 그 용어를 반드시 사용하여야 할 필요성이 있었는지를 바탕으로 출원인의 의도를 판단하였다. 또한 실제 연상 작용은 저명상표와 동일한 부분이 수요자에게 등록상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 하는지를 기준으로 판단하였다(대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결).
3. 식별력 손상 염려가 인정될 때의 효과와 적용례
- 가. 식별력 손상 염려가 있는 상표는 등록받을 수 없고, 등록되었으면 무효심판 대상이 된다
상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하는 상표는 상표등록을 받을 수 없다. 그럼에도 상표등록이 이루어졌다면 이해관계인 또는 심사관은 상표법 제117조 제1항 제1호에 따라 무효심판을 청구할 수 있으며, 같은 조 제2항에 따라 상표권이 소멸된 후에도 심판을 청구할 수 있다. 한편 상표법 제122조 제1항이 상표등록일부터 5년이 경과하면 무효심판을 청구할 수 없도록 규정한 사유에는 제34조 제1항 제11호가 포함되지 않는다.
- 나. Q: 이 판결은 4가지 판단 요소를 어떻게 적용하였나?
대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결은 의약품류를 지정상품으로 한 등록상표 중 ‘CHEM’과 ‘PHARMA’ 부분의 식별력이 없거나 미미하므로 요부는 ‘LEGO’ 부분이고, 이 요부가 저명상표인 선사용상표들과 외관 또는 호칭이 같다고 보았다. 나아가 피고가 연상 작용을 의도하여 출원하였다고 볼 여지가 크고 실제로 연상 작용이 생길 가능성도 높다는 점을 들어, 선사용상표들의 단일한 출처를 표시하는 기능이 손상될 염려가 있다고 보았다. 그래서 같은 결론을 낸 원심(특허법원 2020. 11. 26. 선고 2020허2789 판결)의 판단을 수긍하였다. 요부를 가려 유사 여부를 대비한 부분은 결합상표의 식별력 유무 판단기준 및 사례 참조.
4. 관련 법규 및 판례
상표법 제34조 (상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항 제11호, 제2항
① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다. 11. 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표
② 제1항은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 결정(이하 "상표등록여부결정"이라 한다)을 할 때를 기준으로 하여 결정한다. 다만, 제1항제11호ㆍ제13호ㆍ제14호ㆍ제20호 및 제21호의 경우는 상표등록출원을 한 때를 기준으로 하여 결정하되, 상표등록출원인(이하 "출원인"이라 한다)이 제1항의 타인에 해당하는지는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 하여 결정한다. 1. 제54조에 따른 상표등록거절결정 2. 제68조에 따른 상표등록결정
상표법 제117조 (상표등록의 무효심판) 제1항 제1호, 제2항
① 이해관계인 또는 심사관은 상표등록 또는 지정상품의 추가등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 등록상표의 지정상품이 둘 이상인 경우에는 지정상품마다 청구할 수 있다. 1. 상표등록 또는 지정상품의 추가등록이 제3조, 제27조, 제33조부터 제35조까지, 제48조제2항 후단, 같은 조 제4항 및 제6항부터 제8항까지, 제54조제1호ㆍ제2호 및 제4호부터 제7호까지의 규정에 위반된 경우
② 제1항에 따른 무효심판은 상표권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다.
① 제34조제1항제6호부터 제10호까지 및 제16호, 제35조, 제118조제1항제1호 및 제214조제1항제3호에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 무효심판, 존속기간갱신등록의 무효심판 또는 상품분류전환등록의 무효심판은 상표등록일, 존속기간갱신등록일 또는 상품분류전환등록일부터 5년이 지난 후에는 청구할 수 없다. |
대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결
판시사항 [1] 상표등록 무효심판 청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제11호 후단에서 규정하는 타인의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하는지 판단하는 기준
[2] 지정상품을 ‘의약품류’로 하는 甲 주식회사의 등록상표 ‘(표장 생략)’가 완구류 등에 사용되어 온 乙 외국회사의 선사용상표 ‘(표장 생략)’와 ‘(표장 생략)’의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하는지 문제 된 사안에서, 등록상표가 지정상품에 사용될 경우, 저명상표인 선사용상표들이 가지는 식별력, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능이 손상될 염려가 있다고 한 사례
판결요지 [1] 상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 취지는 출처의 오인·혼동 염려는 없더라도 저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표의 등록을 허용하지 않음으로써 저명상표에 화체된 고객흡인력이나 판매력 등의 재산적 가치를 보호하기 위한 것이다. 여기에서 말하는 ‘식별력을 손상시킬 염려’는 ‘타인의 저명상표가 가지는 특정한 출처와의 단일한 연관 관계, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능을 손상시킬 염려’를 의미한다. 상표등록 무효심판 청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제11호 후단에서 규정하는 타인의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하는지는 등록상표와 저명상표의 동일·유사 정도, 저명상표의 인지도와 식별력의 정도, 등록상표의 출원인이 등록상표와 저명상표 사이의 연상 작용을 의도하였는지, 등록상표와 저명상표 사이에 실제 연상 작용이 발생하는지 등을 종합하여 판단하여야 한다.
[2] 지정상품을 ‘의약품류’로 하는 甲 주식회사의 등록상표 ‘(표장 생략)’가 완구류 등에 사용되어 온 乙 외국회사의 선사용상표 1 ‘(표장 생략)’와 선사용상표 2 ‘(표장 생략)’의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하는지 문제 된 사안에서, 선사용상표들은 등록상표의 출원 당시 수요자들에게 乙 회사의 출처를 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있는 저명상표에 해당하는 점, 등록상표 중 ‘CHEM’ 부분과 ‘PHARMA’ 부분은 지정상품인 의약품류의 원재료, 효능, 용도 등을 기술하는 것으로서 식별력이 없거나 미미하므로, 등록상표 중 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행할 수 있는 요부는 ‘LEGO’ 부분인데, 등록상표의 요부가 선사용상표 1과 외관 및 호칭이 서로 같고, 선사용상표 2와 호칭이 서로 같으므로 등록상표는 선사용상표들과 유사한 점, 선사용상표들은 높은 인지도와 강한 식별력을 가지고 있는 등 甲 회사가 선사용상표들과 연상 작용을 의도하고 등록상표를 출원했다고 볼 여지가 크고, ‘LEGO’ 부분은 수요자들에게 등록상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 하므로, 등록상표와 선사용상표들 사이에 실제로 연상 작용이 발생할 가능성이 높다고 보이는 점을 종합하면 등록상표가 지정상품에 사용될 경우, 저명상표인 선사용상표들이 가지는 식별력, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능이 손상될 염려가 있다고 한 사례.
대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결
판시사항 [3] 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (다)목에 규정된 '국내에 널리 인식된'이라는 용어와 '식별력의 손상'이라는 용어의 의미 및 저명한 상품표지가 타인에 의하여 영업표지로 사용되는 경우에도 '식별력의 손상'이 생기는지 여부(적극)
판결요지 [3] 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (다)목은 2001. 7. 10. 시행된 현행 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률에 신설된 규정으로서, "(가)목 또는
(나)목의 규정에 의한 혼동을 하게 하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명ㆍ상호ㆍ상표ㆍ상품의 용기ㆍ포장 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매ㆍ반포 또는 수입ㆍ수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위"를 부정경쟁행위로 규정하고 있는바, 위 규정의 입법 취지와 그 입법 과정에 비추어 볼 때, 위 규정에서 사용하고 있는 '국내에 널리 인식된'이라는 용어는 '주지의 정도를 넘어 저명 정도에 이른 것'을, '식별력의 손상'은 '특정한 표지가 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능이 손상되는 것'을 의미하는 것으로 해석함이 상당하며, 이러한 식별력의 손상은 저명한 상품표지가 다른 사람에 의하여 영업표지로 사용되는 경우에도 생긴다. |
