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59.

[판례분석] 상표 불사용취소심판의 정당한 이유: 상표권 침해 우려를 둘러싼 대법원 법리

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김정현 변호사
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[판례분석] 상표 불사용취소심판의 정당한 이유: 상표권 침해 우려를 둘러싼 대법원 법리
[판례분석] 상표 불사용취소심판의 정당한 이유: 상표권 침해 우려를 둘러싼 대법원 법리


<핵심 요약>
상표 불사용취소심판에서 상표권자가 등록상표를 사용하지 못한 정당한 이유의 인정 여부가 핵심 쟁점으로 다투어진 사안이다. 대법원 2026. 3. 12. 선고 2024후10504 판결상표권 침해 우려와 같은 주관적이고 내부적사유는 특별한 사정이 없는 한 불사용의 정당한 이유해당하지 않는다고 판단하였다. 이 판결은 불사용 정당한 이유를 상표권자가 통제할 수 없는 객관적 요인으로 엄격하게 제한하여 사용 의무를 재확인하였다.

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1. 3년 이상 상표 불사용을 원인으로 한 상표등록취소심판의 발생 배경

대법원 2026. 3. 12. 선고 2024후10504 판결은 상품류 제3류의 화장품 등을 지정상품으로 하는 등록상표에 대하여 불사용을 원인으로 피고가 취소심판을 청구하면서 시작되었다. 상표권자인 원고는 등록상표를 지정상품에 대하여 취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 사용하지 않은 상태였다. 취소심판 청구인인 피고는 이를 근거로 특허심판원에 상표등록취소심판을 제기하였고, 특허심판원은 피고의 청구를 인용하는 심결을 내렸다.

원고는 이에 불복하여 피고와의 상표권 침해 분쟁에 휘말릴 우려가 있어 등록상표를 사용하지 못했다고 주장하며 심결 취소소송을 제기하였다. 원심은 지정상품에 상표를 사용하지 못한 데에 정당한 이유가 있다고 보아 원고의 주장을 일부 수용하며 특허심판원 심결을 취소하였다. 하지만 이 사건은 상표권 침해 우려라는 사유가 상표법이 규정한 불사용의 정당한 이유에 해당하는지를 두고 대법원의 최종 판단을 받게 되었다.

2. 불사용의 정당한 이유 인정을 위한 법리적 요건과 객관성 한계
 

  • 가. 취소심판청구일 기준 3년 이상 계속된 등록상표 불사용 요건

    상표법 제119조 제1항 제3호는 상표권자 등이 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 않은 경우를 취소 사유로 규정한다. 이는 일정한 요건만 구비하면 등록을 허용하는 등록주의의 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택 기회를 보장하기 위한 법적 장치이다. 상표권자는 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명해야 취소를 면할 수 있다.
     
  • 나. Q: 불사용의 정당한 이유로 인정받기 위한 객관적 판단 기준은 무엇인가?

    상표법 제119조 제3항 단서에서 말하는 정당한 이유가 인정되려면 질병이나 천재지변 같은 불가항력적인 상황이 존재해야 한다. 더불어 법률에 의한 규제나 판매 금지 조치 등으로 인해 등록상표의 지정상품이 국내에서 정상적으로 거래될 수 없는 상황도 여기에 포함된다. 즉 등록상표를 사용할 수 있는 자가 스스로 통제할 수 없는 객관적이고 외부적인 요인에 따른 불가피한 사유가 객관적으로 증명되어야만 한다.
     
  • 다. 법적 분쟁 우려 등 주관적이고 내부적인 사유의 정당성 한계

    상표권자의 단순한 영업 부진이나 타 상표와의 법적 분쟁 우려와 같은 사정은 원칙적으로 주관적이고 내부적인 요인에 불과하다. 이러한 사정만으로는 상표권자가 상표를 지정상품에 사용할 수 없는 불가피한 상황이 지속되었다고 법리적으로 인정하기 어렵다. 특별한 사정이 없는 한 상표권자의 내부적 통제 범위에 있는 위험 회피 목적은 상표등록의 취소를 면하기 위한 정당한 이유로 취급되지 않는다.
     

3. 통제 불가능한 사유로 정당한 이유를 제한한 대법원의 최종 판단
 

  • 가. 3년 이상 불사용 취소심판 사유의 성립과 상표권자의 사용 의무

    대법원은 원고가 이 사건 등록상표를 취소대상 지정상품에 대하여 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니한 사실을 확인하고 상표법상 취소 사유가 존재한다고 전제하였다. 등록상표를 부여받은 권리자는 이를 정당하게 사용할 의무가 있으며, 불사용 시에는 타인의 권리 확대를 위해 제재를 받는 것이 타당하다는 법리를 명확히 재확인하였다. 이를 통해 상표 제도의 근간인 사용주의 요소를 엄격하게 적용하는 재판부의 태도를 유지하였다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 등 참조).
     
  • 나. 불가피한 외부적 요인에 국한한 정당한 이유의 엄격한 법리 해석

    대법원은 상표 불사용의 정당한 이유를 판단함에 있어 원고가 통제할 수 없는 객관적이고 외부적인 요인이 존재했는지를 핵심 기준으로 삼았다. 원고가 주장한 타 상표권 침해에 대한 우려는 상표권자가 스스로 감수하거나 적극적인 법적 조치를 통해 해결해야 할 문제라고 평가하였다. 따라서 천재지변이나 국가적 규제와 동등한 수준의 불가피한 사유가 입증되지 않는 한 정당한 이유를 넓게 인정할 수 없다고 판시하였다.
     
  • 다. 주관적 위험 회피 사유 배척 및 원심 심결 파기환송 결론

    대법원은 원고가 피고 상표들의 침해를 우려하여 등록상표를 사용하지 않은 행위는 객관적인 외부 요인에 따른 불가피한 사유로 볼 수 없다고 최종 결론지었다. 따라서 이 사건 등록상표의 불사용에 정당한 이유가 있다고 본 원심의 판단에는 상표법상 정당한 이유에 관한 법리를 오해한 심각한 잘못이 있다고 지적하였다. 결과적으로 대법원은 주관적 사유를 배척하며 대법원 2026. 3. 12. 선고 2024후10504 판결을 통해 원심을 파기하고 사건을 환송하였다.
     

※ 관련 법률 인사이트
해당 주제에 대한 변호사의 전문적인 분석과 실무적인 조언은 아래 법률 인사이트에서 더 깊이 있게 확인할 수 있습니다.

4. 관련 법규 및 판례

상표법 제119조 (상표등록의 취소심판) 제1항 제3호, 제3항

① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.  <개정 2023. 10. 31 .>

3. 상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우

③ 제1항제3호에 해당하는 것을 사유로 취소심판이 청구된 경우에는 피청구인이 해당 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없다. 다만, 피청구인이 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명한 경우에는 그러하지 아니하다.
대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결

판결요지
[1] 일정한 요건만 구비하면 사용 여부와 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여, 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항은 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 않은 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 위와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소 제도의 취지에 비추어 볼 때, 여기서 ‘등록상표를 사용’한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않으나, ‘동일한 상표’에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다.

대법원 2026. 3. 12. 선고 2024후10504 판결

판결요지
[1] 상표법 제119조 제1항 제3호는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우를 상표등록 취소심판 사유의 하나로 들고 있다. 이 규정은 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정 기간 등록상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 한 것으로, 일정한 요건만 구비하면 사용 여부와 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택한 데에 따른 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하려는 데에 그 취지가 있다. 상표법 제119조 제3항은 상표등록 취소심판의 피청구인이 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없으나, 피청구인이 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명하는 경우에는 상표등록의 취소를 면할 수 있다고 규정하고 있다. 이러한 정당한 이유가 인정되어 상표등록의 취소를 면하기 위해서는, 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라, 법률에 의한 규제, 판매금지 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적·정상적으로 거래될 수 없는 경우와 같이, 등록상표를 사용할 수 있는 자가 통제할 수 없는 객관적·외부적 요인에 따른 불가피한 사유로 등록상표를 지정상품에 사용할 수 없는 상황이 지속되었다는 점을 상표등록 취소심판의 피청구인이 증명하여야 한다. 등록상표를 사용할 수 있는 자의 영업 부진이나 법적 분쟁의 우려 등과 같은 주관적·내부적 요인에 따른 사유만으로는 특별한 사정이 없는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없다.

[2] 甲 주식회사가 "상표 1" 및 "상표 2" 상표를 사용하여 귀금속류 액세서리 판매 등 영업을 하던 중 乙 주식회사가 지정상품을 화장품 등으로 하고 표장을 "상표 3" 또는 "상표 4"로 하는 상표들을 등록받았는데, 그 후 甲 회사가 지정상품을 화장품 등으로 하고 표장을 "상표 5"로 하는 상표를 출원하여 등록을 받은 다음 乙 회사의 상표들에 대한 등록무효 심판을 청구하는 한편 위와 같이 새롭게 등록한 상표를 이용한 화장품 포장 디자인을 의뢰하는 등 등록상표를 사용하기 위한 준비행위를 하였고, 이후 乙 회사의 상표들을 무효로 하는 심결이 확정되었으나, 乙 회사가 甲 회사의 위 등록상표에 대하여 상표법 제119조 제1항 제3호의 ‘상표 불사용’을 이유로 상표등록 취소심판을 청구한 사안에서, ① 위 등록상표와 乙 회사의 상표들은 유사한 상표에 해당하기는 하지만, 위 등록상표는 특허청 심사관의 심사절차를 거쳐 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표라는 등의 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당하지 않는다고 판단되어 등록된 점, 甲 회사가 위 등록상표를 사용하지 않은 데에 따라 발생할 수 있는 결과를 감수하고 이를 사용하지 않았다면 그 책임 역시 甲 회사에 귀속된다고 보아야 하는 점, 甲 회사는 위 등록상표의 사용이 乙 회사의 상표권을 침해하는 행위인지가 소송 등에서 다투어질 경우 乙 회사의 상표들의 등록무효 사유를 근거로 권리남용 항변을 하는 등 상표권 침해에 따른 책임에 관하여 객관적인 법적 판단을 받아볼 수 있는 점, 乙 회사의 상표들에 대한 등록무효 사건에서 위 등록상표의 사용이 乙 회사의 상표권을 침해한다는 법원이나 특허심판원의 구체적 판단이 있었다거나 甲 회사에 위 등록상표를 사용하지 않아야 할 부작위 의무가 존재하였던 것으로 볼 수 없는 점, 甲 회사가 위 등록상표를 지정상품에 사용하지 않은 것이 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없었기 때문이라거나 법률의 규제 등에 의해 지정상품이 국내에서 일반적·정상적으로 거래될 수 없었기 때문이라고 볼 만한 사정도 없는 점 등을 종합하면, 甲 회사가 위 상표의 등록 후 乙 회사의 상표권 침해에 해당할 우려가 있다는 이유로 위 등록상표를 사용하지 않은 것을 甲 회사가 통제할 수 없는 객관적·외부적 요인에 따른 불가피한 사유로 인한 것으로 볼 수 없고, ② 만약 어떤 상표를 사용하지 않은 것에 대하여 다른 상표의 상표권을 침해할 우려가 있다는 점을 정당한 이유로 인정한다면 그 상표가 실제 사용되지 않으면서 등록이 유지되는 결과가 되므로 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항의 취지에 반할 수 있으며, ③ 甲 회사가 乙 회사의 상표들에 대해 등록무효 심판을 청구한 것을 상표법 제2조 제1항 제11호 각 목의 상표의 사용 행위라고 할 수 없고, 甲 회사가 위 등록상표를 사용하기 위하여 준비행위를 하였다는 사정만으로 이를 사용하지 않은 데 정당한 이유가 있다고 볼 수 없는데도, 甲 회사의 위 등록상표 불사용에 정당한 이유가 있다고 본 원심판단에 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례.
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