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[판례분석] 미등록 통상사용권의 대항력: 상표법 제100조 제1항이 말하는 제3자의 범위(대법원 2024다306691)

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<핵심 요약>

상표권자에게서 통상사용권을 받았더라도 그 설정을 등록하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없다. 여기의 제3자는 통상사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람을 가리키므로, 그 범위가 겹치는 전용사용권을 뒤에 설정받아 등록한 사람이 여기에 든다. 대법원 2025. 3. 27. 선고 2024다306691 판결은 상표법 제100조 제1항 제1호의 제3자가 무엇을 뜻하는지를 밝히면서, 사용계약이 유지되고 있다는 이유만으로 침해를 부정한 원심 가운데 전용사용권자에 관한 부분을 파기·환송한 사례이다.

자세한 기본 법리는 아래 위키를 참고하십시오.

• 상표권 및 상표권자의 보호
• 침해행위
   

1. 사용권을 받고도 등록하지 않은 채 영업을 이어갈 때 생기는 일

상표권자는 같은 상표권에 대하여 전용사용권과 통상사용권을 모두 설정할 수 있다. 전용사용권자는 정해진 범위에서 그 상표를 쓸 권리를 독점하지만, 통상사용권자는 쓸 권리를 가질 뿐 독점하지는 않는다. 두 권리가 같은 상표권 위에 겹쳐 놓이면 누가 누구에게 무엇을 주장할 수 있는지가 문제된다.

실무에서는 통상사용권을 계약서로만 남기고 특허청에 등록하지 않는 경우가 많다. 등록에 비용과 절차가 들고, 계약서가 있으니 충분하다고 여기기 때문이다. 그러나 상표법 제100조 제1항 제1호는 사용권의 설정을 등록하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없다고 정하고 있다.

이 사건에서는 무상의 통상사용권을 받은 회사가 그 설정을 등록하지 않은 사이, 상표권자가 다른 사람에게 전용사용권을 설정하고 그 전용사용권은 등록되었다. 상표권자와 전용사용권자가 함께 통상사용권자를 상대로 침해금지와 손해배상을 청구하면서 두 권리의 우열이 정면으로 다투어졌다.

2. 두 사용권이 겹칠 때 작동하는 조문

• 가. Q: 전용사용권과 통상사용권은 무엇이 다른가?
  
  상표법 제95조 제1항과 제97조 제1항은 상표권자가 두 가지 사용권을 모두 설정할 수 있도록 정한다. 상표법 제95조 제3항에 따라 전용사용권자는 설정행위로 정한 범위에서 등록상표를 사용할 권리를 독점한다. 반면 상표법 제97조 제2항의 통상사용권자는 같은 범위에서 사용할 권리를 가질 뿐이어서, 독점이라는 성질이 붙지 않는다.

• 나. Q: 등록하지 않은 사용권은 어떤 효력을 잃는가?
  
  계약 당사자 사이의 효력은 그대로 남는다. 상표법 제100조 제1항 제1호가 정하는 것은 그 설정을 등록하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없다는 것이므로, 상표권자에 대한 관계에서는 등록이 없어도 사용권을 주장할 수 있다. 잃는 것은 그 지위와 양립할 수 없는 지위를 얻은 사람에게까지 사용권을 내세울 수 있는 힘이다.

• 다. Q: 여기의 제3자는 누구를 말하는가?
  
  대법원 2025. 3. 27. 선고 2024다306691 판결은 통상사용권의 설정에 관하여 통상사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람을 제3자로 보았다. 뒤에 전용사용권을 설정받아 등록한 사람은 그 범위에서 상표를 독점하므로, 설정 범위가 겹치는 한 등록하지 않은 통상사용권자의 지위와 양립할 수 없다. 반대로 그 지위와 나란히 설 수 있는 사람이라면 여기의 제3자가 아니다.
   

3. 상고를 갈라 판단한 대법원의 결론

• Q: 원고 두 사람의 청구는 왜 결론이 달랐는가?
  
  상표권자의 청구와 전용사용권자의 청구는 근거가 되는 권리가 다르다. 상표권자에 대한 관계에서는 사용계약이 유지되고 있으므로 통상사용권자의 사용이 위법하지 않다. 그러나 전용사용권자에 대한 관계에서는 등록이 없어 대항할 수 없으므로 같은 결론이 나오지 않는다.

• 가. 상표권자의 상고를 기각한 부분
  
  원심인 특허법원 2024. 10. 24. 선고 2023나10600 판결은 상표권자와 통상사용권자 사이의 상표사용계약이 종료되지 않았다고 판단하여, 계약이 끝났음을 전제로 한 상표권 침해 주장을 배척하였다. 대법원은 그 판단에 논리와 경험의 법칙을 위반하거나 변론주의에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다고 보았다. 증거 취사와 사실인정을 다투는 주장은 적법한 상고이유가 되지 못한다고 하여 상표권자의 상고를 기각하였다.

• 나. 전용사용권자에 관한 부분을 파기한 이유
  
  원심은 상표사용계약이 유지된다는 사실만으로 전용사용권도 침해되지 않았다고 보았다. 대법원은 통상사용권자가 그 설정을 등록하지 않은 이상 전용사용권자에게 대항할 수 없다고 보아 그 전제를 받아들이지 않았다. 계약이 유지된다는 사정만으로 전용사용권 침해가 곧바로 부정되지는 않는다는 것이다.

• 다. 원심이 더 심리했어야 할 것
  
  대법원은 원심이 통상사용권자가 등록상표와 동일·유사한 표장을 동일·유사한 상품에 사용하였거나 사용할 우려가 있는지를 살폈어야 한다고 보았다. 고의 또는 과실로 전용사용권을 침해하여 손해가 생겼는지도 함께 심리 대상이라고 하였다. 대법원은 이러한 심리에 나아가지 않은 원심판결 중 전용사용권자에 대한 부분을 파기하고 그 부분 사건을 원심법원에 환송하였다.
   

※ 관련 법률 인사이트

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• 상표 사용계약을 맺고 등록을 미룬 기업의 위험 - 전용사용권이 뒤에 설정될 때의 우열
   

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