김정현 변호사

1. 사용권 등록을 미루는 관행에 경고를 남긴 판례의 의의

대법원 2025. 3. 27. 선고 2024다306691 판결은 상표법 제100조 제1항 제1호의 제3자가 누구인지를 밝힌 사례입니다. 조문은 등록하지 않으면 대항할 수 없다고만 정해 두었을 뿐, 그 제3자의 범위를 따로 말하지 않았습니다. 이 판결은 통상사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람이 여기에 든다고 정리하였고, 그 예로 뒤에 전용사용권을 설정받아 등록한 사람을 들었습니다.

사용권 등록은 절차와 비용 때문에 뒤로 밀리기 쉬운 항목입니다. 그러나 상표권자가 같은 상표권에 전용사용권을 겹쳐 설정하면, 등록이 없는 통상사용권자는 그 전용사용권자에게 사용권을 내세울 수 없게 됩니다. 계약서만으로는 그 국면을 막지 못하므로, 계약에 무엇을 담아 두었는지가 남는 대응 수단을 정합니다.

2. 하나의 상표권에 두 사용권이 겹친 사실관계

상표권자는 인스턴트우동과 만두 등을 지정상품으로 하는 상표를 등록해 두고 있었습니다. 그 뒤 한 회사에 사용지역을 전국으로 하는 무상의 통상사용권을 설정해 주었고, 사용기간은 뒤에 10년으로 늘어났습니다. 그 회사는 통상사용권의 설정을 등록하지 않았습니다.

이듬해 상표권자는 다른 사람에게 같은 상표권에 관하여 전용사용권을 설정해 주었고, 그 전용사용권은 곧바로 등록되었습니다. 이후 상표권자와 전용사용권자는 통상사용권자를 상대로 침해금지, 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 손해배상을 함께 청구하였습니다.

원심인 특허법원 2024. 10. 24. 선고 2023나10600 판결은 상표사용계약이 종료되지 않았다는 이유로 두 청구를 모두 배척하였습니다. 대법원은 상표권자의 청구를 배척한 부분은 그대로 두고, 전용사용권자의 청구를 배척한 부분만 파기·환송하였습니다.

3. 법무법인 창경 김정현 대표변호사가 해설하는 사용권 등록과 계약 설계

• Q: 사용권 계약서만 있으면 상표를 계속 쓸 수 있습니까?
  
  상표권자에 대한 관계에서는 계약이 유효하게 존속하고 정해진 범위에서 쓰는 한 등록이 없어도 됩니다. 그러나 상표권자가 같은 상표권에 전용사용권을 겹쳐 설정하고 그것이 등록되면, 등록 없는 통상사용권자는 그 전용사용권자에게 대항할 수 없습니다. 상표법 제107조 제1항과 제2항에 따라 전용사용권자는 침해금지와 물건의 폐기까지 청구할 수 있으므로, 영업 자체가 멈출 수 있습니다.

• 가. 사용권을 받으면 등록부터 마칩니다
  
  무상으로 받은 사용권이라도 등록을 미룰수록 위험이 커집니다. 등록을 마치면 상표법 제100조 제2항에 따라 그 등록 후에 상표권이나 전용사용권을 취득한 사람에게도 효력이 미칩니다. 계약 체결과 등록 신청을 한 묶음으로 처리하도록 내부 절차를 정해 두는 편이 안전합니다.

• 나. 계약서에 중복 설정 금지 조항을 둡니다
  
  상표권자가 제3자에게 전용사용권을 설정하지 않겠다는 약정을 넣어 두면 계약 위반을 물을 근거가 생깁니다. 다만 그 약정은 상표권자와 사이에서만 효력이 있어 전용사용권자를 막지는 못합니다. 등록으로 얻는 대항력과 계약으로 얻는 책임 추궁은 서로 대체되지 않으므로 둘을 함께 갖추어야 합니다.

• 다. 상표권자 쪽에서도 겹치는 설정을 정리합니다
  
  이미 통상사용권을 설정해 둔 상표권에 전용사용권을 새로 설정하면 분쟁이 뒤따릅니다. 기존 사용권의 범위와 기간을 확인하고, 필요하다면 해지나 범위 조정을 먼저 마친 뒤에 새 설정을 진행해야 합니다. 사용권 현황을 등록 원부와 계약서 양쪽에서 맞춰 보는 것이 출발점입니다.
   

4. 사용권 계약을 점검할 때 볼 것

먼저 지금 보유한 사용권이 등록되어 있는지 확인해야 합니다. 등록되어 있지 않다면 등록 신청을 서두르고, 그 사이에 다른 사용권이 설정되지 않았는지 등록 원부로 확인해 두어야 합니다. 사용기간이 연장되거나 범위가 바뀐 경우에는 변경 등록까지 마쳐야 합니다.

다음은 계약서의 조항입니다. 중복 설정 금지, 통지 의무, 위반 시의 해지와 손해배상을 함께 정해 두면 등록으로 막지 못하는 국면을 보완할 수 있습니다. 법무법인 창경 김정현 대표변호사는 사용권은 계약 체결과 동시에 등록까지 마쳐야 하며, 등록 원부와 계약서의 내용이 어긋나지 않는지를 주기적으로 점검해야 한다고 조언합니다.

※ 이 주제에서 다루는 법리에 대한 더 자세한 법률지식은 네플라 법률위키 [판례분석] 미등록 통상사용권의 대항력: 상표법 제100조 제1항이 말하는 제3자의 범위(대법원 2024다306691) 페이지를 참고하십시오.