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- 49. [판례분석] 상표권 이전의 효력요건과 침해죄: 합의 없는 이전등록 명의자의 사용이 침해가 되는 이유(대법원 2023도11044)
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49.[판례분석] 상표권 이전의 효력요건과 침해죄: 합의 없는 이전등록 명의자의 사용이 침해가 되는 이유(대법원 2023도11044)
[판례분석] 상표권 이전의 효력요건과 침해죄: 합의 없는 이전등록 명의자의 사용이 침해가 되는 이유(대법원 2023도11044)
![[판례분석] 상표권 이전의 효력요건과 침해죄: 합의 없는 이전등록 명의자의 사용이 침해가 되는 이유(대법원 2023도11044)](https://api.nepla.ai/api/v1/file/1790756003293-0c6646ce78013acc.png)
<핵심 요약>
상표권이 양수인에게 이전되려면 상표권자와 양수인 사이에 상표권을 이전할 것을 목적으로 하는 합의와 상표법 제96조 제1항 제1호에 따른 등록이 함께 있어야 한다. 따라서 이전 합의 없이 이전등록만 마친 사람은 상표권자가 아니므로, 별도의 정당한 사용 권원 없이 등록상표를 지정상품에 사용하면 상표권 침해행위에 해당한다. 대법원 2024. 11. 14. 선고 2023도11044 판결은 상표권 이전의 요건과 상표법 제230조의 침해행위에 관한 법리를 밝히면서, 이전등록이 피고인 앞으로 마쳐졌다는 이유로 상표법위반 부분을 무죄로 본 원심을 파기·환송한 사례이다.
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1. 위조 양도증으로 옮겨진 상표권을 둘러싼 분쟁의 경위
상표권은 양도하기로 약속하는 것만으로 옮겨지지 않고, 이전등록을 마쳐야 이전의 효력이 생긴다. 그런데 위조된 양도증이 제출되면 상표권자가 알지 못하는 사이에 등록 명의가 옮겨질 수 있다. 이때 등록 명의를 넘겨받은 사람이 그 상표를 쓰면 자기 상표를 쓴 것인지, 남의 상표권을 침해한 것인지가 문제된다.
게스트하우스 서비스제공업 등을 하는 피해 회사는 2016. 1. 13. 이 사건 등록상표를 출원하여 2016. 11. 10. 상표권 설정등록을 받았다. 피고인은 2018. 1. 22. 특허법률사무소 직원을 통해 피해 회사가 등록상표에 관한 권리를 피고인에게 양도한다는 내용의 피해 회사 명의 양도증을 위조하였다. 2018. 1. 25. 그 양도증을 특허청 직원에게 제출하여 피고인 앞으로 이전등록을 마쳤으나, 피해 회사가 피고인에게 상표권을 이전하기로 합의한 바는 없었다.
피고인은 2018. 5.경부터 2021. 5. 25.경까지 게스트하우스를 운영하면서 이 사건 등록상표를 인터넷 홈페이지에 게시하여 영업활동을 하였다. 검사는 이 행위를 피해 회사의 상표권을 침해한 것으로 보아 업무상배임·사문서위조·위조사문서행사와 함께 상표법위반으로 피고인을 기소하였다. 제1심은 상표법위반 부분을 유죄로 판단하였다.
원심인 서울서부지방법원 2023. 7. 25. 선고 2022노162 판결은 이 부분을 유죄로 판단한 제1심판결을 파기하고 무죄를 선고하였으며, 사문서위조·위조사문서행사·업무상배임 부분은 유죄로 판단하였다. 피고인과 검사가 모두 상고하였고, 대법원 2024. 11. 14. 선고 2023도11044 판결은 원심판결 중 무죄 부분을 파기하여 서울서부지방법원에 환송하고 피고인의 상고를 기각하였다.
2. 등록 명의와 상표권 귀속이 갈린 쟁점
- 가. Q: 상표권이 양수인에게 이전되려면 무엇이 필요한가?
상표법 제96조 제1항 제1호는 상표권의 이전을 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 정한다. 다만 상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 이전은 이 조항에서 제외된다. 양도에서 등록만 있으면 이전의 효력이 생기는지, 등록의 원인이 되는 이전 합의가 따로 있어야 하는지가 첫 쟁점이다.
- 나. Q: 이전등록 명의를 넘겨받은 사람은 상표권자가 되는가?
원심은 이전등록이 2018. 1. 25. 피고인 앞으로 마쳐졌으므로, 그 뒤의 사용은 타인의 등록상표를 사용한 행위가 아니라고 보았다. 이 견해를 따르면 등록 명의가 곧 상표권의 귀속을 정하게 된다. 반대로 이전 합의가 없었던 점을 앞세우면 피고인은 상표권자가 아니게 되므로, 누구를 상표권자로 볼지가 결론을 갈랐다.
- 다. Q: 상표권자가 아닌 사람의 사용은 어느 조문의 침해행위인가?
상표법 제230조는 상표권 또는 전용사용권의 침해행위를 한 자를 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다. 원심은 이 부분 적용법조를 제230조와 제108조 제1항 제1호로 파악하였는데, 이 호는 타인의 등록상표와 동일한 상표를 지정상품과 유사한 상품에 쓰거나 유사한 상표를 동일·유사한 상품에 쓰는 행위를 침해로 본다. 등록상표와 동일한 상표를 동일한 지정상품에 쓴 행위가 이 호에 들어가는지도 함께 따져야 했다.
3. 합의 없는 이전등록과 침해행위에 관한 대법원의 법리
- Q: 대법원은 왜 원심의 무죄 판단을 받아들이지 않았는가?
대법원은 상표권 이전에는 이전 합의와 등록이 모두 필요하므로, 합의 없이 이전등록만 마친 피고인은 상표권자가 아니라고 보았다. 그러므로 피고인의 사용은 정당한 권원 없이 상표권의 효력범위에 속하는 행위로서 상표권의 침해행위에 해당한다고 판단하였다. 원심의 판단에는 상표권의 침해행위에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다는 검사의 상고이유를 받아들였다.
- 가. 이전의 합의와 제96조 제1항 제1호의 등록이 함께 있어야 한다는 법리
대법원은 상표권이 양수인에게 이전되려면 상표권자와 양수인 사이에 상표권을 이전할 것을 목적으로 하는 합의와 상표법 제96조 제1항 제1호에 따른 등록이 있어야 한다고 판시하였다. 등록은 이전의 효력이 생기기 위한 요건이지만, 등록이 있다고 해서 빠진 이전 합의가 채워지지는 않는다. 통상사용권의 설정은 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없는 데 그치지만(상표법 제100조 제1항 제1호), 상표권의 이전은 등록이 없으면 효력 자체가 생기지 않는다.
- 나. 이전 합의가 없는 이전등록으로는 상표권자가 될 수 없다는 판단
대법원은 양도를 원인으로 한 이전등록이 2018. 1. 25. 피고인 앞으로 마쳐졌으나, 피해 회사와 피고인 사이에 상표권 이전을 목적으로 하는 합의가 없었다고 보았다. 따라서 피고인이 피해 회사로부터 상표권을 적법하게 이전받았다고 할 수 없고, 피고인은 이 사건 등록상표의 상표권자가 아니라고 판단하였다. 그럼에도 원심이 이전등록 명의만을 이유로 이 부분 공소사실을 무죄로 판단한 데에는 법리오해의 잘못이 있다고 보았다.
- 다. 동일 상표를 동일 상품에 쓴 행위는 제108조 제1항 제1호가 아니라는 지적
대법원은 상표권자 이외의 제3자가 정당한 권원 없이 상표권의 효력범위에 속하는 행위를 하면 상표권의 침해행위에 해당한다고 보았다. 상표법 제89조는 상표권자가 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다고 정하되, 전용사용권을 설정한 때에는 전용사용권자가 독점하는 범위에서 그렇지 않다고 한다. 아울러 대법원은 피고인이 등록상표와 동일한 상표를 지정상품과 동일한 상품에 사용하였으므로, 원심의 전제와 달리 그 행위는 제108조 제1항 제1호에 해당하지 않는다고 지적하였다.
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4. 관련 법규 및 판례
상표법 제96조 (상표권 등의 등록의 효력) 제1항 제1호
① 다음 각 호에 해당하는 사항은 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다. 1. 상표권의 이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)ㆍ변경ㆍ포기에 의한 소멸, 존속기간의 갱신, 상품분류전환, 지정상품의 추가 또는 처분의 제한
상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다. 다만, 그 상표권에 관하여 전용사용권을 설정한 때에는 제95조제3항에 따라 전용사용권자가 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다.
상표권 또는 전용사용권의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.
① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다) 또는 전용사용권을 침해한 것으로 본다. 1. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 행위
상표법 제100조 (전용사용권ㆍ통상사용권 등의 등록의 효력) 제1항 제1호
① 다음 각 호에 해당하는 사항은 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다. 1. 전용사용권 또는 통상사용권의 설정ㆍ이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)ㆍ변경ㆍ포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한 |
대법원 2024. 11. 14. 선고 2023도11044 판결
판시사항 [1] 상표권이 양수인에게 이전되기 위한 요건 / 상표권자 이외의 제3자가 정당한 권원 없이 상표권의 효력범위에 속하는 행위를 한 경우, 이는 상표권의 침해행위에 해당하는지 여부(적극)
[2] 피고인이 게스트하우스를 운영하면서 게스트하우스 서비스제공업 등을 하는 甲 주식회사의 등록상표를 피고인의 게스트하우스 인터넷 홈페이지에 게시하여 게스트하우스 영업활동을 함으로써 甲 회사의 상표권을 침해하였다는 이유로 기소된 사안에서, 피고인은 위 등록상표의 상표권자가 아니어서 피고인이 위 등록상표를 지정상품인 게스트하우스 서비스제공업 등에 사용한 것은 등록상표권의 침해행위에 해당한다고 한 사례
판결요지 [1] 상표권이 양수인에게 이전되기 위해서는 상표권자와 양수인 사이에 상표권을 이전할 것을 목적으로 하는 합의와 상표법 제96조 제1항 제1호에 따른 등록이 있어야 한다. 한편 상표법 제230조는 상표권 또는 전용사용권의 침해행위를 한 자를 처벌하도록 규정하고 있는바, 상표권자 이외의 제3자는 정당한 권원 없이 상표권의 효력범위에 속하는 행위를 해서는 안 되고, 이를 위반하는 행위는 상표권의 침해행위에 해당한다.
[2] 피고인이 게스트하우스를 운영하면서 게스트하우스 서비스제공업 등을 하는 甲 주식회사의 등록상표를 피고인의 게스트하우스 인터넷 홈페이지에 게시하여 게스트하우스 영업활동을 함으로써 甲 회사의 상표권을 침해하였다는 이유로 기소된 사안에서, 양도를 원인으로 한 등록상표권의 이전등록이 피고인이 위 등록상표를 사용하기 전 피고인 앞으로 마쳐졌으나 甲 회사와 피고인 사이에 등록상표권 이전을 목적으로 하는 합의가 없었으므로 위 상표권을 적법하게 이전받았다고 할 수 없어, 피고인은 위 등록상표의 상표권자가 아니므로, 피고인이 위 등록상표를 지정상품인 게스트하우스 서비스제공업 등에 사용한 것은 정당한 권원 없이 등록상표권의 효력범위에 속하는 행위를 한 것으로서 등록상표권의 침해행위에 해당한다는 이유로, 이와 달리 위 공소사실을 무죄로 판단한 원심판결에 상표권의 침해행위에 관한 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례.
판결이유 발췌 한편 원심은 피고인의 행위가 상표법 제108조 제1항 제1호에 해당한다는 전제에서 판단하였으나, 피고인은 이 사건 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 동일한 상품에 사용한 것이고, 이 사건 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 지정상품에 사용한 것은 아니므로, 피고인의 행위는 상표법 제108조 제1항 제1호에 해당하지 않는다는 점을 지적하여 둔다. |
