김정현 변호사

1. 이전등록 명의와 상표권자를 가른 판결의 의미

대법원 2024. 11. 14. 선고 2023도11044 판결은 상표권 이전에 이전 합의와 등록이 모두 필요하다는 점을 형사 사건에서 밝혔습니다. 이전등록을 마쳤더라도 상표권자와의 이전 합의가 없었다면 등록 명의자는 상표권자가 아닙니다. 그 사람이 별도의 정당한 사용 권원 없이 등록상표를 지정상품에 쓰면 상표권 침해행위가 됩니다.

등록 명의는 권리 관계를 확인하는 출발점이지만, 이 판결은 명의가 옮겨졌다는 사정만으로 상표권이 옮겨진 것은 아니라는 점을 보여 줍니다. 상표권을 넘겨받는 쪽이든 명의를 잃은 쪽이든, 등록의 원인이 된 이전 합의가 실제로 있었는지부터 확인해야 합니다. 이 판결에 따르면 합의 없이 명의가 옮겨진 뒤의 사용도 상표법 제230조로 처벌되는 침해행위로 다루어질 수 있습니다.

2. 위조 양도증으로 넘어간 게스트하우스 상표의 경위

게스트하우스 서비스제공업 등을 하는 피해 회사는 2016. 11. 10. 이 사건 등록상표의 상표권 설정등록을 받았습니다. 피고인은 2018. 1. 22. 특허법률사무소 직원을 통해 피해 회사 명의의 양도증을 위조하였고, 2018. 1. 25. 이를 특허청 직원에게 제출하여 자기 앞으로 이전등록을 마쳤습니다. 피해 회사가 피고인에게 상표권을 이전하기로 합의한 바는 없었습니다.

피고인은 2018. 5.경부터 2021. 5. 25.경까지 게스트하우스를 운영하면서 이 사건 등록상표를 인터넷 홈페이지에 게시하여 영업활동을 하였습니다. 검사는 이를 피해 회사의 상표권을 침해한 행위로 보아 업무상배임·사문서위조·위조사문서행사와 함께 상표법위반으로 피고인을 기소하였습니다. 제1심은 상표법위반 부분을 유죄로 판단하였습니다.

원심인 서울서부지방법원은 이전등록이 피고인 앞으로 마쳐진 뒤의 사용은 타인의 등록상표를 사용한 것이 아니라고 보아, 이를 유죄로 판단한 제1심판결을 파기하고 무죄를 선고하였습니다. 대법원은 원심판결 중 무죄 부분을 파기하여 서울서부지방법원에 환송하였고, 사문서위조 등을 유죄로 본 원심에 대한 피고인의 상고는 기각하였습니다.

3. 법무법인 창경 김정현 대표변호사가 짚는 이전 합의와 등록의 관계

• Q: 상표권 이전등록을 마쳤다면 그 상표를 자유롭게 써도 됩니까?
  
  그렇게 단정할 수 없습니다. 상표법 제96조 제1항 제1호는 상표권의 이전을 등록하지 아니하면 효력이 발생하지 않는다고 정하지만, 대법원은 이전 합의와 등록이 함께 있어야 상표권이 이전된다고 보았습니다. 이전 합의가 없었다면 이전등록을 마친 사람도 상표권자가 아니며, 그 사용은 상표법 제230조로 처벌되는 침해행위가 될 수 있습니다.

• 가. 이전의 효력은 합의와 등록이 모두 갖춰져야 생깁니다
  
  상표권 양도에서 등록은 이전의 효력이 생기기 위한 요건이지만, 등록의 원인인 이전 합의를 대신하지는 못합니다. 상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 이전은 이 조항의 등록 요건에서 제외되므로, 양도와 승계를 구분해 두어야 합니다. 양도계약서와 이전등록 신청 서류가 같은 내용을 담고 있는지도 함께 확인해 두는 것이 안전합니다.

• 나. 등록 명의가 옮겨졌어도 합의가 없으면 상표권자가 아닙니다
  
  이 사건에서 이전등록은 피고인 앞으로 마쳐졌지만 피해 회사와 피고인 사이에 이전 합의가 없었습니다. 대법원은 그 때문에 피고인이 상표권을 적법하게 이전받았다고 할 수 없고, 상표권자가 아니라고 판단하였습니다. 명의를 잃은 상표권자로서는 이전 합의가 없었다는 사정을 뒷받침할 자료를 정리해 두는 것이 침해 대응의 출발점이 됩니다.

• 다. 동일 상표를 동일 상품에 쓴 경우 적용 조문이 달라집니다
  
  상표권자는 전용사용권을 설정한 범위를 제외하고 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점하며(상표법 제89조), 대법원은 권원 없이 그 효력범위에 속하는 행위를 하면 침해행위라고 보았습니다. 제108조 제1항 제1호는 동일 상표를 유사 상품에 쓰거나 유사 상표를 동일·유사 상품에 쓰는 행위를 침해로 보는 조항이어서, 대법원은 동일 상표를 동일 상품에 쓴 이 사건은 여기에 해당하지 않는다고 지적하였습니다. 형사 절차를 검토할 때에도 사용된 상표와 상품이 등록상표·지정상품과 동일한지 유사한지를 먼저 가려 두어야 합니다.
   

4. 상표권을 넘기고 넘겨받을 때 점검할 사항

상표권을 양수하려는 쪽은 등록 명의만 확인하지 말고, 상표권자와의 양도 합의가 실제로 있었는지를 양도계약서 등으로 함께 확인해야 합니다. 합의 없이 이루어진 이전등록으로는 상표권이 옮겨지지 않으므로, 등록 명의자가 곧 상표권자라고 단정할 수 없습니다. 대금을 치르기 전에 명의가 옮겨진 원인 서류를 확인해 두는 편이 안전합니다.

등록 명의를 잃은 상표권자라면 이전 합의가 없었다는 점을 보여 주는 자료를 모아 두고, 명의자가 상표를 사용한 기간과 방식, 사용한 상품이 지정상품과 동일한지도 함께 기록해 두어야 합니다. 법무법인 창경 김정현 대표변호사는 상표권 이전을 둘러싼 분쟁에서는 등록 명의보다 이전 합의가 있었는지를 먼저 확인해야 한다고 조언합니다.

※ 이 주제에서 다루는 법리에 대한 더 자세한 법률지식은 네플라 법률위키 [판례분석] 상표권 이전의 효력요건과 침해죄: 합의 없는 이전등록 명의자의 사용이 침해가 되는 이유(대법원 2023도11044) 페이지를 참고하십시오.