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- 53. 상표권자의 의무
- 53.1. 상표법 제119조 제1항 제2호에 따른 사용권자의 부정사용에 의한 상표등록취소의 요건
- 53.1.1. 상표법 제119조 제1항 제2호에서 혼동의 대상이 되는 ‘대상상표’의 범위와 알려진 정도
- 53.1.1.1. 상표법 제119조 제1항 제2호에서 상표권자의 사용허락을 받아 신용을 쌓은 상대방의 상표도 혼동의 대상이 되는 타인의 상표가 될까?
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53.1.1.1.상표법 제119조 제1항 제2호에서 상표권자의 사용허락을 받아 신용을 쌓은 상대방의 상표도 혼동의 대상이 되는 타인의 상표가 될까?
상표법 제119조 제1항 제2호에서 상표권자의 사용허락을 받아 신용을 쌓은 상대방의 상표도 혼동의 대상이 되는 타인의 상표가 될까?
혼동의 대상이 되는 타인의 상표가 될까?
<핵심 요약>
상표권자의 사용허락을 받아 신용을 쌓은 상대방의 상표도 상표법 제119조 제1항 제2호에서 혼동의 대상이 되는 타인의 상표가 될 수 있다. 대상상표의 사용이 상표권자의 등록상표의 권리범위에 속하여 위법할 수 있는 경우에도 혼동의 대상이 되고, 상대방이 사용허락 전부터 자기 출처표시로 상표를 써 왔고 사업영역을 넓히려고 사용허락을 받았다면 그 신용이 상표권자에게 그대로 귀속된다고 단정하기 어렵기 때문이다. 특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결은 곰표국수 상표권자에게서 사용허락을 받았던 밀가루 회사의 곰표 상표를 상표권자와의 관계에서 혼동의 대상이 되는 타인의 상표로 보았다.
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1. 사용허락을 받았던 상대방의 상표도 타인의 상표가 될 수 있다
- 가. Q: 상표권자에게서 사용허락을 받아 신용을 쌓은 상대방의 상표는 상표권자와의 관계에서 타인의 상표가 아닌가?
타인의 상표가 될 수 있다. 사용허락을 받아 판매한 상품의 인지도가 그 사용허락을 기반으로 형성되었다고 볼 여지가 있더라도, 그것만으로 상대방의 상표가 대상상표에서 제외되지는 않는다. 특허법원은 상대방의 상표 사용으로 쌓인 신용이나 명성이 상표권자에게 그대로 귀속된다고 단정하기 어렵다면, 그 상표는 상표권자와의 관계에서 혼동의 대상이 되는 상표에 해당할 수 있다고 판단하였다(특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결).
이 쟁점은 혼동의 대상이 되는 대상상표의 범위에 관한 문제이다. 대상상표의 알려진 정도와 범위에 관한 일반 법리는 상표법 제119조 제1항 제2호에서 혼동의 대상이 되는 ‘대상상표’의 범위와 알려진 정도 참조.
2. 타인의 상표로 보는 근거
- 가. Q: 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그 사용권자도 ‘타인’에 포함되는가?
포함된다. 상표법 제119조 제1항 제2호는 수요자에게 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우라고만 규정하고, ‘대상상표’나 ‘타인’의 범위를 특별히 한정하지 않는다. 이에 따라 대법원은 대상상표가 그 등록상표의 권리범위에 속하거나 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표에 해당할 수 있다고 보았다. 나아가 상표권이 이전된 사안에서는 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 사용권자도 ‘타인’에 포함된다고 판단하였다(대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결).
또한 대상상표가 등록상표의 권리범위에 속하거나 대상상표의 사용자가 종전 상표권자로부터 등록상표의 사용을 허락받았던 사정은 결론에 영향을 미치지 않는다고 보았다. 사용권자와 대상상표의 사용자가 별개의 법인격을 가진 이상, 실사용상표의 사용으로 출처 혼동의 우려가 객관적으로 존재하면 그러한 행위를 방지할 필요가 있기 때문이다.
- 나. 특허법원이 든 두 가지 사정
특허법원은 2가지 사정을 종합하였다(특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결). 첫째, 대상상표는 그 사용이 기존 상표권자의 등록상표의 권리범위에 속하여 위법할 수 있는 경우에도 혼동의 대상이 되는 상표에 해당한다. 둘째, 상대방이 사용허락을 받기 전부터 그 상표를 자기 영업이나 상품의 출처표시로 사용해 왔고 사업영역을 확장하려고 사용허락을 받았다면, 상대방의 상표 사용으로 쌓인 신용이나 명성이 상표권자에게 그대로 귀속된다고 단정하기 어렵다.
사용허락을 받았던 상대방의 상표를 타인의 상표로 보는 근거
사정 | 판단 | 근거 |
|---|---|---|
조항의 문언 | ‘대상상표’나 ‘타인’의 범위를 한정하지 않는다. | |
대상상표의 사용이 등록상표의 권리범위에 속함 | 위법할 수 있어도 혼동의 대상이 된다. | |
사용허락 전부터 사용한 | 그 신용이 상표권자에게 그대로 |
3. 곰표 사건에서 밀가루 회사의 곰표 상표가 타인의 상표로 인정된 경위
- 가. 원고는 피고의 곰표 상표 신용이 사용허락에 기반한다고 주장하였다
곰 도형과 ‘곰표국수’로 구성된 등록상표의 상표권자인 원고는 2021년 2월 28일 밀가루 회사인 피고에게 곰표 문자를 포함한 원고의 등록상표 3건에 관하여 통상사용권을 2년 동안 부여하였고, 이 계약은 2023년 2월 27일 종료되었다. 이후 피고는 원고 측 통상사용권자들의 곰표 표장 사용을 이유로 원고의 등록상표에 대한 등록취소심판을 청구하였다. 원고는 밀가루 가공식품 분야에서 ‘곰표’ 상표의 권리자는 원고이고 피고는 원고의 사용허락을 받아 해당 분야에 곰표를 사용하였을 뿐이므로, 피고의 대상상표들은 원고와의 관계에서 ‘타인의 상표’가 아니라고 주장하였다.
- 나. 법원은 피고의 상표를 원고와의 관계에서 타인의 상표로 보았다
법원은 사용허락계약에 따라 피고가 판매한 상품의 인지도가 그 사용허락을 기반으로 형성되었다고 볼 여지가 있다는 점은 인정하였다. 그러면서도 피고가 원고로부터 사용허락을 받기 전부터 대상상표들을 자신의 영업이나 상품의 출처표시로 사용해 왔고, 사업영역을 밀가루 등의 가공식품 영역으로 확장하려고 사용허락을 받은 것으로 보았다. 이에 따라 피고의 대상상표 사용으로 쌓인 신용이 원고에게 그대로 귀속된다고 단정하기 어렵다는 이유로, 대상상표들이 원고와의 관계에서 혼동의 대상이 되는 타인의 상표에 해당할 수 있다고 판단하였다(특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결). 사건의 전체 경과는 [판례분석] 통상사용권자의 부정사용과 상표등록취소: 사용허락을 받은 상대방의 상표와 상당한 주의(특허법원 2026허10002) 참조.
4. 관련 법규 및 판례
상표법 제119조 (상표등록의 취소심판) 제1항 제2호
① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다. <개정 2023. 10. 31 .> 2. 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우. 다만, 상표권자가 상당한 주의를 한 경우는 제외한다. |
특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결
판결이유 발췌 위 계약에 따라 피고가 사용을 허락받은 상품의 판매로 인한 인지도는 위와 같은 사용허락을 기반으로 형성되었다고 볼 여지는 있다.
(중략)
그러나 ① 대상상표의 사용이 기존 상표권자의 등록상표의 권리범위에 속하여 위법할 수 있는 경우에도 혼동의 대상이 되는 상표에 해당하는 점
(중략)
② 피고는 원고로부터 상표 사용허락을 받기 전부터 대상상표들을 피고의 영업이나 상품의 출처표시를 위하여 사용해왔고, 그 사업영역을 밀가루 등의 가공식품 영역으로 확장하기 위하여 원고로부터 이 사건 등록상표에 관한 사용허락을 받은 것으로 보이므로, 피고의 대상상표들 사용으로 인한 신용이나 명성 축적과 같은 효과가 상표권자인 원고에게 그대로 귀속된다고 단정하기 어려운 점을 종합하면, 대상상표들은 원고와의 관계에서 ‘타인의 혼동의 대상이 되는 상표’에 해당할 수 있다고 봄이 타당하다.
대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결
판시사항 [1] 구 상표법 제73조 제1항 제8호의 규정 취지
[2] 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 따라 전용사용권자 또는 통상사용권자가 실제로 사용하는 상표와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표 사이의 혼동 여부를 판단하는 방법 / 상표권이 이전된 후 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용권자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우, 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르는지 판단하는 방법
[3] 구 상표법 제73조 제1항 제8호의 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(대상상표)의 요건 및 대상상표가 해당 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있는지 여부(적극) / 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 사용권자도 ‘타인’에 포함되는지 여부(적극)
판결요지 [1] 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제8호는 전용사용권자 또는 통상사용권자(이하 ‘사용권자’라 한다)가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고, 타인 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하여 거래자와 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상 신용과 권익도 보호하려는 데 있다.
[2] 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제8호에 따라 전용사용권자 또는 통상사용권자(이하 ‘사용권자’라 한다)가 실제로 사용하는 상표(이하 ‘실사용상표’라 한다)와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 ‘대상상표’라 한다) 사이의 혼동 여부를 판단할 때에는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 실사용상표가 등록상표로부터 변형된 정도 및 대상상표와 유사한 정도, 실사용상표와 대상상표가 상품에 사용되는 구체적인 형태, 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 실적, 일반 수요자에게 알려진 정도 등에 비추어, 당해 상표의 사용으로 대상상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가를 중점적으로 살펴야 한다. 그런데 상표권이 이전된 후 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용권자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우에는 종전 상표권자의 업무와 관련된 상품과의 혼동이 생길 가능성이 크다. 이때에는 상표권자가 금지청구권을 행사할 수 있는 범위(구 상표법 제66조 제1항 제1호, 제65조 제1항)와 상표를 독점적으로 사용할 수 있는 범위(구 상표법 제50조)는 구분되어야 한다는 원칙 등에 비추어, 등록상표, 실사용상표, 대상상표 상호 간에 앞서 본 사정들을 세심히 살펴 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르는지 여부를 판단하여야 한다.
[3] 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제8호의 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 ‘대상상표’라 한다)는 적어도 국내에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있을 것을 요한다. 다만 위 조항은 ‘수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우’라고 규정하고 있을 뿐, ‘대상상표’나 ‘타인’의 범위를 특별히 한정하지 않고 있으므로, 대상상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있고, 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 전용사용권자 또는 통상사용권자도 ‘타인’에 포함된다. |
