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- 53. 상표권자의 의무
- 53.1. 상표법 제119조 제1항 제2호에 따른 사용권자의 부정사용에 의한 상표등록취소의 요건
- 53.1.1. 상표법 제119조 제1항 제2호에서 혼동의 대상이 되는 ‘대상상표’의 범위와 알려진 정도
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53.1.1.상표법 제119조 제1항 제2호에서 혼동의 대상이 되는 ‘대상상표’의 범위와 알려진 정도
상표법 제119조 제1항 제2호에서 혼동의 대상이 되는 ‘대상상표’의 범위와 알려진 정도
<핵심 요약>
상표법 제119조 제1항 제2호에서 혼동의 대상이 되는 타인의 상표, 곧 대상상표는 적어도 국내에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 한다. 상표법 제119조 제1항 제2호는 ‘대상상표’나 ‘타인’의 범위를 특별히 한정하지 않으므로, 대상상표가 그 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있다. 특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결은 대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결의 이 법리에 따라, 곰표국수 등록상표의 상표권자에게서 사용허락을 받았던 밀가루 회사의 곰표 상표도 대상상표가 된다고 보았다.
자세한 기본 법리는 아래 위키를 참고하십시오.
1. 대상상표는 실사용상표와 혼동되는 다른 사람의 상표다
- 가. Q: 사용권자 부정사용 취소에서 ‘대상상표’는 무엇을 말하는가?
사용권자가 실제로 사용하는 상표와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표를 말한다. 대법원은 상표법 제119조 제1항 제2호와 같은 내용의 구 상표법 규정을 해석하면서, 사용권자가 실제로 사용하는 상표를 ‘실사용상표’, 혼동의 대상이 되는 타인의 상표를 ‘대상상표’라고 지칭하였다(대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결). 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 이유로 상표등록을 취소하려면 실사용상표의 사용으로 수요자가 대상상표의 상품과 출처를 혼동할 우려가 있어야 하므로, 어떤 상표가 대상상표가 될 수 있는지가 먼저 문제된다.
어떤 상표가 대상상표에 해당하는지는 상표법 제119조 제1항 제2호의 혼동 요건 가운데 하나이다. 등록취소 요건 전체는 상표법 제119조 제1항 제2호에 따른 사용권자의 부정사용에 의한 상표등록취소의 요건 참조.
2. 대상상표의 요건 - 알려진 정도와 범위
- 가. Q: 대상상표는 어느 정도로 알려져 있어야 하는가?
적어도 국내에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 한다(대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결).
- 나. Q: 등록상표의 권리범위에 속하는 상표나 등록되지 않은 상표도 대상상표가 될 수 있는가?
될 수 있다. 해당 조항에서는 ‘수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우’라고만 규정할 뿐 ‘대상상표’나 ‘타인’의 범위를 특별히 한정하지 않는다. 따라서 대상상표가 그 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있다(대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결). 대법원은 상표권자 자신의 부정사용에 관한 대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결에서 이 법리를 먼저 설시하였고, 대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결에서 사용권자의 부정사용에도 같은 법리를 적용하였다.
대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결은 나아가 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 사용권자도 ‘타인’에 포함된다고 보았다.
대상상표의 요건
구분 | 기준 | 근거 |
|---|---|---|
알려진 정도 | 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 | |
권리범위와 | 등록상표의 권리범위에 속하거나 | 대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결, 대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결 |
타인의 범위 | 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자와 | |
사용허락을 | 그 신용이 상표권자에게 그대로 귀속된다고 |
3. 곰표 사건에서 밀가루 회사의 곰표 상표가 대상상표로 인정된 이유
- 가. 곰표 상표는 피고의 상표로 인식될 정도에 이르렀다
곰 도형과 ‘곰표국수’로 구성된 등록상표의 통상사용권자들이 곰표 표장을 피자·토스트 등에 사용하자, 1952년 설립된 밀가루 회사인 피고가 등록취소심판을 청구하였다. 피고는 ‘곰표’ 문자를 포함한 대상상표 1부터 4까지를 밀가루, 팝콘, 나쵸, 밀맥주, 크림치즈스틱 등에 사용해 왔다. 법원은 피고가 1955년 등록된 곰표 상표를 밀가루에 장기간 사용해 왔고 2018년도 밀가루 매출액이 3,000억 원이었던 점을 들어, ‘곰표’가 밀가루 등 가루 분야에서 피고의 상품표지로 국내에 널리 인식되었을 것이라고 보았다.
또한 법원은 피고가 2018년 무렵부터 얇은 노란색 띠 아래 굵은 초록색 띠를 배치하고 그 중앙에 ‘곰표’를 표기한 공통 콘셉트로 팝콘·밀맥주 등 협업 상품을 출시한 사실을 인정하였다. 2020년 출시된 곰표 밀맥주가 출시 1주일 사이에 30만 건 판매된 사실도 함께 들었다. 아울러 2030 세대에서 곰표 브랜드의 인지도가 협업 전 25%에서 협업 후 52%로 상승한 사실도 근거로 삼았다. 이를 바탕으로 통상사용권자들이 실사용상표들을 사용할 당시 대상상표들이 적어도 국내 수요자나 거래자에게 피고의 상표라고 인식될 수 있는 정도에 이르렀다고 판단하였다(특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결).
- 나. 사용허락을 받았던 사정과 인지도 자료에 관한 원고의 주장은 받아들여지지 않았다
상표권자인 원고는 피고가 원고의 사용허락을 바탕으로 밀가루 가공식품 분야의 신용을 쌓았으므로 피고의 상표는 원고와의 관계에서 ‘타인의 상표’가 아니라고 주장하였다. 그러나 법원은 그 신용이 원고에게 그대로 귀속된다고 단정하기 어렵다고 보아 이 주장을 받아들이지 않았다. 자세한 판단은 상표법 제119조 제1항 제2호에서 상표권자의 사용허락을 받아 신용을 쌓은 상대방의 상표도 혼동의 대상이 되는 타인의 상표가 될까? 참조.
또한 원고는 피고가 사용허락을 받아 판매한 내역과 지정상품과 무관한 맥주 등 상품군의 자료를 인지도 판단의 근거로 삼아서는 안 된다고 주장하였으나, 법원은 이러한 자료도 함께 고려할 수 있다고 판단하였다. 자세한 판단은 상표법 제119조 제1항 제2호에서 대상상표의 인지도를 판단할 때 사용허락을 받아 판매한 내역이나 지정상품과 무관한 상품군 자료도 고려할 수 있을까? 참조. 사건의 전체 경과는 [판례분석] 통상사용권자의 부정사용과 상표등록취소: 사용허락을 받은 상대방의 상표와 상당한 주의(특허법원 2026허10002) 참조.
4. 관련 법규 및 판례
상표법 제119조 (상표등록의 취소심판) 제1항 제2호
① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다. <개정 2023. 10. 31 .> 2. 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우. 다만, 상표권자가 상당한 주의를 한 경우는 제외한다. |
특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결
판결이유 발췌 위 규정에서 혼동의 대상이 되는 대상상표는 적어도 국내에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있을 것을 요한다. 다만 위 조항은 ‘수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우’라고 규정하고 있을 뿐, ‘대상상표’나 ‘타인’의 범위를 특별히 한정하지 않고 있으므로, 대상상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있다(대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결, 대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결 등 참조).
(중략)
이 사건 등록상표의 통상사용권자들이 실사용상표들을 사용할 당시 대상상표들은 적어도 국내 수요자나 거래자에게 특정인(피고)의 상표라고 인식될 수 있는 정도에는 이르렀다고 봄이 타당하다.
(중략)
② 피고는 원고로부터 상표 사용허락을 받기 전부터 대상상표들을 피고의 영업이나 상품의 출처표시를 위하여 사용해왔고, 그 사업영역을 밀가루 등의 가공식품 영역으로 확장하기 위하여 원고로부터 이 사건 등록상표에 관한 사용허락을 받은 것으로 보이므로, 피고의 대상상표들 사용으로 인한 신용이나 명성 축적과 같은 효과가 상표권자인 원고에게 그대로 귀속된다고 단정하기 어려운 점을 종합하면, 대상상표들은 원고와의 관계에서 ‘타인의 혼동의 대상이 되는 상표’에 해당할 수 있다고 봄이 타당하다.
대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결
판시사항 [1] 구 상표법 제73조 제1항 제8호의 규정 취지
[2] 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 따라 전용사용권자 또는 통상사용권자가 실제로 사용하는 상표와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표 사이의 혼동 여부를 판단하는 방법 / 상표권이 이전된 후 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용권자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우, 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르는지 판단하는 방법
[3] 구 상표법 제73조 제1항 제8호의 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(대상상표)의 요건 및 대상상표가 해당 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있는지 여부(적극) / 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 사용권자도 ‘타인’에 포함되는지 여부(적극)
판결요지 [1] 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제8호는 전용사용권자 또는 통상사용권자(이하 ‘사용권자’라 한다)가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고, 타인 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하여 거래자와 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상 신용과 권익도 보호하려는 데 있다.
[2] 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제8호에 따라 전용사용권자 또는 통상사용권자(이하 ‘사용권자’라 한다)가 실제로 사용하는 상표(이하 ‘실사용상표’라 한다)와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 ‘대상상표’라 한다) 사이의 혼동 여부를 판단할 때에는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 실사용상표가 등록상표로부터 변형된 정도 및 대상상표와 유사한 정도, 실사용상표와 대상상표가 상품에 사용되는 구체적인 형태, 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 실적, 일반 수요자에게 알려진 정도 등에 비추어, 당해 상표의 사용으로 대상상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가를 중점적으로 살펴야 한다. 그런데 상표권이 이전된 후 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용권자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우에는 종전 상표권자의 업무와 관련된 상품과의 혼동이 생길 가능성이 크다. 이때에는 상표권자가 금지청구권을 행사할 수 있는 범위(구 상표법 제66조 제1항 제1호, 제65조 제1항)와 상표를 독점적으로 사용할 수 있는 범위(구 상표법 제50조)는 구분되어야 한다는 원칙 등에 비추어, 등록상표, 실사용상표, 대상상표 상호 간에 앞서 본 사정들을 세심히 살펴 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르는지 여부를 판단하여야 한다.
[3] 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제8호의 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 ‘대상상표’라 한다)는 적어도 국내에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있을 것을 요한다. 다만 위 조항은 ‘수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우’라고 규정하고 있을 뿐, ‘대상상표’나 ‘타인’의 범위를 특별히 한정하지 않고 있으므로, 대상상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있고, 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 전용사용권자 또는 통상사용권자도 ‘타인’에 포함된다.
대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결
판시사항 [1] 상표법 제73조 제1항 제2호의 규정 취지
[2] 상표법 제73조 제1항 제2호에 정한 오인·혼동의 판단 대상이 되는 타인의 상표의 범위
판결요지 [1] 상표법 제73조 제1항 제2호는 상표권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데 그 취지가 있다.
[2] 상표법 제73조 제1항 제2호에 정한 실사용 상표와 타인의 상표 사이의 혼동 유무는 당해 실사용 상표의 사용으로 인하여 수요자로 하여금 그 타인의 상표의 상품과의 사이에 상품 출처의 혼동을 생기게 할 우려가 객관적으로 존재하는가의 여부에 따라 결정하면 충분하므로, 그 타인의 상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니라고 하더라도 그 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있다. |
