53.1.3.

상표법 제119조 제1항 제2호에서 실사용상표와 대상상표 사이의 혼동 유무는 무엇을 기준으로 판단할까?

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<핵심 요약>

상표법 제119조 제1항 제2호에서 사용권자가 실제로 사용하는 상표(실사용상표)와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(대상상표) 사이의 혼동 유무는 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하여 판단한다. 이때 실사용상표가 등록상표로부터 변형된 정도와 대상상표와 유사한 정도, 두 상표가 상품에 사용되는 구체적인 형태, 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 실적, 일반수요자에게 알려진 정도 등에 비추어 대상상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가를 중점적으로 살핀다. 특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결은 곰표국수 등록상표의 통상사용권자들이 쓴 곰표 표장이 등록상표보다 밀가루 회사의 곰표 상표에 가깝게 바뀌었다고 보아 출처의 혼동을 인정하였다.

자세한 기본 법리는 아래 위키를 참고하십시오.

• 상표권자의 의무
   

1. 혼동 유무는 객관적 혼동 우려를 중심으로 판단한다

• 가. Q: 실사용상표와 대상상표 사이의 혼동은 무엇을 기준으로 판단하는가?
  
  상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는지를 기준으로 판단한다. 대법원은 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰해야 한다고 보았다. 이때 실사용상표가 등록상표로부터 변형된 정도와 대상상표와 유사한 정도, 실사용상표와 대상상표가 상품에 사용되는 구체적인 형태, 사용상품 간의 관련성을 본다. 각 상표의 사용 기간과 실적, 일반수요자에게 알려진 정도 등도 함께 보아 이러한 우려를 중점적으로 살펴야 한다(대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결). 특허법원 역시 이 기준을 현행 상표법 제119조 제1항 제2호의 혼동 판단에 그대로 적용하였다(특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결).
  
  실사용상표와 대상상표 사이의 혼동은 사용권자의 부정사용을 이유로 한 상표등록취소 요건 중 하나이다. 등록취소 요건 전체는 상표법 제119조 제1항 제2호에 따른 사용권자의 부정사용에 의한 상표등록취소의 요건 참조. 혼동의 상대가 되는 대상상표가 어느 정도 알려져야 하는지는 상표법 제119조 제1항 제2호에서 혼동의 대상이 되는 ‘대상상표’의 범위와 알려진 정도 참조.
   

2. 혼동 판단에서 살피는 요소

• 가. 실사용상표가 등록상표에서 얼마나 바뀌어 대상상표에 가까워졌는지 본다
  
  실사용상표가 등록상표로부터 변형된 정도와 그 변형으로 인해 대상상표와 유사해진 정도를 함께 고려한다. 아울러 상품 전면에 상품명과 함께 표시되는지 등 상표가 상품에 사용되는 구체적인 형태도 살핀다.

• 나. 사용상품 사이의 관련성과 대상상표가 알려진 정도를 본다
  
  실사용상표가 사용된 상품과 대상상표가 사용된 상품 사이의 관련성도 검토한다. 특허법원은 곰표 사건에서 상품 간에 경제적·산업적 관련성이 있는지와 함께 소비되는 관계인지를 살폈다. 이와 더불어 각 상표의 사용 기간과 실적, 일반수요자에게 알려진 정도도 종합적으로 고려한다.

• 다. Q: 상표권이 이전된 뒤 새 상표권자의 사용권자가 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용하면 어떻게 판단하는가?
  
  등록상표, 실사용상표, 대상상표 상호 간의 사정을 세심히 살펴 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르는지 판단한다. 대법원은 상표권이 이전된 뒤 새 상표권자의 사용권자가 등록상표와 동일·유사한 상표를 쓰면 종전 상표권자의 상품과 혼동이 생길 가능성이 크다고 보았다. 그러면서 상표권자가 금지청구권을 행사할 수 있는 범위와 상표를 독점적으로 사용할 수 있는 범위는 구분되어야 한다는 원칙 등에 비추어 이렇게 판단해야 한다고 하였다(대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결).
   

실사용상표와 대상상표 사이의 혼동 판단 요소

3. 곰표 사건에서 출처의 혼동이 인정된 이유

• 가. 곰표 표장은 등록상표보다 피고의 곰표 상표에 가까워졌다
  
  곰 도형과 ‘곰표국수’로 구성된 등록상표의 통상사용권자들은 ‘곰표’ 문자를 포함한 실사용상표 1부터 7까지를 피자, 브리또, 토스트, 또띠아, 왕만두에 사용하였다. 반면 밀가루 회사인 피고는 ‘곰표’ 문자를 포함한 대상상표 1부터 4까지를 밀가루, 팝콘, 나쵸, 밀맥주, 크림치즈스틱 등에 사용해 왔다. 법원은 실사용상표 1, 2가 등록상표에서 곰 도형과 ‘국수’ 부분을 제외하고 글씨체와 색상을 변경하였으며, 실사용상표 3부터 7까지는 곰 도형의 형상을 변형하고 동심원과 음식 사진을 추가하였다고 보았다.
  
  흰 바탕에 초록 글자로 ‘곰표’를 표시한 실사용상표 1은 대상상표 1과 ‘ㄱ’의 둥근 상단, 왼쪽 아래만 둥근 ‘ㅁ’, 위로 넓어지는 ‘ㅛ’ 모양이 공통되었다. 서체 굵기와 ‘ㄱ’·‘ㅗ’의 가로 길이에 차이가 있었지만 미세한 차이에 불과하여 외관이 전체적으로 유사하다고 평가되었다. 실사용상표 3부터 7까지는 ‘곰표’를 둘러싼 부분이 원 도형이라는 점에서 띠 모양인 대상상표 3, 4와 차이가 있었다. 그러나 한 팔로 원재료나 상품을 껴안고 다른 팔로 상품을 먹으며 미소 짓는 곰 도형, 흰색·초록색·노란색의 3색 구성, ‘곰표’ 글씨체가 비슷하여 실사용상표 3부터 7까지와 대상상표 3, 4는 전체적인 구성과 창작 모티브가 극히 유사하다고 판단되었다.

• 나. 상품끼리 밀접한 관련이 있었다
  
  법원은 밀가루와 케익믹스가 밀가루 가공식품의 원재료여서 피자·토스트 등과 경제적·산업적으로 관련되고, 피자·토스트·브리또와 팝콘스낵·나쵸·크림치즈스틱이 모두 밀가루 등을 가공한 음식으로 식사대용이 된다고 보았다. 밀맥주는 피자·토스트 같은 상품과 짝을 이루어 함께 소비될 것으로 보이고 소비자층도 특정 연령대나 성별로 한정되지 않는다고 하였다. 실사용상표와 대상상표가 모두 상품 전면에 상품명과 함께 표시되거나 판매 페이지 광고에 표시되어 사용 형태도 유사하다고 보았다.

• 다. 협력 관계에서 본 디자인이 실사용상표에 남았다
  
  원고와 피고, 대상네트웍스 주식회사는 2022년 무렵 토스트·부리토·피자 제품에 관한 3자 협력 관계를 맺었다가 2022년 9월 무렵 끝냈다. 그 사이 피고는 대상네트웍스에 곰표 상표·로고의 사용권을 주면서 대상상표 4와 같은 것으로 보이는 디자인 가이드에 맞춰 쓰라고 요구하였다. 대상네트웍스는 그 뒤 2023년 7월 원고 측과 사용허락계약을 맺어 원고 등록상표의 통상사용권자가 되기도 하였다. 법원은 원고 측 통상사용권자들이 그 가이드의 녹색·노란색 색채 조합과 글자체, 곰의 형상과 포즈, 제품과의 배치를 공유하는 실사용상표들을 써 왔다고 보았다.
  
  법원은 대상상표들이 피고의 상품을 표시하는 것으로 인식될 정도에 이르렀고, 실사용상표들이 등록상표보다 대상상표들과 유사하게 변형되었으며, 사용상품들이 동일·유사하거나 밀접한 관련이 있다는 점을 종합하였다. 이에 따라 통상사용권자들의 실사용상표 사용은 수요자로 하여금 그 상품과 피고 상품의 출처를 혼동하게 한다고 판단하였다(특허법원 2026. 9. 15. 선고 2026허10002 판결). 사건의 전체 경과는 [판례분석] 통상사용권자의 부정사용과 상표등록취소: 사용허락을 받은 상대방의 상표와 상당한 주의(특허법원 2026허10002) 참조.
   

4. 관련 법규 및 판례