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보정(補正)

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<AI 핵심 요약>

* 본 법률위키는 저자의 허락을 받아 『지식재산권법』(제6판)의 원문을 수록하였습니다. 본 저서의 전체 목차와 체계적인 분류는 [지식재산권법] 목차 및 전체 가이드: 정상조·박준석 공저 (제6판) 페이지에서 열람하실 수 있습니다.

가. 의의와 필요성

특허출원할 때에 제출하는 서류로서 명세서와 도면 등은 특허대상인 발명을 기재하고 있고 특허권의 범위를 결정하는 청구범위를 기재하는 서류이기 때문에 정확성과 완전성을 갖추어야 하는데 이러한 서류에 부정확한 점이 있거나 흠결이 있다고 해서 그 보정을 허용하지 않고 거절결정을 하거나 보정되지 아니한 명세서 등을 기초로 하여 특허가 부여된다면 특허절차는 복잡해지고 특허출원인은 사소한 착오로 인해서 심각한 불이익을 받게 될 뿐이다. 특허심사의 신속성과 정확성을 도모하고 특허출원인의 이익을 보호하기 위하여 우리 특허법은 명세서와 도면 기타의 특허출원서류의 보정을 허용하는 길을 마련해 두고 있다. 특허심사의 신속성과 정확성 그리고 특허출원인의 이익의 보호를 위해서 명세서 등의 보정이 허용되지만 보정제도를 이용하여 선출원주의를 사실상 회피하는 것은 보정제도의 본래의 취지를 벗어난 것이므로 발명의 동일성을 유지해야 한다는 제한이 수반된다.

나. 절차의 보정: 특허청장 등에 의한 보정지시

특허출원의 절차에 관한 사항을 위반한 경우, 예컨대 행위능력(특허법 제3조), 대리권의 범위(특허법 제6조), 법령에서 정한 방식의 위배, 수수료를 납부하지 아니한 경우(특허법 제82조), 국제출원에 있어서 요약서가 제출되지 아니한 경우(특허법 제195조) 등에 특허청장 또는 특허심판원장은 일정 기간을 정하여 그 보정을 명해야 한다(특허법 제46조). 특허청장 등에 의한 보정지시가 있었음에도 불구하고 지정기간 내에 절차위반이 보정되지 아니하면 특허청장 등은 당해 절차를 무효로 할 수 있고(특허법 제16조), 국제출원은 취하된 것으로 간주된다(특허법 제196조).

다. 출원의 보정

(A) 보정의 범위

a) 보정 일반-신규사항의 추가금지

특허출원인은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 명세서 또는 도면을 보정(補正)할 수 있다(특허법 제47조 2항). 따라서 보정을 함에 있어서는 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 청구범위를 변경하는 것은 가능하지만218) 신규사항을 추가하는 보정은 허용되지 않는다. 보정에 의해서 신규사항이 추가된 경우에는 거절이유(특허법 제62조 5호), 특허의 무효심판 사유(특허법 제133조 1항 6호)로 된다.219)

예컨대 미완성의 발명을 보정하여 완성발명으로 기재하는 경우라거나 새로운 실시례 등을 추가해서 결과적으로 신규사항을 추가하는 변경에 해당되면 새로운 출원을 하면서 선출원과의 관계를 토대로 해서 우선권을 주장할 수 있는 것은 별론으로 하더라도 그러한 명세서보정은 허용될 수 없다.220) 그러나 불명료한 번역이나 명세서의 명백한 오기를 정정하는 보정은 신규사항의 추가에 해당되지 아니한다.

b) 최후거절이유통지 후의 보정의 경우

특허심사관이 당해 출원에 관해 최종적으로 특허거절결정을 하려면 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기한을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여하여야 함이 원칙이다(특허법 제63조 1항 본문). 이런 의견서 제출기한 내에 출원인은 보정을 통하여 심사관으로부터 통지받은 거절이유를 해소시킬 수 있는 것이다(법 제47조 1항). 이런 규정들은 특허출원인의 절차적 이익을 보장하기 위한 규정들이지만 그 원칙적 모습만을 고집하게 되면 만일 보정 때마다 출원인이 이미 통지받은 거절이유는 적절히 해소하면서도 매번 새로운 거절이유를 야기하는 경우라면 심사관의 거절이유통지, 그에 따른 출원인의 보정, 보정 후 새로 생긴 거절이유의 통지, 출원인의 재보정 행위, 심사관의 재차 새로운 거절이유통지로 순차 이어지는 끝없는 순환 때문에 심사인력의 낭비와 특정 출원에 대한 최종판단이 불필요하게 지연되는 현상이 나타날 수 있다. 이것을 방지하기 위해 도입된 제도가 이른바 ‘최후거절이유통지(最後拒絶理由通知)’라는 인위적 개념이며, 이것은 1차로 거절이유통지를 받은 뒤 출원인에 의한 보정으로 인하여 비로소 발생한221) 거절이유에 대한 거절이유통지를 가리킨다(법 제47조 1항 1·2호 참조). 1차 보정으로 생긴 사유에 관해 위와 같이 최후거절이유통지를 받은 뒤에 이루어지는 2차의 보정에서는 만일 또 다른 새로운 거절사유가 생겼더라도 심사관이 그 새로운 사유에 관해 거절이유통지를 다시 하는 대신 제51조 1항의 보정각하(補正却下) 제도에 따라 당해 2차의 보정을 각하하고 바로 그 보정 전의 출원을 대상으로 특허거절결정을 할 수 있도록 하고 있다(법 제63조 1항 단서). 이는 이미 거절이유가 출원인에게 통지되어 그에 대한 의견제출 및 보정의 기회가 충분히 부여되었음에도 그 보정으로 인하여 거절이유가 새롭게 발생하여 그에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하기 위한 것이다.222) 다만 2차의 보정에서 청구항을 삭제하는 형태의 보정을 함으로써 생긴 새로운 거절사유에 관하여는 보정을 각하하는 대신 다시 거절이유통지를 하여야 한다(제51조 1항 참조).223) ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우에는 청구항을 한정·부가하는 보정 등 다른 경우와 달리 그로 인하여 새로운 거절이유가 발생하더라도 위와 같은 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생기지 아니하므로 그에 대하여 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여함으로써 출원인을 보호하려는 데 있다.224)

아울러 이렇게 최후거절이유통지 후에 이루어지는 2차의 보정에서는 법률상의 또 다른 제약도 존재한다. 즉, 이때의 보정은 ① 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우 ② 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 ③ 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 ④ 1차보정이 신규사항 추가금지에 해당하여 최후거절이유통지를 받고 그 보정 전으로 되돌아가려는 경우 중 어느 하나에 해당하여야 한다(법 제47조 3항).225) 그런 제약 외에도 구 특허법 제47조 4항에서는 ① 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않아야 하 고 ② 보정 후 청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있어 야 한다는 별도 요건까지 요구하고 있었지만 ‘청구범위를 실질적으로 … 변경’하지 말도록 규정한 제약 때문에 최후거절이유통지 후의 보정에서 청구범위를 감축하여 다른 거절이유를 해소한 경우까지 청구범위의 실질적 변경에 해당한다고 취급되어 보정각하 결정이 자주 내려지는 등 지나치게 출원인에게 부담을 준다는 비판이 잦았고 결국 위 4항은 2009. 1. 30. 개정 때 삭제되었다.

(B) 보정의 기간

특허출원인은 심사관이 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있음을 원칙으로 한다. 2001년에 개정된 특허법이 시행되기 이전에는 특허출원일로부터 1년 3개월 이내에 보정을 하는 것을 원칙으로 했으나, KIPO-NET을 통한 출원이 증가하고 실질적으로 출원공개 전의 심사도 가능하게 됨에 따라서 그러한 보정기간의 제한을 삭제하게 되었다. 다만 심사관으로부터 거절이유통지를 받은 경우에는(특허법 제63조) 일정한 의견서제출기간 내에 보정도 함께 이루어져야 하는 등의 각 제도상의 기간제한에 따르게 된다.

*출처: 정상조, 박준석,『지식재산권법』 (제6판, 홍문사, 2024년) 제2장 특허법  Ⅴ. 특허출원 및 심사 3. 보정(補正)