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출원절차

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<AI 핵심 요약>

* 본 법률위키는 저자의 허락을 받아 『지식재산권법』(제6판)의 원문을 수록하였습니다. 본 저서의 전체 목차와 체계적인 분류는 [지식재산권법] 목차 및 전체 가이드: 정상조·박준석 공저 (제6판) 페이지에서 열람하실 수 있습니다.

가. 선출원주의

(A) 선출원주의와 선사용주의

선출원주의(first-to-file system)란 동일한 상품을 지정상품으로 한 동일한 상표에 대하여 2인 이상의 출원인이 있는 경우에는 최우선적으로 출원한 자에게 상표등록이 이루어진다고 하는 원칙을 말한다. 특허법에서 선출원주의와 선발명주의로 그 입법례가 나뉘는 것과 마찬가지로 상표법에서도 동일한 상표등록출원이 2 이상 경합한 경우에 어느 출원이 우선하는가에 대해서 선출원주의와 선사용주의로 그 입법례가 나뉘는데, 우 리 상표법은 선출원주의에 입각하고 있다(상표법 제35조).

선출원주의에 따르면 상표를 먼저 출원한 자에게 상표등록이 이루어지는데, 상표출원에 있어서는 상표의 사용을 전제조건으로 하지도 않고 오직 상표사용의 의사만 있으면 출원 당시 상표를 사용하기 시작하지 아니한 자도 등록출원을 할 수 있다(상표법 제3조).

(B) 선출원주의의 예외

선출원주의에서 누가 먼저 출원했는지를 결정하는 것은 통상 상표등록출원서가 현실적으로 특허청에 도달한 날을 기준으로 하겠지만(상표법 제28조 1항), 요지변경이 아닌 출원의 보정, 분할출원과 변경출원의 경우에는 각각 원출원일로 소급해서 판단하고 조약에 의한 우선권 주장의 경우 외국에서의 출원일을 기준으로 하며 박람회에 출품 한 상품에 사용한 상표를 출원하는 경우 출품한 날을 기준으로 한다.249)

선출원주의에 입각하고 있는 상표법과 달리 부정경쟁방지법은 상표의 현실적인 사용에 의해서 수요자 간에 주지·저명성을 획득한 상표를 보호하고 있다는 점에서 사용주의에 입각하고 있다고 말할 수 있다. 또한 상표법은 넓은 의미의 상표법인 부정경쟁방지법과의 모순·충돌을 방지하기 위해서 주지·저명상표와 동일·유사한 상표의 등록 을 금지하고 있다. 본래 상표법과 부정경쟁방지법은 출처의 혼동을 방지함으로써 수요 자들을 보호하고 상표의 식별력과 명성을 보호함으로써 상표 보유자를 보호하는 것을 목적으로 하고 있기 때문에 상표법이 선출원주의를 채택한 것은 상표등록의 효율성을 위한 것일 뿐이고 상표등록의 효율성을 크게 해하지 않는 범위 내에서 선출원주의의 예 외를 인정할 필요가 있는 것이다.

나. 상품의 지정

상표는 상품이나 서비스의 출처표시로 사용하는 것이므로 상표의 등록에는 그 상표가 사용되는 상품이나 서비스를 지정해야 한다. 또한 부정경쟁방지법 하에서도 저명성이 높은 상표는 상품의 동일·유사성을 불문하고 보호되지만 상표의 주지성이 약할 때에는 그 보호범위 또는 출처의 혼동가능성은 그 상표가 사용되는 상품이나 서비스와 동일·유사한 상품이나 서비스에 한정될 가능성이 크다는 점에서 상품의 구분이 중요한 의미를 가진다. 부정경쟁방지법 하에서는 상품의 구분이 출처의 혼동 여부 또는 침해 여부의 판단에 영향을 미치는데 상표법 하에서는 등록단계에서부터 출원상표가 사용될 상품이나 서비스를 지정할 것이 요구된다. 상표법상 등록단계에서 지정된 상품을 ‘지정상품’이라고 한다.

개정 이전의 상표법은 상표법상 상품류 구분 내에서 상품을 지정하도록 하는 1류 1 출원의 원칙에 따르고 있었으나, 1997년 8월 22일에 개정된 상표법은 출원인의 출원비용 부담을 줄여주고 출원인의 편의를 도모하기 위해서 다수의 상품류 구분에 해당되는 지정상품들을 함께 기재하여 상표등록을 받을 수 있도록 하고 있다(구 상표법 제10조 제1 항, 현행 상표법 제38조 제1항). 이러한 다수의 상품류 구분에 해당되는 지정상품들을 함께 기재하여 하나의 출원으로 할 수 있도록 하는 것은 이미 선진국에서 실시하고 있는 출원제도를 늦게나마 도입한 것이고 우리나라가 2002년 11월 25일에 가입하고 2003년 2월 25일에 발효한 상표법조약(Trademark Law Treaty)에도 합치되는 것이다.250)

위와 같이 개정된 상표법의 시행 전에 종전 상품류 구분에 따라 상품을 지정하여 상표권의 설정등록 등을 받은 상표권자는 상표권의 존속기간이 만료되기 1년 전부터 존속기간이 만료된 후 6개월 이내의 기간에 당해 지정상품을 통상산업부령이 정하는 새로운 상품류 구분에 따라 전환(상품분류전환)하여 등록을 받아야 한다(상표법 제209조 1 항·3항).

다. 출원보정 등의 절차

상표등록출원인은 출원에 있어서의 결함이나 오류를 고치기 위한 보정, 2 이상의 상품을 지정상품으로 하여 출원한 경우 2 이상의 출원으로 나누는 분할, 상표등록출원을 서비스표등록출원이나 단체표장등록출원으로 또는 그 반대로 바꾸는 변경251) 등의 행위를 할 수 있고 이러한 보정, 분할, 변경 등의 절차상 행위는 특허법에서의 절차와 완전히 동일하지는 않지만 유사한 측면이 많다. 한편 2010. 1. 23. 개정법에서는 새롭게 직권보정 제도를 도입하였는데(구 상표법 제24조의3, 현행 상표법 제59조), 이것은 상표등록출원서 등에 명백한 오기 등으로 판단되는 사항이 있어 도 종전에는 심사관이 직권으로 정정할 수 있는 근거 규정이 없어 불편하였으므로 이와 같은 명백한 오기 등에 대해서는 출원인에게 보정요구서를 발송하지 아니하 고도 심사관이 직권으로 정정할 수 있도록 한 것이다.

라. 출원인의 권리

상표등록출원인은 출원 및 심사절차에 있어서 전술한 바와 같이 상표법상 보정 또 는 변경 등에 관한 권리, 의견서를 제출할 수 있는 권리 그리고 상표등록의 요건을 갖추면 상표등록을 요구할 수 있는 권리 등의 다양한 절차상 권리를 가지고 있다. 따라서 출원인의 지위가 승계되어서 출원인의 명의가 바뀌면 그러한 절차상 권리는 당연히 승 계인이 행사할 수 있게 된다. 다만 상표법상 출원인에게 주어진 권리와 의무는 특허청 과의 관계에서 가지는 권리의무이므로 상표법은 출원인 변경신고를 해야 승계의 효력이 발생하는 것으로 규정하고 있다(상표법 제48조 1항). 또한 출원인 지위의 승계는 종국적 으로 상표권 보유자의 변경을 초래하는 것이므로 상표법상 상표권의 이전에 관한 제한 으로서 출원인 지위의 승계에도 그대로 적용되는 승계제한에 관한 규정, 즉 유사지정상 품의 분리이전금지, 공유자 전원의 동의 없는 지분양도금지, 업무표장등록출원 및 단체 표장등록출원의 이전제한, 국가 등의 저명한 업무표장의 이전제한 등에 관한 규정을 두 고 있다(상표법 제48조).

상표법은 상표출원인에게 절차상의 권리뿐만 아니라 상표등록 이전까지 임시의 보 호를 위해서 손실보상청구권도 부여해 주고 있다. 다시 말해서 출원인은 출원상표와 동 일하거나 이와 유사한 상표를 사용하는 자에게 서면으로 경고한 후 그 이후부터 상표권 을 설정등록할 때까지의 기간에 발생한 당해 상표의 사용에 관한 업무상 손실에 상당하 는 보상금을 청구할 수 있다(상표법 제58조). 상표출원인의 손실보상청구권은 상표사용으 로 형성된 명성과 신용을 조속히 보호함으로써 마드리드 의정서 중 국제등록의 효력에 관한 규정이 요구하는 바와 같이 국제등록일(또는 사후지정일)부터 소급하여 그 상표가 등록된 것과 동일한 보호를 해 주고 국내출원상표에 대해서도 동등한 보호를 해 주 기 위한 것이다.252) 다만 상표출원인의 손실보상청구권은 상표권의 유효한 등록을 전제로 해서만 부여되는 것이기 때문에 그 청구권은 상표권의 설정등록이 있은 후에만 행사할 수 있는 것으로 규정되어 있고 상표등록을 무효로 하는 심결이 확정된 경우와 같이 상표등록이 없었던 것과 마찬가지로 되는 경우에는 손실보상청구권도 없었던 것으로 된다. 손실보상청구권은 출원인에게 상표등록이 이미 이루어진 것과 동일한 보호를 해 주기 위한 것이므로 상표법이 ‘상표권의 침해로 보는 행위(상표법 제108조)’에 대해서도 청구권이 주어지고, 그 취지에 비추어 볼 때 ‘상표권의 효력이 미치지 않는 범위(상표법 제90조)’에서는 청구권도 주어지지 않는다고 해석된다.

상표법이 출원인에게 부여한 손실보상청구권은 출원공고 이후 상표권설정등록 시까지의 기간 동안에 발생한 ‘상표사용’에 관한 업무상 손실을 보상하기 위한 것이므로 손실보상청구권은 상표출원인이 상표를 현실적으로 사용하고 있을 것을 전제로 해서 부여된 권리이다. 상표출원인이 상표를 사용해 온 경우에는 상표법뿐만 아니라 부정경쟁방지법 하에서의 청구권도 행사할 수 있다. 예컨대 출원인이 출원일 이전부터 상표를 사용해 온 결과 부정경쟁방지법상 주지성을 획득한 상표인 경우에 부정경쟁방지법에 의해서 보호받을 수 있는 지위 또는 넓은 의미의 상표권을 가질 수 있는 것이다.253) 따라서 출원인은 상표법상의 절차적 권리와 의무를 가짐과 동시에 자신의 상표에 대한 실체법적 권리 또는 재산적 가치를 가진 상표를 이전할 필요가 있을 수 있다. 요컨대 출원인 지위의 승계가 있으면 특허청에 대한 상표법상의 절차적 권리뿐만 아니라 상표에 대한 실체법적 권리도 승계될 수 있다.

특허협력조약(PCT)에 의한 국제출원과 마찬가지로 상표 분야에서도 마드리드 의정서254)에 근거한 국제출원제도가 존재한다. 다만, 마드리드 의정서에 의한 국제출원절차는 이미 국내에서 출원되어 심사진행 중이거나 등록된 상표를 기초로 하는 것으로 이를 기초로 하나의 국제출원을 하나의 본국 관청에 제출하게 된다. 그러면 WIPO 국제사무국에서 국제등록에 관한 방식심사를 한 뒤 하나의 번호로 된 국제등록을 획득하게 되고 이어서 지정국 관청으로 그 내용이 통보되어 국가별 요건심사를 받는 절차로 진행된다. 특히 지정국 관청이 국제사무국으로부터 지정통지를 받은 날부터 1년(1년 6월까지 연장 가능, 이의신청의 경우 예외) 이내에 국제사무국에 거절통지를 하지 아니하면 당해 상표는 그 지정국에서 등록된 것과 동일한 보호를 받게 되므로 출원인으로서는 일정 기간 내에 권리취득 여부를 명확히 알 수 있다.

한국은 마드리드 의정서에 2003년 가입하였고, 그 이전인 2001년에 상표법을 개정하여 관련 절차를 도입하였다(구상표법 제8장의2 의정서에 의한 국제출원, 현행 상표법 제9 장 ｢표장의 국제등록에 관한 마드리드협정에 대한 의정서｣에 따른 국제출원). 이에 의하면 국제등록에 기초하여 국내에 등록된 상표의 경우에는 국제등록을 갱신함으로써 국내의 상표등록도 갱신한 것으로 보고(상표법 제198조) 국제등록에 기초하여 국내에 등록된 상표 권의 이전 및 변경은 당해 사실을 국제등록부에 등록하지 아니하면 그 효력이 발생 하지 아니하도록 하고 있다(제201조 제1항).255)

*출처: 정상조, 박준석,『지식재산권법』 (제6판, 홍문사, 2024년) 제4장 상표법 Ⅳ. 등록출원 및 심사 1. 출원절차