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- 28. 식별력의 개념 및 효과, 식별력에 따른 상표의 구분
- 28.4. 상표법상 과거 한때 사용된 적이 있는 상품의 명칭으로 된 상표는 그 사정만으로 식별력 없는 상표가 될까?
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28.4.상표법상 과거 한때 사용된 적이 있는 상품의 명칭으로 된 상표는 그 사정만으로 식별력 없는 상표가 될까?
상표법상 과거 한때 사용된 적이 있는 상품의 명칭으로 된 상표는 그 사정만으로 식별력 없는 상표가 될까?
<핵심 요약>
상표가 과거 한때 사용된 적이 있는 상품의 명칭 등으로 구성되었다는 사정만으로 곧바로 식별력 없는 상표가 되지는 않는다. 식별력 요건은 원칙적으로 등록 여부를 결정하는 결정 시의 일반 수요자 인식을 기준으로 판단하므로, 그 사정만으로 등록결정일 당시 일반 수요자가 그 상표를 상품의 성질을 표시하는 것으로 인식한다거나 공익상 독점이 부당하다고 단정할 것은 아니고, 상표등록 무효심판을 청구하는 당사자가 그 구체적 사실을 주장·증명할 책임을 진다. 대법원 2024. 1. 11. 선고 2023후11074 판결은 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결 등이 밝힌 기준 시점의 법리를 재확인하면서, 이를 과거 상품 명칭으로 구성된 상표의 등록무효 사건에 적용한 사례이다.
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1. 과거 상품 명칭으로 된 상표의 식별력 판단
- 가. Q: 한때 상품의 명칭으로 쓰였던 말로 된 상표는 그 사정만으로 식별력이 없는가?
그 사정만으로 식별력이 없다고 단정할 수 없다. 대법원은 상표가 과거 한때 사용된 적이 있는 상품의 명칭 등으로 구성되었다는 사정만으로 곧바로 일반 수요자가 등록결정일 당시를 기준으로 그 상표를 상품의 성질을 표시하는 것으로 인식한다고 단정할 것은 아니라고 판시하였다(대법원 2024. 1. 11. 선고 2023후11074 판결). 같은 사정만으로 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 부당하다고 단정할 것도 아니라고 하였다.
이 판결은 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장과 같은 항 제7호의 기타 식별력 없는 표장 해당 여부를 판단한 사례이다. 현행 상표법 제33조 제1항 제3호와 제7호에도 같은 사유가 규정되어 있다.
2. 판단 기준 시점과 증명책임의 근거
- 가. 식별력 요건은 원칙적으로 등록 여부 결정 시를 기준으로 판단한다
상표의 식별력은 상표가 가지고 있는 관념, 상품과의 관계, 당해 상품이 거래되는 시장의 성질, 거래 실태와 거래 방법, 상품의 속성, 수요자의 구성 및 상표 사용의 정도 등에 따라 달라질 수 있는 상대적·유동적인 것이다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결). 상표가 식별력 요건을 갖추고 있는지에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이다(대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결). 과거에 그 말이 상품의 명칭으로 쓰였더라도, 판단 대상은 등록결정 당시 일반 수요자의 인식이다.
만약 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우라면 그 심결 시가 판단의 기준 시점이 된다(대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결). 식별력의 상대성과 판단 기준 시점은 식별력의 개념, 유무에 따른 법적 효과 참조.
- 나. Q: 기술적 표장이나 식별력 없는 표장이라는 사실은 누가 증명해야 하는가?
상표등록 무효심판을 청구하는 당사자가 증명해야 한다. 대법원은 상표등록 무효심판을 청구하는 당사자가 구 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 같은 항 제7호의 사유에 해당하는 구체적 사실을 주장·증명할 책임을 진다고 판시하였다(대법원 2024. 1. 11. 선고 2023후11074 판결). 따라서 과거에 상품의 명칭으로 쓰였다는 사정만으로 무효사유가 인정되는 것은 아니며, 심판 청구인이 등록결정일 당시 일반 수요자의 인식에 관한 구체적 사실까지 증명해야 한다.
과거 상품 명칭으로 된 상표의 식별력 판단 기준
구분 | 내용 | 근거 |
|---|---|---|
판단 기준 시점 | 원칙적으로 등록 여부를 결정하는 결정 시 | |
거절결정에 대한 불복 심판 | 등록 허부가 결정되는 심결 시 | |
과거 상품 | 그 사정만으로 성질을 표시하는 것으로 인식한다거나 | |
증명책임 | 상표등록 무효심판을 청구하는 당사자가 구체적 사실을 주장·증명한다 |
3. 양탕국 상표 사건에 적용된 결과
- 가. 양탕국 상표의 등록결정 당시 수요자 인식은 증명되지 않았다
서비스업류 구분 제43류의 간이식당업, 다방업 등을 지정서비스업으로 하는 ‘양탕국’ 등록상표(이하 이 사건 등록상표)에 대하여, ‘양탕국’이 커피의 옛 명칭이라는 점 등을 근거로 등록무효가 청구되었다. 쟁점은 ‘양탕국’이 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2015년 6월 9일 당시 일반 수요자에게 커피의 옛 명칭으로 인식되었는지였다. 원심은 원심에서 제출된 증거만으로는 그렇게 인식되었거나 지정서비스업의 성질을 커피에 관한 것으로 바로 느낄 수 있게 하는 정도로 인식되었다는 점이 증명되었다고 보기 어렵다고 판단하였다(대법원 2024. 1. 11. 선고 2023후11074 판결).
원심은 그러한 증명이 없는 이상 공익상 특정인에게 그 표시를 독점시키는 것이 부당하다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호와 제7호에 해당하지 않는다고 보았다. 대법원도 원심 판단에 상표등록 요건에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다고 보아 상고를 기각하였다(대법원 2024. 1. 11. 선고 2023후11074 판결). 사건의 전체 경과는 [판례분석] 양탕국 상표: 과거 상품 명칭이라는 사정만으로 식별력 없는 상표라고 단정할 수 없다(대법원 2023후11074) 참조.
4. 관련 법규 및 판례
구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것) 제6조 (상표등록의 요건) 제1항 제3호, 제7호
① 다음 각호의 1에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다. 3. 그 상품의 산지ㆍ품질ㆍ원재료ㆍ효능ㆍ용도ㆍ수량ㆍ형상(포장의 形狀을 포함한다)ㆍ가격ㆍ생산방법ㆍ가공방법ㆍ사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 7. 제1호 내지 제6호외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표
상표법 제33조 (상표등록의 요건) 제1항 제3호, 제7호
① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다. 3. 그 상품의 산지(産地)ㆍ품질ㆍ원재료ㆍ효능ㆍ용도ㆍ수량ㆍ형상ㆍ가격ㆍ생산방법ㆍ가공방법ㆍ사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 7. 제1호부터 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표 |
대법원 2024. 1. 11. 선고 2023후11074 판결
판시사항 [1] 어떤 상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 같은 항 제7호에서 규정한 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당하는지 판단하는 기준 / 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당한다고 인정되는 경우
[2] 출원상표가 상표법 제6조 제1항 각호의 식별력 요건을 갖추고 있는지에 관한 판단의 기준 시점 / 상표가 과거 한때 사용된 적이 있는 상품의 명칭 등으로 구성되었다는 사정만으로 곧바로 일반 수요자가 등록결정일 당시를 기준으로 그 상표를 상품의 성질을 표시하는 것으로 인식한다거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 부당하다고 단정할 수 있는지 여부(소극) 및 그 주장·증명책임의 소재(=상표등록 무효심판을 청구하는 당사자)
판결이유 발췌 어떤 상표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호 또는 같은 항 제7호에서 규정한 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 일반 수요자의 인식을 기준으로 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 1997. 2. 28. 선고 96후979 판결, 대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결 등 참조). 어떠한 상표가 지정상품의 품질ㆍ원재료·효능·용도 등을 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자가 지정상품의 단순한 품질·원재료·효능·용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 구 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 상표에 해당하지 않는다(대법원 2016. 1. 14. 선고 2015후1911 판결 등 참조). 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정할 수 있고 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 부당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력 없는 상표에 해당하지 않는다(대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후11787 판결 등 참조). 상표의 식별력은 상표가 가지고 있는 관념, 상품과의 관계, 당해 상품이 거래되는 시장의 성질, 거래 실태와 거래 방법, 상품의 속성, 수요자의 구성 및 상표 사용의 정도 등에 따라 달라질 수 있는 상대적·유동적인 것이고(대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결 등 참조), 상표가 구 상표법 제6조 제1항 각호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결, 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결 등 참조). 따라서 상표가 과거 한때 사용된 적이 있는 상품의 명칭 등으로 구성되었다는 사정만으로 곧바로 일반 수요자가 등록결정일 당시를 기준으로 그 상표를 상품의 성질을 표시하는 것으로 인식한다거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 부당하다고 단정할 것은 아니고, 상표등록 무효심판을 청구하는 당사자가 구 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 같은 항 제7호의 사유에 해당하는 구체적 사실을 주장·증명할 책임을 진다.
대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결
판시사항 [1] 상표법 제6조 제1항 제4호의 규정 취지와 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우, 상표법 제6조 제1항 제4호의 적용이 배제되는지 여부(적극) / 출원상표가 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지에 관한 판단의 기준 시점
판결요지 [1] 상표법 제6조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이와 같은 상표는 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 규정의 취지가 있다. 이에 비추어 보면, 상표법 제6조 제1항 제4호의 규정은 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합되어 있는 경우에도 적용될 수 있기는 하나, 그러한 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 위 법조항의 적용이 배제된다.
한편 출원상표가 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고, 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 심결 시이다.
대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결
판시사항 [1] 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부를 판단하기 위한 요소가 되는 등록상표의 식별력 판단 기준시(=심결 시)
[2] 확인대상표장 ‘(표장 생략)’의 사용자 甲 주식회사가 乙 미국회사를 상대로 확인대상표장이 乙 회사의 등록상표 ‘(표장 생략)’의 권리범위에 속하지 않는다면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였는데 특허심판원이 이를 받아들이는 심결을 한 사안에서, 등록상표의 전부 또는 일부 구성이 등록결정 당시에는 식별력이 없거나 미약하였으나, 심결 당시에는 등록상표와 확인대상표장이 유사한 상표라고 한 사례
판결요지 [1] [다수의견] 상표의 유사 여부는 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 지정상품의 거래에서 일반 수요자들이 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하여야 한다. 그리고 그 판단에서는 자타상품을 구별할 수 있게 하는 식별력의 유무와 강약이 주요한 고려요소가 된다 할 것인데, 상표의 식별력은 상표가 가지고 있는 관념, 상품과의 관계, 당해 상품이 거래되는 시장의 성질, 거래 실태 및 거래 방법, 상품의 속성, 수요자의 구성, 상표 사용의 정도 등에 따라 달라질 수 있는 상대적·유동적인 것이므로, 이는 상표의 유사 여부와 동일한 시점을 기준으로 그 유무와 강약을 판단하여야 한다.
따라서 상표권의 권리범위확인심판 및 그 심결취소청구 사건에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부를 판단하기 위한 요소가 되는 등록상표의 식별력은 상표의 유사 여부를 판단하는 기준시인 심결 시를 기준으로 판단하여야 한다. 그러므로 등록상표의 전부 또는 일부 구성이 등록결정 당시에는 식별력이 없거나 미약하였다고 하더라도 등록상표를 전체로서 또는 일부 구성 부분을 분리하여 사용함으로써 권리범위확인심판의 심결 시점에 이르러서는 수요자 사이에 누구의 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식될 정도가 되어 중심적 식별력을 가지게 된 경우에는, 이를 기초로 상표의 유사 여부를 판단하여야 한다.[대법관 신영철, 대법관 민일영의 반대의견] 상표등록이 무효로 될 것임이 명백함에도 권리범위확인심판을 허용하는 것은 상표권에 관한 분쟁을 실효적으로 해결하는 데 도움이 되지 아니하고 당사자로 하여금 아무런 이익이 되지 않는 심판절차에 시간과 비용을 낭비하도록 하는 결과를 초래하며, 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호하려는 상표법의 목적을 달성하기 위하여 권리범위확인심판 제도를 마련한 취지에 부합하지 않는다.
권리범위확인심판이 상표등록이 유효함을 전제로 하여서만 의미를 가질 수 있는 절차이므로 심판절차에서는 등록상표의 무효사유가 있는지를 선결문제로서 심리한 다음 무효사유가 부정되는 경우에 한하여 등록상표의 권리범위에 관하여 나아가 심리·판단하도록 심판구조를 바꿀 필요가 있다.
이러한 사정들을 종합적으로 고려하면, 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우라면 그러한 상표등록을 근거로 하여 적극적 또는 소극적 권리범위확인심판을 청구할 이익이 없다고 보아야 하고, 그러한 청구는 부적법하여 각하하여야 한다.
[2] 확인대상표장 ‘(표장 생략)’의 사용자 甲 주식회사가 乙 미국회사를 상대로 확인대상표장이 乙 회사의 등록상표 ‘(표장 생략)’의 권리범위에 속하지 않는다면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였는데 특허심판원이 이를 받아들이는 심결을 한 사안에서, 등록상표의 전부 또는 일부 구성이 등록결정 당시에는 식별력이 없거나 미약하였으나, 등록상표의 구성 중 ‘(표장 생략)’ 부분은 심결 당시에는 수요자 사이에 상품의 출처를 인식할 수 있게 하는 중심적 식별력을 가진 것으로 보아야 할 것이고, 확인대상표장에서도 ‘(표장 생략)’ 부분과 동일성이 인정되는 ‘(표장 생략)’ 부분이 수요자의 주의를 끄는 중심적 식별력을 가지는 부분이 되므로, 양 표장은 유사한 상표라고 한 사례. |
