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상표와 유사한 개념

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<AI 핵심 요약>

* 본 법률위키는 저자의 허락을 받아 『지식재산권법』(제6판)의 원문을 수록하였습니다. 본 저서의 전체 목차와 체계적인 분류는 [지식재산권법] 목차 및 전체 가이드: 정상조·박준석 공저 (제6판) 페이지에서 열람하실 수 있습니다.

가. 상호

상표법상의 상표와 상법상의 상호와의 관계를 살펴보면 양자 모두 상인의 영업과 관련하여 사용되는 표장에 대한 보호제도라는 점은 마찬가지이다. 그러나 보다 엄밀히 말하자면 상표는 상품의 식별표지인 데 반해서 상호는 상인의 명칭이라는 점에서 상이한 개념이고, 상표는 심사를 거쳐서 등록됨으로써 상표법 보호의 대상이 되는 것을 원칙으로 하고 있는 데 반하여 상호는 등기 여부에 관계없이 상법상 일정한 보호의 대상이 되고 실질적인 심사 없이도 등기된다는 점에서 전혀 상이하다. 또한 등록상표는 지역적 제한 없이 당해 상표의 사용에 대한 배타적 권리가 부여되는 데 반하여, 상호 는 등기를 한 시군 내로 한정된 보호대상일 뿐이다.72) 이와 같이 개념적으로나 제도적으로 상표와 상호는 상이한 것이지만, 현실적으로 상호가 상표로 사용되는 상호상표가 많고, 우리 상표법은 저명한 타인의 상호를 포함한 상표는 등록받을 수 없는 것으로 규정하고 있어서(상표법 제34조 1항 6호) 저명한 타인의 상호는 상표법에 의하여 간접적으로 보호될 수 있도록 되어 있기도 한 점에서 상표와 상호는 밀접한 관계를 가지고 있다. 독일 상표법 제24조는 무단으로 타인의 상호를 상품이나 포장 또는 광고 등에 사용하는 행위를 금지하고, 타인의 상호를 고의 또는 과실로 사용하는 자는 손해배상의 책임도 지도록 하고 있다. 우리나라 부정경쟁방지법도 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하는 일련의 행위를 부정경쟁행위로 규정하고 있는데, 그러한 부정경쟁행위를 구성함에 있어서는 타인의 상표를 허락 없이 사용하는 것이나 타인의 상호를 허락 없이 사용하는 것을 마찬가지로 취급하고 있다.

나. 트레이드 드레스

‘트레이드 드레스(trade dress)’는 영미법계의 상표법적 보호가 확대되어 인정된 대표적인 보호대상이다. ‘트레이드 드레스’라고 하는 명칭이 말해 주듯이 초기의 판례에서는 상품의 포장, 용기, 라벨 등의 외형을 의미하는 것이었다. 그러나 시간이 지남에 따라서 그 개념이 넓어져서, 상품의 크기나 모양, 색채, 질감, 도안, 판매방법까지도 포함하는 광범위한 개념으로서 ‘상품이나 서비스를 식별하게 해 주는 출처표시로서 기능하는 총체적인 외관이나 인상(look and feel)’을 의미하게 되었다.73) 이와 같이 영미의 상표법이 ‘트레이드 드레스’를 보호하게 된 것은 기본적으로 우리 상표법과는 달리 사용주의에 입각하고 있고 평면적인 상표뿐만 아니라 3차원적인 입체상표도 보호하는 제도적 특징에 기인한다고 볼 수 있다.74)

우리 상표법도 1997년에 개정되어 입체상표의 개념을 인정하게 되었으므로 입체적 형상으로서의 트레이드 드레스가 등록될 수 있게 되었다. 그러나 물론 ‘트레이드 드레스’가 상품의 기능에 필연적인 경우나 식별력을 갖지 못하는 경우에는 당연히 보호받을 수 없다. 상품의 기능과 무관한 비기능적이고 식별력 있는 ‘트레이드 드레스’의 상표법적 보호는 부정경쟁방지법, 디자인보호법, 저작권법에 의한 보호와 중복될 수도 있다. 부정경쟁방지법에 의해서 보호되는 영업표지는 “상품 판매ㆍ서비스 제공방법 또는 간판ㆍ외관ㆍ실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관을 포함”하기 때문이다. 특히 2004년에 개정된 부정경쟁방지법은 제2조 1호 자목을 신설하여 타인이 제작한 상품의 형태(형상·모양·색채·광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품소개서상의 형태를 포함한다. 이하 같다)를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위를 부정경쟁행위에 추가해서,75) 상품형태의 단순모방은 주지성이나 소비자 혼동 여부와 무관하게 부정경쟁방지법 위반에 따른 책임이 따르게 된다.

다. 캐릭터

넓은 의미의 캐릭터(character)는 소설, 만화, 영화 등에 등장하는 가공 또는 실존 의 인물, 동물, 로봇, 외계인, 또는 기타의 도형의 명칭, 외형, 성격, 형태, 목소리 등을 포함하는 개념으로 볼 수 있고, 좁은 의미로는 가공 또는 실존의 인물, 동물 등의 명칭 과 형상을 뜻하는 개념으로 파악할 수 있다. 실존의 인물이 대중적인 인지도가 높아지 게 되면 재산적 가치를 가진 초상권의 보호 또는 소위 영미법상 퍼블리시티(publicity)권 에 의한 보호가 중요한 문제로 등장하게 되고, 캐릭터에 대한 저작권법적 보호에 있어 서 중요한 문제가 제기되는 것은, 실존하지 않지만 소설, 만화, 영화 등에 의해서 창작 되어 당해 작품 속에 존재하는 가공의 캐릭터, 예컨대 미키마우스와 같은 가공캐릭터 (fictional character)가 당해 작품과는 별도로 독자적인 보호를 받을 수 있는가 하는 문제인 것이다.76) 이러한 캐릭터를 상품에 부착하거나 응용함으로써 궁극적으로 경제적 이익을 추구하는 캐릭터 상품화(character merchandising)가 이루어질 수 있다는 점에 그 재산적 가치가 있다.77)

캐릭터도형을 상표로 사용하는 경우에 당해 상표가 부착된 상품을 선전하고 홍보 하는 효과는 커지게 되기 때문에 상표의 그러한 광고효과로 인해서 캐릭터도형이 상표 로 사용되는 경우가 많다. 캐릭터도형을 상표로 등록한 경우에 상표권에 의한 보호를 받을 수 있음은 물론이고 등록되어 있지 아니한 경우에도 당해 도형이 주지 또는 저명 상표로 인정되는 경우에는 타인에 의한 동일·유사상표의 등록을 저지할 수 있을 것이다(상표법 제34조 제1항). 설사 타인이 동일한 캐릭터도형을 자신의 상표로 먼저 등록했다 고 하더라도 그러한 상표등록 및 사용행위가 당해 캐릭터도형에 대한 저작권을 침해하 는 행위로 될 수도 있을 것이다.

또한 캐릭터가 상표등록 등의 상표법상 보호요건을 충족하지 못한 경우에도 타인 의 캐릭터를 무단으로 사용함으로써 상품주체 또는 영업주체에 관하여 수요자의 혼동을 초래하는 경우에 부정경쟁방지법 위반에 해당될 수 있다. 그러나 우리 대법원은 캐릭터 자체의 주지성과 출처표시로서의 주지성을 엄격히 구별하고 있다. 예컨대, 미 키마우스나 톰앤제리는 애니메이션으로 널리 알려져 있지만, 그러한 캐릭터가 ‘타 인의 상품임을 표시하는 표지’로서 널리 알려져 있는지 여부는 별개의 문제이기 때문이다.78) 즉, 캐릭터는 그것이 가지고 있는 고객흡인력 때문에 이를 상품에 사용하는 상품화(이른바 character merchandising)가 이루어지게 되는 것이고, 상표처럼 상품의 출처를 표시하는 것을 그 본질적인 기능으로 하는 것은 아니어서 캐릭터 자체가 널리 알려져 있다고 하더라도 그것이 상품화된 경우에 곧바로 타인의 상품임을 표시한 표지로 되거나 그러한 상품의 출처표시로서도 널리 알려진 상태에 이르게 되는 것은 아니라고 전제하고, 대법원은 미키마우스나 톰앤제리가 그 캐릭터 사용허락을 받은 사용권자 또는 그 캐릭터에 관한 상품화 사업을 영위하는 집단(group)의 상품표지로서 수요자들에게 널리 인식되어 있지 못하다면 부정경쟁방지법에 의한 보호를 받을 수 없다고 판시했다.

라. 인터넷주소

인터넷주소란 인터넷상에서 정보(data)를 조그만 단위(packets)로 쪼개서 목적지 컴퓨터에 전송하기 위한 통신규약(internet protocol)에 따라서 특정 컴퓨터를 식별하기 위한 주소를 말한다.79) 본래 인터넷상의 모든 컴퓨터 위치는 일정한 숫자코드에 의해서 식별될 수 있는데,80) 이러한 숫자 형태의 인터넷주소는 일반인이 읽고 기억하는 데 불편한 문제점이 있다. 따라서 숫자 형태의 인터넷주소를 일반인이 기억하기 쉽도록 문자로 변환한 인터넷주소가 도메인이름(domain name)이다.81) 도메인이름이 일반인에게 더욱 편하게 이용될 수 있도록 하기 위해서 영문으로뿐만 아니라 한글로 표기될 수 있게 되었고, 더 나아가 목적지 컴퓨터의 인터넷 사이트를 함축적으로 표현해 주는 단어(keyword)를 웹브라우저의 URL 입력창에 입력하면 목적지 컴퓨터의 도메인이름을 찾아주는 키워드형 인터넷주소도 등장하게 되었다.

상호나 상표가 서비스나 상품을 수요자들에게 연결시켜 주는 출처표시로서 기능하는 것처럼, 인터넷주소도 인터넷이라고 하는 가상공간(cyberspace)에서 서비스나 디지털 상품을 수요자들에게 연결시켜 주는 출처표시로 기능하게 되고, 그러한 출처표시로서의 인터넷주소의 보호 필요성과 함께 기존 상호 및 상표와의 충돌이 중요한 문제로 등장하게 되었다. 인터넷주소와 상표와의 충돌 및 관련 분쟁은 여러 가지 유형이 있을 수 있고 그 해결에 있어서도 여러 가지 방법을 모색해 볼 수 있다. 가장 전형적인 모습의 분쟁으로는 타인의 상표와 동일하거나 유사한 문자를 인터넷주소로 등록함으로써 인터넷 주소 보유자와 당해 상표권자와의 사이에 발생하는 분쟁이 있다. 다른 한편으로는, 자신의 고유한 상표나 상호와 동일하거나 유사한 문자를 인터넷주소로 등록했지만 동일한 문자를 상표 또는 상호로 사용하고 있는 제3자가 존재하는 경우, 즉 동일한 문자에 대 해서 2인 이상의 상표권자 또는 상호권자가 존재하는 경우에 하나의 인터넷주소에 대해서 당해 상표권자 또는 상호권자 사이에 발생하는 분쟁이 있다.82)

인터넷주소의 등록·사용이 상표권의 침해에 해당되는지 여부는 인터넷주소와 상표 의 동일·유사성 및 웹사이트에서 판매하는 상품이나 서비스와 지정상품과의 동일·유사성도 문제되겠지만 과연 인터넷주소의 등록·사용이 상표의 사용에 해당되는지 여부가 많은 논란의 대상이 되어 왔다.83) 그러나 인터넷주소의 등록·사용이 상표권의 침해에 해당되는지 여부에 관해서 법원의 판단이 내려진다고 하더라도 그 해결에 많은 시간과 비용이 소요되고 재판이 진행 중인 상당 기간 동안에 인터넷주소 등록 기관으로서는 문제된 인터넷주소의 등록을 말소해야 하는지 여부에 관한 판단을 내리지 못하고 기다려야 한다는 문제점이 있었다. 이러한 맥락에서, 인터넷주소의 관리를 위한 비영리기구인 ‘Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(ICANN)’84)은 인터넷주소에 관한 분쟁의 신속하고 저렴한 해결을 위해서 1999년 10월 24일에 통일도메인이름분쟁해결규칙(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: UDRP)을 마련해서 운영하고 있다. 이에 관하여는 '인터넷상의 상표권침해' 부분에서 상세히 설명하기로 한다.

*출처: 정상조, 박준석,『지식재산권법』 (제6판, 홍문사, 2024년) 제4장 상표법 Ⅱ. 상표의 개념과 종류 5. 상표와 유사한 개념