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[사례분석] 거래 관계에서 제작된 표장의 상표권 분쟁: 권리자의 구제수단과 사용자 측 항변수단

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<핵심 요약>

등록상표권자가 과거 거래 상대방을 상대로 표장의 무단 사용을 문제 삼아 상표권침해금지 등 청구의 소를 제기한 사안이다. 상대방은 해당 표장의 제작 과정에 관여하였다는 점을 들어 자신에게도 사용 권한이 있다고 주장하는 한편, 등록상표 자체의 효력을 다투는 등록무효심판을 청구하였고, 분쟁은 민사소송·형사절차·특허심판의 세 갈래로 확산되었다. 이 사건은 당사자 사이의 소송 외 합의로 종결되었으나 상표권 침해 분쟁에서 권리자가 활용할 수 있는 구제수단과 사용자 측이 제기할 수 있는 항변수단이 어떻게 맞물리는지, 그리고 판결이 아닌 합의로 분쟁을 종결할 때 무엇을 설계해야 하는지를 보여주는 사례이다.

자세한 기본 법리는 아래 위키를 참고하십시오.

• 상표의개념
• 상표법위반의 요건
• 상표권침해소송에서 상표의 '사용' 요건 판단
• 상표권침해: 단계별법적 대응 가이드
• 상표권침해 분쟁 대응 가이드: 내용증명 경고장 발송부터 손해배상·취소심판 실무까지

1. 표장의 무단 사용에서 시작되어 세 갈래로 확산된 분쟁의 전개

원고는 특정 제품 라인을 식별하는 표장에 관하여 특허청에 상표등록을 마치고 등록상표권자로서 권리를 행사해 온 회사이다. 그런데 과거 원고와 거래 관계에 있던 상대방이 그 거래 과정에서 제작되어 사용되었던 표장을 원고의 허락 없이 자사 제품에 계속 부착하여 시장에 유통하면서 분쟁이 시작되었다.

원고는 상대방의 행위가 자신의 등록상표권과 영업상 이익을 침해한다고 보아, 상표법제107조에 따른 상표 사용의 금지와 침해 제품의 생산·판매 중단 및 폐기, 상표법제109조에 따른 손해배상을 함께 구하는 상표권침해금지 등 청구의 소를 제기하였다. 이와 별도로 상표법위반을 이유로 한 형사 고소도 병행되었다.

이에 대하여 상대방은 자신이 해당 표장의 디자인 제작 과정에 관여하였으므로 그 표장을 사용할 권한이 있다고 다투는 한편, 원고의 등록상표 자체를 무효로 돌리기 위한 상표법제117조에 따른 등록무효심판을 특허심판원에 청구하였다. 그 결과 하나의 표장을 둘러싼 분쟁이 민사소송, 형사절차, 특허심판의 세 갈래로 동시에 진행되는 구도가 형성되었다.

2. 상표권 침해 분쟁에서 다투어지는 세 가지 축

• 가. 권리자가 선택할 수 있는 구제수단의 범위
  
  상표권 침해에 대한 구제수단은 하나가 아니라 여러 갈래로 준비되어 있다. 민사적으로는 상표법제107조에 따라 침해의 금지나 예방을 청구할 수 있고, 이때 침해행위를 조성한 물건의 폐기와 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 필요한 조치까지 함께 청구할 수 있으며, 소송 계속 중 임시로 침해행위의 금지나 물건의 압류를 명하도록 신청할 수도 있다. 금전적 구제로는 상표법제109조의 손해배상청구가 기본이 되고, 손해액 증명이 어려운 경우를 위하여 상표법제110조의 추정 규정과 상표법제111조의 법정손해배상 제도가 마련되어 있다. 여기에 상표법제113조의 신용회복조치와 형사 고소를 더할 수 있다. 어떤 수단을 어떤 순서로 조합할 것인지가 상표권 분쟁 실무의 출발점이 된다.

• 나. Q: 표장 제작에 관여했다면 그 상표를 사용할 권리가 인정될까?
  
  상표권은 등록에 의하여 발생하므로, 표장의 도안이나 디자인 작업에 관여하였다는 사정만으로 곧바로 상표권이나 상표 사용권이 생기지는 않는다. 사용 권한이 인정되려면 상표권자로부터 사용허락을 받았다고 볼 만한 계약상 근거나 그에 준하는 사정이 있어야 한다. 다만 침해를 다투는 쪽에는 이와 별개로 여러 항변수단이 있다. 상표법제99조의 선사용권, 상표법제90조의 상표권 효력 제한, 그리고 상표법제117조의 등록무효심판과 상표법제119조의 불사용취소심판이 대표적이다. 특히 등록무효심판은 침해 주장의 기초 자체를 제거하려는 반격 수단이어서, 권리자는 침해 성립 여부만이 아니라 자신의 등록이 유효하게 존속한다는 점까지 방어해야 하는 이중 부담을 지게 된다.

• 다. 민사·형사·심판이 동시에 진행될 때의 분쟁 구조
  
  상표권 분쟁은 하나의 사실관계를 두고 성격이 전혀 다른 절차가 병행되는 경우가 많다. 민사소송은 침해의 중지와 손해의 전보를, 형사절차는 침해행위에 대한 처벌을, 특허심판은 상표권의 존부 자체를 각각 대상으로 한다. 판단기관과 요구되는 증명의 정도가 다르고 어느 한 절차의 결론이 다른 절차를 당연히 구속하지도 않기 때문에, 어느 하나만 종결한다고 하여 분쟁이 실질적으로 끝나지 않는다. 특히 등록무효심판에서 등록이 무효로 되면 민사 청구의 기초가 소멸하므로, 세 절차를 각각의 사건이 아니라 하나의 판으로 놓고 종결 방안을 설계할 필요가 있다.

3. 이 사건에서 각 쟁점이 다루어진 방식

• 가. 금지·폐기·손해배상을 결합한 청구 구성
  
  원고는 앞서 본 구제수단 가운데 침해의 중지와 재발 방지에 직결되는 수단을 우선 결합하였다. 즉 상대방에 대하여 표장 사용의 금지와 침해 제품의 생산 및 판매 중단을 구하는 동시에, 이미 유통된 제품의 폐기를 함께 구하였다. 여기에 상표법제109조에 따른 손해배상청구를 더하여 금전적 전보까지 아우르는 청구 구성을 취하였고, 상표법위반을 이유로 한 형사 고소도 병행하였다. 금지·폐기·배상이라는 세 축을 하나의 소로 묶은 것은 침해행위를 즉시 멈추게 하면서도 협상 국면에서 활용할 수 있는 지렛대를 함께 확보하기 위한 선택이었다.

• 나. 제작 관여 주장과 등록무효심판이라는 반격
  
  상대방은 표장의 디자인 제작 과정에 관여하였다는 사정을 근거로 자신에게도 사용 권한이 있다고 주장하였다. 그러나 앞서 본 것처럼 제작 관여 사실은 그 자체로 상표권이나 사용권을 발생시키지 않으므로, 이러한 주장이 인정되려면 상표권자의 사용허락에 준하는 근거가 별도로 필요하다. 상대방은 이와 함께 원고의 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하여 권리의 기초 자체를 공격하는 전형적인 반격에 나섰다. 이로써 원고는 민사소송에서 침해를 입증하는 동시에 특허심판에서 자신의 등록이 유효함을 방어해야 하는 상황에 놓였고, 두 절차의 결과가 서로 어긋날 경우의 위험까지 관리해야 했다.

• 다. 소송 외 합의를 통한 절차 일괄 종결과 재발 방지 장치
  
  결국 이 사건은 법원의 판결이나 조정이 아니라 당사자 사이의 소송 외 합의로 종결되었다. 상표권이 원고에게 유효하고 적법하게 귀속되어 있음을 기초로 합의가 구성되었으며, 정해진 기간 내에 합의가 이행되지 않으면 합의 전체가 효력을 잃도록 하는 조항과, 합의에서 파생되는 분쟁의 준거법 및 관할법원을 정하는 조항을 함께 두었다. 판결과 달리 합의 자체에는 집행력이 없으므로, 이행 확보 장치를 조항에 어떻게 담아내는지가 합의에 의한 분쟁 종결의 성패를 좌우한다.

※ 관련 법률 인사이트

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