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137.심사결과: 특허거절결정 또는 특허결정
심사결과: 특허거절결정 또는 특허결정
<AI 핵심 요약>
특허 심사는 공정성(정보제공)과 절차적 정당성(의견서 제출 기회)을 중시하며, 출원인이 거절결정을 받았을 때 심판 없이도 다시 기회를 얻는 재심사청구와 심사관이 사소한 실수를 고쳐주는 직권보정 등을 통해 행정 효율성과 출원인의 편의를 동시에 도모하고 있습니다. 1. 정보제공 제도 심사관이 모든 거절이유를 다 파악할 수 없으므로, 외부의 지식을 빌려 심사의 정확성을 높이는 제도입니다.
2. 거절결정 및 출원인 보호 심사 결과 법정 거절이유(신규성·진보성 부족, 무권리자 출원 등)가 발견된 경우 내려지는 처분입니다.
3. 재심사청구 제도 (불복 절차의 간소화) 과거에는 거절결정에 불복하려면 반드시 '심판'을 청구해야 했으나, 이를 개선하여 도입된 제도입니다.
4. 특허결정 및 직권보정 심사 결과 거절이유가 없는 경우 특허를 부여하는 처분입니다.
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* 본 법률위키는 저자의 허락을 받아 『지식재산권법』(제6판)의 원문을 수록하였습니다. 본 저서의 전체 목차와 체계적인 분류는 [지식재산권법] 목차 및 전체 가이드: 정상조·박준석 공저 (제6판) 페이지에서 열람하실 수 있습니다.
특허출원이 있는 때에는 누구든지 그 특허출원이 거절이유에 해당되어 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다(특허법 제63조의2 본문). 이를 정보제공 제도라고 하며 심사관이 미처 파악하지 못한 거절이유의 존재를 특허출원인과 같은 업계에 속하는 경쟁업체 등의 지식을 통하여 보충하고자 하는 취지의 제도이다. 다만 배경기술 기재의무 위반, 청구범위의 기재방법 위배 혹은 1발명 1특허출원의 요건을 갖추지 아니한 경우에는 정보제공을 할 수 없다(동 단서).
거절결정(拒絶決定)이란 출원된 특허발명에 대하여 심사청구가 있은 경우 심사관이 특허를 거절할 만한 이유가 있는 경우에 특허를 거절하는 행정청의 처분을 말한다. 거절이유는 특허법상에 법정되어 있다. 그 내용을 살펴보면, 특별히 인정되는 경우 이외의 외국인이 특허를 출원한 경우, 특허요건, 즉 산업상 이용가능성이나 신규성·진보성 등이 없는 출원인 경우, 공서양속에 반하는 발명에 관한 출원, 선출원주의와의 관계상 후출원인 경우, 공유자 전원의 동의를 결한 공동출원의 경우, 무권리자의 출원의 경우, 조약의 규정에 위반한 출원의 경우, 발명의 설명이나 청구범위가 명확하지 않은 출원 등이 있다. 이상의 거절이유는 상당히 넓게 해석함이 관례이다. 다만 특허법은 거절결정이 행해질 경우에 출원인의 기대권을 보호해야 하므로 출원인에 대하여 거절이유를 상세히 기재한 문서로 거절이유통지를 하고 기간을 정하여 의견서 제출의 기회를 주어야 한다(특허법 제63조 1항). 아울러 심사관은 청구범위에 2 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대하여 거절이유를 통지할 때에는 그 통지서에 거절되는 청구항을 명시하고 그 청구항별로 거절이유를 구체적으로 기재하여야 한다(특허법 제63조 2항). 이때 제출된 의견서에 기하여 다시 심사하고 그 주장에 이유가 없으면 최종적으로 거절결정을 한다. 의견서 제출의 기회를 주지 않은 거절결정은 위법한 것으로 된다.227) 이와 같은 거절결정에 대하여 특허출원인은 불복의 심판을 청구할 수 있다. 반면에, 특허결정에 대하여는 그 출원인에게 불이익이 없기 때문에 출원인으로서는 특별한 사정이 없는 한 그 특허결정의 취소를 구할 법률상 이익이 없음이 판례이다.228)
| 227) 대법원 1989. 8. 8. 선고 88후950 판결. 228) 대법원 2006. 10. 26. 선고 2004두14274 판결. |
종전에는 절차상 이렇게 불복심판을 청구한 뒤라야 특허출원인이 명세서 등의 보정을 거쳐 당해 거절결정을 한 심사관이 다시 재판단하도록 하는 기회를 얻을 수 있었다(구 특허법 제173조의 심사전치제도). 그러나 거절결정불복심판절차 안에서의 심사전치제도는 실제로는 단순히 심사관의 재판단을 원할 뿐 번거로운 불복심판청구까지는 원치 않는 특허출원인에게도 심판청구를 불필요하게 유발하는 폐단이 있었다. 따라서 이를 시정하기 위하여 2009. 1. 30. 개정 특허법은 거절결정불복심판 제도와 분리하여 재심사청구 제도를 도입해서 현재까지 유지하고 있다(특허법 제67조의2). 거절결정을 받은 특허출원인은 불복심판과는 별개로, 명세서 등을 보정하여 당해 출원에 대한 재심사를 구할 수 있다.
심사관은 특허출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는 특허결정(特許決定)을 하여야 한다(특허법 제66조). 이와 같이 특허결정이란 특허출원에 대한 심사의 결과 거절이유가 없는 경우에 특허를 부여하는 심사관의 처분을 말한다. 2009. 1. 30. 개정법은 이른바 ‘직권보정’ 제도를 도입하였는 바, 이것은 특허결정을 할 때에 심사관으로 하여금 특허출원서류의 일부에 명백히 잘못 기재된 내용이 있으면 직권으로 보정할 수 있도록 허용한 것이다(법 제66조의2 제1항). 이런 직권보정이 있었던 경우 특허출원인에게 알려야 하며 이를 받은 특허출원인이 직권보정 사항의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없다는 의견서를 특허청장에게 제출한 경우 해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 본다(법 제66조의2 제2항 내지 제4항). 특허결정에 따라서 특허출원인이 특허권의 설정등록을 하게 되면, 제3자는 특허결정에 무효심판을 제기할 수 있다.
*출처: 정상조, 박준석,『지식재산권법』 (제6판, 홍문사, 2024년) 제2장 특허법 Ⅴ. 특허출원 및 심사 9. 심사결과: 특허거절결정 또는 특허결정
