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선출원주의

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<AI 핵심 요약>

* 본 법률위키는 저자의 허락을 받아 『지식재산권법』(제6판)의 원문을 수록하였습니다. 본 저서의 전체 목차와 체계적인 분류는 [지식재산권법] 목차 및 전체 가이드: 정상조·박준석 공저 (제6판) 페이지에서 열람하실 수 있습니다.

우리 특허법은 동일한 발명에 대하여 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자 즉 선출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다고 규정하여 선출원주의(先出願主義, First-to-file system)에 입각하고 있다(특허법 제36조). 선출원주의에 입각하고 있기 때문에 신규성의 판단을 함에 있어서 그 기준시점도 출원 시로 하여 그 당시의 선행기술과 비교하여 판단하게 된다(특허법 제29조). 과거 오랫동안 미국 특허법은 발명의 선후에 따라서 선발명에 대해서 특허를 부여하는 선발명주의(First-to-invent system)를 택하고 있었던 데 반해서(다만 미국 특허법도 최근 선출원주의로 전환하였음), 우리 특허법은 출원의 선후에 따라서 선출원된 발명에 대해서 특허를 부여하는 소위 선출원주의(First-to-file system)에 입각하고 있다. 선출원주의에 입각하고 있더라도, 선발명자는 자신의 발명이 선행기술에 해당된다는 점을 주장함으로써 선출원자의 특허출원이 거절되도록 하거나 특허등록된 이후에 특허무효심판을 제기할 수 있고(특허법 제133조 1항 1호, 제29조), 최소한 선사용자(prior user)의 통상실시권(특허법 제103조)에 입각해서 자신의 발명을 실시할 수는 있다.

선출원이 취하되거나 무효로 된 경우는 당해 출원은 소급적으로 없었던 것이 되므로, 후출원은 선출원과는 무관하게 심사를 받아 등록될 수 있다. 다만 거절결정된 출원이나 포기된 출원은 그 후출원까지 보호할 필요는 없으므로 선원의 지위를 그대로 인정한다. 이외에도 무권리자에 의한 출원의 경우에는 정당한 권리자를 보호하기 위하여 당해 무권리자에 의한 선출원에 대하여 선원의 지위를 부여하지 않는다(특허법 제34조, 제35조). 출원인이 특허권을 향유할 수 있는 능력 또는 권리 능력이 없는 자인 경우에 그러한 출원인에 의한 출원은 무효로서 소급적으로 없었던 것으로 보아서 후출원인을 보호하는 것이 타당한 것으로 생각되나, 대법원은 그러한 출원도 일단 수리하여 심사관의 심사를 거친 후 거절결정되어야 한다고 판시한 바 있다.192)

우리 특허법은 우선권제도를 두어 출원 및 신규성 판단의 기준시점에 관한 특칙을 마련해 두고 있다.193) 그리고 전술한 바와 같이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의한 공개 또는 그 사람의 의사에 반한 공개가 있은 후 12개월 이내에 출원한 경우에는 당해 공개로 인하여 신규성이 상실되지 않는다는 예외가 인정되어 있지만 출원 시점 자체가 소급되는 것은 아니기 때문에 공개시점과 출원 시점 사이에 제3자가 먼저 출원하게 되면 두 사람 모두 특허를 받지 못하게 된다.

가. 조약에 따른 우선권

우선권(優先權)이란 어느 특정 국가에 특허출원한 자가 그 특허출원에 관계되는 발명과 동일한 발명에 대하여 제2국에 특허출원을 하는 경우에 최초의 특허출원을 한 날로부터 제2국에서의 특허출원을 할 때까지의 기간이 1년 이내일 때에는 제2국에서의 특허출원은 제1국에서의 특허출원일에 출원된 것과 동일하게 취급되도록 주장할 수 있는 권리를 말한다(특허법 제54조). 우선권제도는 동일한 발명에 대해서 2개국 이상의 나라에 특허출원을 하고자 하는 경우에, 각국에서의 동시 출원이 거의 불가능하고 각국에서의 출원 시기가 상이함으로 인해서 신규성을 상실할 위험도 있어서 최초출원일로부터 일정 기간(예컨대 1년)이내에 다른 나라에 출원하면 최초출원일을 그 다른 나라에서의 출원일로 간주하는 제도인 것이다. 우리 특허법도 ‘조약에 의하여 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원을 한 후 동일발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장한 때에는 그 외국에 출원한 날을 대한민국에 출원한 날로 본다’고 규정하고 있다. 마찬가지로 우리 국민이 조약 당사국에 특허출원한 후 동일한 발명을 우리 특허청에 특허출원한 경우에도 우선권은 인정된다(특허법 제54조 1항). 이러한 우선권의 효과는 최초의 출원일에서부터 다른 조약 당사국에서의 출원일에까지의 기간 동안에 제3자에 의한 출원이나 발명공개 등의 행위가 있는 경우에 입게 될 수 있었던 불이익을 받지 않게 하는 것이고, 그러한 제3자에게는 어떠한 권리도 발생하지 않도록 하는 것이다. 이상은 우리 특허청에 출원된 발명에 관하여 우선권이 주장될 경우에 관한 것이고 반대로 우리나라 국민이 조약상 우선권 제도에 기하여 외국 특허청에서 우선권을 주장하는 경우, 즉 국제출원절차에 대하여는 ‘특허출원 및 심사’의 말미에서 자세히 설명하기로 한다.

나. 국내우선권

(A) 국내우선권의 의의

국내우선권(國內優先權)이란 우리나라에 출원된 발명(즉 선출원발명)에 대해서 출원된 날로부터 1년 이내에 선출원발명을 포함한 발명에 대해서 후출원된 경우에 인정되는 우선권(특허법 제55조)이다. 선출원발명이 있은 후에, 그러한 선출원발명을 한 동일인에 의해서 또는 그 승계인에 의해서 새로운 개량발명이나 이용발명이 이루어진 경우에, 그러한 개량발명 등에 대하여 우선권을 주장할 수 있도록 함으로써 발명자를 보호하기 위한 것이다. 이러한 우선권제도가 없다면, 특허출원인의 착오로 출원명세서에 빠진 내용이 있거나 출원 후 출원발명을 개량하여 보다 나은 발명을 한 경우에 이러한 개량발명을 이미 출원한 특허출원명세서에 포함시키기 위한 보정을 하면 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항이 범위를 벗어난다고 하여 보정이 받아들여지지 아니하고(특허법 제47조 2항), 새로운 별개의 특허출원을 하더라도 선출원발명으로 인해서 신규성 상실 등의 이유로 거절되기 쉽다는 심각한 문제점이 있다. 2개국 이상의 나라에 특허출원하는 경우에 동시 출원이 사실상 곤란하기 때문에 1년 이내의 기간에 한하여 조약에 의한 우선권주장이 허용되는 것처럼 국내에서도 1년 이내의 기간에 한하여 개량된 발명을 포함해서 출원하고자 하는 발명자를 보호해 주기 위해서 국내우선권 제도가 도입된 것이다.

특허법이 국내우선권을 인정하고 있음에 반하여, 디자인보호법은 특허법과는 달리 국내우선권에 관한 규정을 두고 있지 않다. 따라서 출원인이 선행디자인출원 또는 선행 실용신안출원을 한 이후 그와 동일유사한 디자인에 대하여 재차 디자인출원을 한 경우에도 후원 출원을 한 날이 선행디자인출원일 또는 선행실용신안출원일로 소급되지는 않는다.194)

(B) 조약에 따른 우선권과의 관계

조약에 따른 우선권과 국내우선권은 유사한 점도 있지만 여러 가지로 상이한 제도라는 점을 주목해야 한다. 그 제도적 취지도 조약에 따른 우선권의 경우에는 2 개국 이상의 나라에 동시 출원하는 것이 불가능하기 때문에 인정된 것인 데 반해서 국내우선권제도는 발명의 고도화로 인해서 보다 개량된 발명이 추후적으로 이루어진 경우에 그러한 개량된 발명도 함께 보호하기 위하여 인정된 제도이다. 또한 조약에 따른 우선권의 경우에는 각국에서의 출원발명이 동일한 것을 전제로 해서 인정되는 데 반하여, 국내우선권의 경우에는 선후출원발명이 동일하지 아니한 것을 전제로 인정된다. 따라서 조약에 의한 우선권과 국내우선권을 중복적으로 이용함으로써 그 어느 한 제도의 허용범위를 넘어서는 이익을 누릴 수는 없다. 예컨대 다른 나라에서의 선출원을 기초로 하여 우리나라에서 조약에 따른 우선권을 주장하면서 출원한 경우에는 우리나라에서 개량된 실시례 등을 추가하여 새로운 특허출원을 하더라도 우리나라에서의 후출원이 그 외국에서의 선출원 시에 된 것으로 소급될 수는 없다(특허법 제55조 3항). 중복적 이용의 경우에는 우선권이 허용되는 1년의 유예기간을 연장하는 결과를 얻을 수도 있기 때문이다.195)

(C) 국내우선권의 이용

국내우선권제도는 여러 가지 경우에 이용될 수 있겠지만, 유형별로 보면 우리나라는 선출원주의를 채택하고 있기 때문에 선출원의 지위를 확보하기 위해서 미완성발명을 출원하는 경우도 종종 있고 그러한 미완성발명의 경우에 구체적인 실시례나 새로이 개량된 실시례를 추가하여 새로운 출원을 하는 경우라거나 또는 1발명 1특허출원으로 허용되는 범위 내에서 장치발명에 방법발명을 추가한다든지 물건발명에 방법 또는 용도발명을 추가하여 새로운 출원을 하는 경우 등에 우선권을 주장할 수 있게 되는 것이다. 여기에서 2회 이상에 걸쳐서 2 이상의 새로운 실시례나 2 이상의 새로운 종류의 발명을 추가하여 출원하고 우선권을 주장하는 경우에는 각각의 실시례나 각각의 발명에 대해서 별도의 우선일이 있을 수 있다.

(D) 국내우선권 주장의 효과

국내우선권 주장의 효과로는 후출원이 우선권주장의 기초로 된 선출원의 출원시에 출원된 것으로 간주되는 소급효가 있다(특허법 제55조 3항). 즉, 국내우선권 주장의 주된 효과는 신규성과 진보성 등의 특허요건(특허법 제29조, 제30조)과 선출원주의(특허법제36조) 등의 적용에 있어서 후출원이 선출원일에 있었던 것처럼 판단되는 것이다. 국내우선권 주장의 또 다른 효과로는, 우선권주장의 기초로 된 선출원이 그 출원일로부터 1년 3개월이 경과한 때에 또는 선출원이 실용신안등록출원인 경우에는 우선권을 주장한 때에 취하된 것으로 간주된다는 점이다(특허법 제56조 1항). 선출원은 후출원에 포함되어 있기 때문에 의미를 상실한 것이고, 계속 놔둔다면 선후출원의 경합으로 인해서 중복심사의 문제와 신규성상실로 인한 후출원거절 등의 문제가 있기 때문에 우리 특허법은 선출원이 출원일로부터 1년 3개월 경과한 때에 취하된 것으로 보고 있다. 실용신안등록출원이 선출원이 되는 경우에는 선등록제 하의 실용신안등록출원은 출원 후 3개월부터 6개월 사이에 등록되므로, 선출원의 취하간주기간을 1년 3개월로 규정하게 되면 선출원인 실용신안등록출원은 이미 등록되어 취하할 수 없는 상태로 되고, 따라서 그러한 경우 중복등록의 문제점이 발생하는 것을 방지하기 위해서 실용신안등록출원이 선출원이 되는 경우에는 후출원과 동시에 선출원인 실용신안등록출원이 취하되는 것으로 본다.

선출원일로부터 취하간주기간 이전에 우선권주장을 먼저 취하한 경우에는, 선출원은 그대로 존속하고, 후출원 자체를 취하한 경우에도 우선권주장이 취하된 것으로 간주되어서 선출원은 그대로 존속하게 될 것이다(특허법 제56조 3항). 그러나 선출원일로부터 취하간주기간이 경과한 후에는 우선권주장만을 취하할 수는 없다(특허법 제56조 2항). 실용신안등록출원의 경우에는 선출원이 우선권주장과 동시에 취하된 것으로 되기 때문에 우선권주장을 취하하는 것이 사실상 불가능하게 된 것으로 해석된다.

국내 우선권 제도에 의하여 실제 특허출원일보다 앞서 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 그 특허요건을 심사하는 경우에, 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 사람 등 제3자의 이익을 부당하게 침해하는 결과가 일어날 수 있다는 문제점이 있다. 따라서 특허법 제47조 제1항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 보정이 받아들여져 그 효과가 출원시로 소급하는 경우와 마찬가지로, 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 특허요건을 심사하는 발명의 범위를 제한할 필요가 있다.196)

*출처: 정상조, 박준석,『지식재산권법』 (제6판, 홍문사, 2024년) 제2장 특허법  Ⅴ. 특허출원 및 심사 1. 선출원주의