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상표법상 상표권자가 사용을 허락해 온 회사에서 해임된 뒤 사용허락을 철회하고 상표권을 행사하면 권리남용이 될까?

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고려 사정

출원·등록의 목적과 경위, 상표권을 행사하기에 이른 구체적·개별적 사정

대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결

권리남용이 
되는 경우

상표제도의 목적이나 기능을 일탈하거나 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 가치가 없는 경우

대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결

주관적 요건

오직 상대방에게 고통을 주려는 목적까지 요구되지는 않는다

대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결

특허법원 2025. 11. 19. 선고 2024나11525 판결

판결이유 발췌

앞서 든 증거, 갑 제61, 75 내지 78, 83, 84, 87호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 내지 사정 등을 종합하여 인정되는 제2, 3 등록상표의 출원, 등록의 경위 및 피고가 상표권을 행사하기에 이른 사정 등을 고려하면, 원고가 주장하는 사정 및 증거들만으로는 피고의 제2, 3 등록상표의 상표권 행사가 권리남용에 해당한다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. (1)  피고는 ‘F’, ‘F’ 브랜드를 창작하고, 원고 설립 전부터 위 표장을 사용하여 이너백을 제조, 판매하는 등의 개인 사업을 영위하였으며, 제1 등록상표를 피고 명의로 출원하여 등록받았다. (2) 피고는 원고를 설립한 후 원고의 대표이사에 취임하여, 원고가 피고의 기존 사업을 이어받아 이너백 제품을 제조, 판매하는 사업을 계속하도록 하였으며, 그 과정에서 제1 등록상표와 유사한 원고 사용상표를 사용하도록 허락하였다. (3) 원고는 2015년부터 2023년까지 원고 제품에 대하여 인스타그램, 유튜브, 네이버 등 인터넷 플랫폼을 활용하거나 유명인, 연예인을 홍보모델로 기용하는 등의 방법으로 다양한 홍보활동을 펼쳐왔는데, 피고는 위 기간 동안 원고의 대표이사로 재직하면서 원고의 이와 같은 홍보활동을 결정할 수 있는 법적 권한을 가지고 있었으므로 원고의 위와 같은 홍보활동은 피고의 관여하에 이루어진 것으로 볼 수 있다. (4) 원고는 제2, 3 등록상표가 피고 소유임을 알면서도 2023년경 피고를 대표이사에서 해임하는 이사회 결의가 있기 전까지 이에 대하여 아무런 이의를 제기하지 않았다.(5) 피고가 원고의 대표이사로 재직하는 동안 원고에게 추후 제2, 3 등록상표를 사용하지 않을 것처럼 신뢰를 부여하였다는 사정이 보이지 않고, 피고가 정당한 상표권자로서 제2, 3 등록상표를 본래의 용도대로 사용하는 것을 넘어 오로지 원고에게 고통을 주기 위한 목적과 방법으로 이를 사용하고 있다고 볼 만한 자료도 없다.(6) 피고가 원고로 하여금 피고 소유의 이 사건 각 등록상표의 사용을 허락한 것은 피고가 원고를 설립한 후 원고의 대표이사로서 원고를 경영하였기 때문이다. 그런데 원고는 피고의 의사에 반하여 피고를 원고의 대표이사 및 사내이사의 직에서 해임하였고, 이에 더 이상 원고의 경영에 관여할 수 없게 된 피고는 ‘F(F)’라는 상호로 사업자등록을 한 후 개인사업을 영위하게 되었다. 피고가 원고에게 이 사건 각 등록상표의 사용 허락을 철회하고 그 사용 금지를 청구하게 된 경위는 위와 같은 사정에 기인한 것이다.

대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결

판시사항

[1] 음반의 제명(題名)이 자타상품의 식별표지로서 인정되는 경우

[2] 자타상품의 식별표지로서 기능하는 음반의 제명(題名)에 화체된 업무상의 신용이나 고객흡인력의 귀속 주체(=음반의 제작·판매자)

[3] 등록상표권자의 상표권의 행사가 권리남용에 해당하기 위한 요건

[4] 시리즈 편집음반의 ‘(표장 생략)’라는 제명이 거래자나 일반 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 식별표지로서 인식되고 있고, 그 제명에 음반제작·판매자의 신용과 고객흡인력이 화체되어 있다고 본 사례

[5] 시리즈 편집음반의 ‘(표장 생략)’라는 제명이 자타상품의 식별표지로서 기능하고 있음에도 불구하고 ‘(표장 생략)’와 같이 구성된 등록상표를 출원·등록하여 위 제명의 선사용자의 음반 제작·판매 금지를 구하는 것은 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다고 본 사례

판결요지

[1] 음반의 제명(題名)은 특별한 사정이 없는 한 그 음반에 수록된 해당 저작물의 창작물로서의 명칭 내지는 그 내용을 함축적으로 나타내는 것이어서 상품의 출처를 표시하는 기능을 하기 어려운 경우가 대부분이나, 음반은 일반 유체물과 마찬가지로 독립된 거래의 대상이 되는 ‘상품’이므로, 음반의 종류 및 성격, 음반의 제명이 저작물의 내용 등을 직접적으로 표시하는지 여부 및 실제 사용 태양, 동일 제명이 사용된 후속 시리즈 음반의 출시 여부, 광고·판매 실적 및 기간 등 구체적·개별적 사정 여하에 따라 음반의 제명이 일반 수요자에게 상품의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 표지로서 인식되는 때에는, 그 음반의 제명은 단순히 창작물의 내용을 표시하는 명칭에 머무르지 않고 자타상품의 식별표지로서 기능한다.

[2] 자타상품의 식별표지로서 기능하는 음반의 제명에 화체된 업무상의 신용이나 고객흡인력 등은 음반의 제작·판매자가 투여한 자본과 노력 등에 의하여 획득되는 것이므로, 이러한 무형의 가치는 특별한 사정이 없는 한 음반에 수록된 저작물의 저작자가 아니라 음반의 제작·판매자에게 귀속된다.

[3] 상표권자가 당해 상표를 출원·등록하게 된 목적과 경위, 상표권을 행사하기에 이른 구체적·개별적 사정 등에 비추어, 상대방에 대한 상표권의 행사가 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 상표권의 행사는 비록 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없고, 상표권의 행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어 볼 때 상표권 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니다.

[4] 기존의 국내 가요들 중에서 일부를 선곡하여 수록한 진한커피 시리즈 편집음반은 특정 저작자의 창작물이라기보다는 그 음반 제작·판매자의 기획 상품이라는 성격이 짙고, 각 편집음반의 전면 상단에 일정한 도형과 색채를 가미하고 영문자를 부기하여 동일한 형태로 계속 사용된 ‘(표장 생략)’라는 제명 역시 각 편집음반의 내용 등을 직접적으로 표시하는 것이 아니며, 위 진한커피 시리즈 편집음반의 판매기간 및 판매실적 등에 비추어, 위 "진한커피"라는 제명은 이미 ‘편집음반’ 상품과 관련하여서는 단순히 창작물의 내용을 표시하는 명칭에 머무르지 않고 거래자나 일반 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 식별표지로서 인식되기에 이르렀고, 그 "진한커피"  제명에는 음반제작·판매자의 신용과 고객흡인력이 화체되어 있다고 본 사례.

[5] 시리즈 편집음반의 ‘(표장 생략)’라는 제명이 자타상품의 식별표지로서 기능하고 있음에도 불구하고 위 제명의 선사용자인 음반제작·판매자의 동의나 허락없이 ‘(표장 생략)’와 같이 구성된 등록상표를 출원·등록한 다음 그 상표권에 기하여 위 음반제작·판매자가 ‘진한커피’ 제명을 사용하여 출시한 음반의 제작·판매 금지 등을 구하는 것은 신청인이 위 음반제작·판매자의 자본과 노력 등에 의하여 획득되어 ‘진한커피’ 제명에 화체된 신용 등에 편승하여 이익을 얻을 목적으로 위 등록상표를 출원·등록한 것을 기화로 오히려 그 신용 등의 정당한 귀속 주체인 위 음반제작·판매자로부터 그 신용 등을 빼앗아 자신의 독점하에 두려는 행위이므로, 이러한 상표권 행사는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하고 법적으로 보호받을 만한 가치가 없고, 비록 상표권의 행사라는 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다고 본 사례.