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부등록사유(不登錄事由)

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<AI 핵심 요약>

* 본 법률위키는 저자의 허락을 받아 『지식재산권법』(제6판)의 원문을 수록하였습니다. 본 저서의 전체 목차와 체계적인 분류는 [지식재산권법] 목차 및 전체 가이드: 정상조·박준석 공저 (제6판) 페이지에서 열람하실 수 있습니다.

앞에서 설명한 상표의 등록요건을 갖추었더라도 상표법 제34조는 공익상 또는 사 익상의 이유에서 상표로서의 등록을 금하고 있는 것들이 있다. 이와 같이 입법정책적으로 보호할 수 없는 상표를 열거한 이유는 일반 공중을 보호하기 위한 공익적 이유와 상표출원인에 우선하는 선행권리자 등 개인의 이익을 보호하기 위한 사익적인 이유에서이다. 상표법 제34조 1항은 이러한 부등록사유들을 다음과 같이 열거하고 있다. 아래 사유들 중 ⑤, ⑪, ⑫, ⑬, ⑭, ⑳, ㉑, ㉒, ㉓의 경우는 두 상품의 동일·유사성도 요구된다.

① 국기 등과 동일·유사한 상표(1호 (가)목) 
② 파리협약 동맹국이나 세계무역기구 회원국, 상표법조약 체약국의 국기와 동일·유사한 상표(1호 (나)목) 
③ 국제적십자 등 저명한 국제기관의 명칭 등과 동일·유사한 상표(1호 (다)목) 
④ 세계지식재산기구(WIPO)가 파리협약에 따라 한국 특허청장에게 보호를 요청한 동맹국 등의 문장 등이나 국제기구의 명칭등과 동일·유사한 상표(1호 (라)목) 
⑤ 역시 세계지식재산기구가 그와 같이 보호를 요청한 동맹국 등 또는 공공기관의 감독용 인장 등과 동일·유사한 상표(1호 (마)목) 
⑥ 국가 등과의 관계를 허위로 표시하거나 모욕하는 상표(2호) 
⑦ 저명한 업무표장과 동일·유사한 상표(3호) 
⑧ 공서양속에 반하는 상표(4호) 
⑨ 박람회의 상패 등과 동일·유사한 상표(5호) 
⑩ 저명한 타인의 성명 등을 포함하는 상표(6호) 
⑪ 선출원등록상표와 동일·유사한 상표(7호) 
⑫ 선출원된 타인의 지리적 표시 등록단체표장과 동일·유사한 상표(7의2호·8호) 
⑬ 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표, 즉 주지(周知)인 상표와 동일·유사한 상표(9호) 
⑭ 마찬가지로 주지의 지리적 표시와 동일·유사한 상표(10호) 
⑮ 수요자들에게 널리 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업의 표지, 즉 저명상표와 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표(11호) 
⑯ 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표(12호) 
⑰ 국내 또는 외국에서 식별력이 있는 상표와 동일·유사한 상표로 부정한 목적을 가진 상표(13호) 
⑱ 역시 국내 또는 외국에서 식별력이 있는 지리적 표시와 동일·유사한 상표로 부정한 목적을 가진 상표(14호) 
⑲ 상품 또는 그 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새만으로 된 상표(15호) 
⑳ 포도주·증류주의 지리적 표시(16호) 
㉑ 식물신품종 보호법 제109조에 따라 등록된 품종명칭과 동일·유사한 상표(17호)
㉒ 농수산물 품질관리법 제32조에 따라 등록된 지리적 표시와 동일·유사한 상표(18호) 
㉓ 자유무역협정에 따라 보호되는 지리적 표시와 동일·유사한 상표(19호) 
㉔ 계약관계나 거래관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표(20호) 
㉕ 조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표로서 계약관계나 거래관계에 있거나 있었던 자가 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 지정상품으로 하여 등록출원한 상표(21호)

이러한 부등록사유의 입법 취지는 각각 조금씩 다르고, 따라서 그 취급도 조금씩 다르다.199) 예컨대 국기 등과 동일·유사한 상표, 공서양속에 반하는 상표, 품질 의 오인을 야기하는 상표 등의 등록을 금지하는 것과 같이 국기의 권위, 법질서, 수요자의 신뢰 등의 공익을 보호하는 데 주된 목적이 있는 부등록사유가 있는 반면 에, 저명한 타인의 성명이나 상표 등과 동일·유사한 상표의 등록을 금지하는 것과 같이 인격권이나 상표권과 같은 개인의 사익을 보호하는 데 주된 목적이 있는 부등록사유가 있다.

가. 국기 등과 동일·유사한 상표

대한민국의 국기·국장·군기·훈장·포장·기장이나 세계지식재산기구로부터 동맹국에 통보되는 각국의 국기, 국장 등의 보호에 관하여, 2010. 1. 23. 개정된 상표법에 서는 종전 법 제7조 제1항 제1호에 함께 규정되었던 내용을 세분화하여 제1호부터 제1 호의5까지로 개편하였고 2016년 2월 29일 전부 개정된 상표법은 같은 내용을 제34조 제1항 제1호 (가)목 내지 (마)목에 규정하고 있다. 이에 따르면, 대한민국의 국기·국 장·군기·훈장·포장·기장, 대한민국 또는 공공기관의 감독용이나 증명용 인장 또는 기호(제1호 (가)목), 파리협약 동맹국, 세계무역기구 회원국 또는 상표법조약200) 체 약국(이하 ‘동맹국 등’이라 한다)의 국기(제1호 (나)목), 국제적십자, 국제올림픽위원회 또는 저명한 국제기관의 명칭, 약칭, 표장(제1호 (다)목), 파리협약 제6조의3에 따라 세계지식재산기구로부터 통지받아 특허청장이 지정한 동맹국 등의 문장(紋章), 기 (旗), 훈장, 포장, 기장 또는 동맹국 등이 가입한 정부 간 국제기구의 명칭, 약칭, 문장, 기, 훈장, 포장, 기장(제1호 (라)목),201) 파리협약 제6조의3에 따라 세계지식 재산기구로부터 통지받아 특허청장이 지정한 동맹국 등 또는 그 공공기관의 감독용이나 증명용 인장 또는 기호(제1호 (마)목) 202) 등과 동일하거나 유사한 상표는 등록을 받을 수 없다.

이렇게 국기 등과 동일·유사한 상표의 등록을 금지하고 있는 취지는 크게 세 부분으로 나누어 설명할 수 있다. 우선 대한민국 등의 국기 등의 전단의 경우는 국가와 훈공자의 존엄성 및 국제적 신용을 위해 규정된 것이고 두 번째로 적십자 등 중단의 경우는 적십자 등의 권위를 보호하고 상품의 출처가 그들과 특별한 관계에 있는 것으로 오인혼동을 할 우려를 방지하기 위한 것이고 마지막으로 후단의 경우는 감독용 또는 증명용 인장 또는 기호는 품질보증적 성격이 강하므로 상품품질에 관해 수요자의 오인혼동의 염려를 방지하기 위함이다. 단, 본 조항의 동일, 유사성은 본 호가 규정된 취지에 비추어 위와 같은 위험성이 있을 수 있는가 하는 점에 비추어 판단하면 되므로 수요자의 출처혼동 여부라는 기준과는 경우에 따라 상이하다.

나. 국가 등과의 관계를 허위로 표시하거나 모욕하는 상표

국가·인종·민족·공공단체·종교 또는 저명한 고인과의 관계를 거짓으로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕하거나 이들에 대한 평판을 나쁘게 할 염려가 있는 상표(상표법 제34조 1항 2호)는 등록을 받을 수 없다. 국가 등과의 관계를 허위로 표시하는 등의 상표의 등록을 금지한 취지는 이러한 상표가 선량한 풍속 및 사회질서에 반할 가능성이 높기 때문이다. 특히 전단은 국가와 공공의 이익을 위한 것이고, 저명한 고인과의 관계에 있어서는 고인의 명예를 위한 사익적 규정이다. 우리 대법원 판례 가운데는 건과자, 아이스크림 등을 지정상품으로 한 ‘인디안’이라는 문자상표 자체는 특정 민족 등과의 관계를 허위로 표시하거나 비방, 모욕 또는 악평하는 것이 아닐지라도 지정상품의 품질에 하자가 있다든지 상품의 맛이 없거나 내구연한이 다하여 쓰레기통 등에 버려지는 경우에는 결과적으로는 비방, 모욕 또는 악평할 우려가 생기게 된다는 특허청항고심의 판단을 파기하면서, 당해 표장 자체가 가지고 있는 외관, 칭호, 관념과 지정상품 및 일반 거래의 실정 등을 종합적으로 관찰하여 객관적으로 판단하면 족하다고 한 것이 있다.203)

다. 저명한 업무표장과 동일·유사한 상표

국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인의 비영리 업무나 공익사업을 표시하는 표장으로서 저명한 것과 동일 또는 유사한 상표(상표법 제34조 1항 3호 본문)는 등록할 수 없다. 저명한 업무표장과 동일·유사한 상표의 등록을 금지한 취지는 공익단체의 업무상의 신용과 권위를 보호하고 상품의 출처에 관한 수요자의 오인혼동을 초래할 위험 을 막기 위하여 규정된 것이다. 여기서 저명한 업무표장의 예로는 보이스카우트, YMCA, 농업협동조합, 서울대학교의 마크 등이 있다. 다만 국가·공공단체 또는 이들 의 기관과 공익법인 또는 공익사업체에서 자기의 표장을 상표등록출원한 경우에는 상표 등록이 허용된다(상표법 제34조 1항 3호 단서). 이 단서 규정은 공익을 위한 기관이 비영리적 목적으로 업무표장을 등록하는 경우를 인정하기 위한 것이다.

라. 공서양속에 반하는 상표

선량한 풍속에 어긋나는 등 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표는 등록을 받을 수 없다(상표법 제34조 1항 4호). 여기서 공서양속이라 함은 상표법의 입장에서 상대 적으로 결정될 개념이지만, 대개 외설적인 도형이나 문구 등이 이에 해당한다.204) 부등록사유로서의 공서양속의 적용범위와 관련해서, 다른 법률에 의하여 사용이 금 지된 상표도 공서양속에 반하는 것으로 본다는 견해도 있고, 저명상표 또는 저명명 칭의 부정사용 또는 희석화의 경우에 상표법상 혼동이론으로 해결할 수 없는 경우 에 공서양속에 반하는 것으로 본다는 견해도 있지만, 지나친 확대해석에 불과하다. 예컨대 등록상표가 타인의 저작물에 해당되는 도안으로 구성되어 있는 경우에도, 부등록사유로서의 공서양속에는 저작권침해 여부와 같은 사법적 판단이 필요한 사 항은 포함되지 않기 때문에 상표등록은 유효한 것으로 해석된다.205) 상표등록단계 에서 심사관이 저작권침해 여부의 판단까지 할 수 있다고 기대하기는 곤란할 뿐만 아니라 등록상표에 대한 권리와 저작권이 충돌되는 경우에 권리 간 우선순위에 관 해서는 상표법에 이미 규정되어 있기 때문에(상표법 제92조), 상표법은 타인의 저작 권을 침해하는 상표가 유효하게 등록될 수도 있다는 것을 전제로 하고 있는 것이 다. 이와 관련하여, 특허법원의 판례 중에는 ‘태권브이’ 상표를 반바지 등 의류의 상표로 등록한 것을 '태권브이' 저작권자가 등록무효청구한 사안에서, 타인의 저명 한 저작물의 제호 또는 그 캐릭터의 명칭을 모방한 표장을 사용한다는 사실만으로 는 상표법 제34조 제1항 제4호 소정의 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하는 행위라고 할 수 없다고 판단한 사례206)가 있다. 마찬가지로 대법원의 판례도 주지·저명하지 아니한 타인의 상표를 모방하여 출원·등록한다거나 또는 상표를 등 록하여 사용하는 행위가 특정 당사자 사이에 이루어진 계약을 위반하거나 특정인 에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배된 것으로 보인다고 하더라도 그러한 사정만을 들어 곧바로 위 규정에 해당한다고 할 수 없다고 판단하고 있다.207) 또한 저명상표의 부정사용이나 희석화의 경우에도 상표법에 별도의 부등록사유로 규정되어 있기 때문에(상표법 제34조 1항 11호, 13호) 굳이 공서양속이라고 하는 추상적인 개념을 원용해야 할 이유도 없다.

마. 박람회의 상패 등과 동일·유사한 상표

정부가 개최하거나 정부의 승인을 받아 개최하는 박람회 또는 외국정부가 개최하거나 외국정부의 승인을 받아 개최하는 박람회의 상패·상장 또는 포장과 동일·유사한 표장이 있는 상표(상표법 제34조 1항 5호)는 등록을 받을 수 없다. 박람회의 상패 등과 동일·유사한 상표의 등록을 금지한 취지는 박람회의 권위가 훼손되는 것을 방지하고, 아울러 수요자들이 상품의 품질에 대해 오인혼동할 염려를 방지하는 데 있다.

바. 저명한 타인의 성명 등을 포함하는 상표

저명한 타인의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장·아호·예명·필명 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표(상표법 제34조 1항 6호)는 등록될 수 없다. 저명한 타인의 성명 등을 포함하는 상표의 등록을 금지한 취지는 성명보유자 등의 인격권 내지 소위 퍼블리시티(publicity)권을 보호하기 위한 것이다. 타인의 성명 등을 포함하는 상표의 등록은 금지하면서도 다른 한편으로는 성명보유자의 승낙을 얻어 상표로 사용하는 것을 허용하고 있다는 점에서도, 타인의 성명 등에 관한 개인적이고 인격적 또는 재산적 이익의 보호가 주된 목적임을 알 수 있다.

부등록사유에 있어서 성명 등의 보호기간은 어떻게 되는가? 다시 말해서 성명 등의 보유자가 사망한 경우에도 저명한 타인의 성명 등과 관련된 부등록사유는 계속 유지되는 것인지 문제된다. 우리 대법원은 저명인이 생존한 경우에 한해서 그 성명 등을 보호하는 취지라고 보는 전제 위에서, 오직 고인의 성명이나 서명 등을 상표로 등록하는 것이 공서양속에 반하는지 여부에 관해서만 판단을 하고 있다.208) 저명한 타인의 성명이나 서명 등을 상표로 등록하는 것이 공서양속에 위반된다고 보는 것은 상표법상 부등록사유로서의 ‘공서양속’의 개념을 지나치게 확대시킨다는 비난을 면할 수 없다. 또한 부등록사유로서 저명한 타인의 성명이나 서명 등을 규정한 것이 성명권을 비롯한 성명보유자의 인격적 이익의 보호에 한정되는 것이 아니고, 저명 한 성명이 시장에서 가지고 있는 고객흡인력이라고 하는 재산적 가치 또는 그러한 재산적 이익을 향유할 수 있는 지위(영미법상의 퍼블리시티권)를 보호하기 위한 것이라고 널리 해석하면 성명보유자가 사망한 후에도 상당 기간 동안, 즉 고객흡인력을 가지는 사후 일정 기간 동안은 저명한 성명 등을 상표로 등록할 수 없는 것으로 해석할 수 있는 것이다. 따라서 저명한 타인의 성명이나 서명을 상표로 등록할 수 있 는지 여부는 공서양속의 위반 여부를 기준으로 해서 판단할 문제가 아니고 저명한 타인의 성명이나 서명을 보호하고자 하는 상표법상 부등록사유 규정의 취지를 현 실에 맞게 성명보유자의 재산적 이익 내지 퍼블리시티권의 보호라고 보고 저명한 성명의 고객흡인력이 존속하는 일정 기간 동안 성명보유자의 사후에도 계속 부등록사유로 된다고 해석하는 것이 타당하다.

사. 선출원등록상표와 동일·유사한 상표 등

타인의 선출원에 의한 등록상표와 동일·유사한 상표로서 그 등록상표의 지정상품 과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표(상표법 제34조 1항 7호)는 등록될 수 없다.

(A) 상표의 유사

타인의 선출원등록상표와 동일·유사한 상표의 등록을 금지하는 것은 선출원등록 상표권자의 권리라고 하는 사익의 보호와 중복등록이 초래하는 수요자의 출처혼동의 방 지라고 하는 공익의 보호를 그 취지로 삼고 있는 것으로 볼 수 있다. 특히 상표법은 선 출원등록상표와 동일·유사한 상표의 등록을 금지하는 규정이 선출원등록상표권자의 사익을 보호하는 측면이 크다는 점을 전제로 해서, 동 규정에 위반된 등록은 무효심판 의 대상으로 된다고 규정하면서 그 심판의 청구에 5년의 제척기간을 두고 있다(상표법 제122조).

여기서 문제가 되는 상표의 유사성이란 거래의 경험칙에 비추어 보아 상표의 외관, 칭호, 관념이 유사하거나 어느 하나 이상이 근사한 결과 이들 상표가 거래자나 일반 수 요자에게 혼동을 일으킬 염려가 있음을 말한다. 대법원은 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서 전체적, 이격적, 객관적 및 요부관찰과 분리관찰의 방법을 따르고 있다. 먼저 전 체적 관찰이란 상표를 전체로서 관찰하여 그 외관, 칭호, 관념을 비교·검토하는 방법 을 말한다. 두 번째로 이격적 관찰이란 상표를 별도의 기회에 별개의 장소에서 대하였 을 때 다른 상표에 대한 유사감을 불러일으킬 수 있는지 여부를 관찰함을 의미한다. 세 번째로 요부관찰이란 전체적 관찰에 보충적으로 사용되는 방식으로, 상표의 중심적 식 별력을 가진 요부를 추출하여 두 개의 상표를 대비함으로써 유사 여부를 판단함을 말한 다. 네 번째로 분리관찰이란 하나의 상표에서 두 개 이상의 칭호, 관념을 생각할 수 있는 경우에 그중 하나의 칭호, 관념이 타 상표의 칭호, 관념과 유사한 경우에 두 상표를 유사한 것으로 판단하는 방법을 말한다. 이러한 유사성의 판단에 있어서 궁극적인 기준이 되는 것은 그러한 유사성으로 인해서 수요자 간에 출처의 혼동이 야기되었는지 여부라고 볼 수 있다.209) 유사성의 구체적인 판단기준과 판단방법에 관해서는 상표권침해의 판단기준으로서의 유사성 여부에 관한 설명에서 함께 하기로 한다.

(B) 상품의 유사

상품의 유사란 대비되는 두 상품이 동일한 정도에 이르지는 않지만, 거래상 혼동 또는 오인을 일으킬 정도로 근사한 것을 말한다. 대법원은 선출원에 의한 등록상표와 동일 또는 유사한 상표라 하더라도 그 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 해당하는 경우가 아니라면 구 상표법 제9조 1항 7호(현행법 제34조 1항 7호)에 해당하지 않는다고 함210)으로써, 상품의 유사성 판단이 상표의 유사성 판단의 전제가 됨을 분명히 하고 있다. 여기에서, 상품의 유사성 여부의 판단은 어디까지나 그 품질, 형상, 용도, 거래실정 등에 비추어 거래의 통념에 따라 결정하여야 할 것이고 상표법 시행규칙의 상품구분은 상표등록사무의 편의상 구분한 것이기 때문에 위 상품구분 중 같은 유별에 속하는 상품이라도 서로 동종이 아닌 상품이 있을 수 있고 반대로 서로 다른 유별에 속하더라도 동종의 상품이 있을 수 있다.211) 또한 서비스표의 지정영업에 사용되는 재료가 선등록상표의 지정상품과 동일하여 그 제품의 포장 등에 서비스표를 붙이거나 그 서비스표에 의하여 광고를 하는 경우 일반 수요자로 하여금 서비스표의 지정영업을 선등록상표권자의 영업으로 오인·혼동시킬 우려가 있을 때에는 당해 서비스표는 등록될 수 없다.212)

상표법은 선출원에 의한 등록상표 및 그 지정상품과의 동일·유사성만을 문제 삼고 있고 그 결과로 수요자의 오인·혼동이 있는지 여부는 문제 삼지 않고 있다. 그러나 수요자의 오인·혼동이 없는데도 불구하고 선출원에 의한 등록상표 및 그 지정상품과의 동일·유사성만을 근거로 해서 상표등록을 거절하는 것이 과연 입법론적으로 타당한 것인지의 문제가 있다. 다만 판례 가운데 동일·유사한 상표의 등록을 금지하는 것이 선출원등록상표자의 이익뿐만 아니라 수요자의 출처혼동의 방지라고 하는 공익도 보호하기 위한 것이라고 보고 문제된 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정을 고려해볼 때 수요자들이 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우에는 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자들의 보호에 아무런 지장이 없으므로, 그러한 상표의 등록을 금지하거나 등록된 상표를 무효라고 할 수 없다는 판결이 있어서 주목된다.213) 이 사례는 수요자의 혼동이 없다는 점을 근거로 해서 유사한 상표를 유사한 지정상품에 대해서 병행등록(concurrent registration)214)하는 것을 허용하는 결과를 가져다주게 되어서 거래 실정이 변화해서 수요자들의 혼동을 초래하게 되면 선출원 상표권자 및 수요자의 희생 위에 후출원 상표권자를 보호하는 불합리한 결과로 될 수도 있다.

(C) 유사 여부 판단의 기준시점

선등록상표와의 유사성 여부의 판단은 상표등록출원 시를 기준으로 해서 판단한다 (상표법 제34조 2항). 상표등록출원 시에는 선등록상표가 존재했더라도 당해 선등록상표권에 관한 상표등록무효심판이 확정된 경우에는 대법원이 취소심판의 확정이나 말소등록의 경우와는 달리 무효심결의 대상이 된 선등록상표가 처음부터 없었던 것으로 된다고 하는 소급효를 고려해서 출원시 타인의 선등록상표가 없었던 것으로 보고, 따라서 등록거절의 이유가 없어진다고 해석해 왔다.215)

아. 주지상표(周知商標)·저명상표(著名商標)

주지·저명상표의 보유자가 자신의 상표를 등록해서 보호받을 수 있음은 물론이다. 문제는 제3자가 주지·저명상표와 동일·유사한 상표를 먼저 등록출원을 한 경우에 주 지·저명상표의 보유자가 타인의 상표등록을 저지하거나 무효라고 주장할 수 있는가이 다. 우리 상표법은 세 가지의 경우로 나누어서 주지·저명상표와 동일·유사한 상표의 등록을 금지하고 있다. ① 수요들에게 널리 인식되어 있는 타인의 상표와 동일·유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표(상표법 제34조 1항 9호) ② 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표(같은 항 11호) ③ 국내 또는 외국의 수요자들에게 인식되어 있는 상표 와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하 려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표(같은 항 13호)의 세 가지가 그것이 다.216)

(A) 주지상표 보호의 취지

상표법이 이와 같이 타인의 주지·저명상표와 동일·유사한 상표를 등록할 수 없도록 규정한 취지는 무엇인가? 타인의 주지·저명상표와 동일·유사한 상표의 등록을 허용하게 되면 주지·저명상표의 보유자와 등록상표의 보유자가 상이해서 당해 상표가 부착된 상품이나 서비스의 출처에 관한 수요자들의 혼동을 초래하게 될 위험이 있을 것이다. 따라서 타인의 주지·저명상표와 동일·유사한 상표를 등록할 수 없도록 규정한 것은 출처혼동을 방지하기 위한 것이다. 다시 말해서, 상표법은 기본적으로 상표등록에 관해서 선원주의에 입각해서 먼저 상표등록출원을 한 자에게 상표권을 부여해 주지만, 상표등록출원 시에 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표가 이미 타인에 의해서 보유되고 있는 경우에는 그러한 주지·저명상표와 동일·유사한 상표의 등록을 허용하게 되면 수요자에게 출처의 혼동을 초래해서 상표법의 목적에도 반하는 결과가 되기 때문에 부등록사유로 정하게 된 것이다.217)

주지·저명상표와 동일·유사한 상표의 등록을 금지하는 것이 한편으로는 출처혼동의 방지를 통해서 소비자를 보호하기 위한 것이라고 하는 목적을 가지고 있지만 다른 한편으로는 부정경쟁방지법이 이미 주지·저명상표의 보유자에게 부여해 주고 있는 보호, 즉 부정경쟁방지법상의 권리를 상표등록단계에서도 확인적으로 보호해 주는 것을 그 목적으로 한다. 부정경쟁방지법은 주지성을 갖춘 상표 등 출처표시에 대해서는 그 상표등록 여부를 불문하고 침해금지청구권과 손해배상청구권 등에 의한 보호를 해줌으로써,218) 주지·저명상표의 보유자에게 일정한 권리, 즉 자신의 주지·저명상표에 관한 이익을 향유할 수 있는 지위 또는 권리를 부여한 것이다. 부정경쟁방지법이 주지·저명상표의 보유자에게 인정한 권리는 출처혼동 및 영업상 이익의 침해라는 세부적인 요건에 있어서 다소의 차이는 있으나219) 상표법이 등록상표의 보유자에게 부여한 권리, 즉 상표권과 아주 유사한 권리라는 점에서 부정경쟁방지법은 주지·저명상표의 보유자에게 넓은 의미의 상표권을 부여한 것이라고 말할 수 있다.220) 이러한 관점에서 보면, 상표법이 주지·저명상표와 동일·유사한 상표를 등록할 수 없는 것으로 규정한 것은 부정경쟁방지법이 주지·저명상표의 보유자에게 인정한 권리를 침해하는 것을 방지하기 위한 것이라고 볼 수 있다. 다시 말해서, 상표등록출원일 이전에 주지·저명상표 보유자에게 이미 넓은 의미의 상표권 또는 부 정경쟁방지법상의 권리가 발생한 경우에 그러한 주지·저명상표 보유자의 권리를 우 선해서 보호한다는 것이 그 취지이다.221) 요컨대, 상표법이 타인의 주지·저명상표 와 동일·유사한 상표의 등록을 금지하는 규정을 둔 취지는 한편으로는 출처의 혼동 을 방지하고 다른 한편으로는 주지·저명상표 보유자의 권리를 보호하기 위한 것이 고 후자의 취지는 상표법이 부정경쟁방지법에 의해서 보호되고 있는 권리와 충돌 을 없애고 양 법의 조화를 도모하기 위해서 둔 규정이기도 한 것이다.

(B) 상표의 주지·저명성

상표를 처음으로 선정해서 사용하기 시작한 때에는 수요자들에게 전혀 알려져 있지 않은 상태에 있지만 그 후 상표를 부착한 상품을 판매하고 상표 및 상품에 대한 광 고를 함으로써 당해 상표는 수요자들에게 알려지기 시작하고 당해 상표품의 품질이 우 수하다는 인식이 널리 퍼지게 되면 거의 모든 수요자들에게 저명한 상표로 될 수도 있 다. 다시 말해서, 상표 가운데는 무명의 상태로부터 상당수의 수요자에게 알려진 상태 또는 압도적 다수의 수요자에게 알려진 상태 또는 그 상표품의 우수성이 널리 알려져서 상품 수요자 이외의 일반 공중에 널리 알려진 상태에 이르기까지 다양한 상태의 상표가 있을 수 있다. 이와 같이 상표는 무명의 상태에서부터 저명의 상태에 이르기까지 다양 한 상태에 있을 수 있는데 상표법과 부정경쟁방지법에서 요구하는 상표의 주지·저명성 은 어느 정도의 주지·저명성인가? 상표가 선정된 초기의 무명상태에 있는 경우에는 주 지상표로 보호받을 수 없음은 명백하고 또한 상표품의 우수성이 널리 알려져서 일반 공중에 널리 상표가 알려진 저명상태에 있는 경우에 저명상표로 보호받을 수 있음도 명백하다. 문제는 상당수의 수요자에게만 알려진 상태이면 주지상표로서 보호받는 데 충분 한 것인지 아니면 압도적 다수의 수요자에게 널리 알려진 상태에 있어야만 하는가이고 이에 관해서는 많은 논의가 있다. 또한 상표법은 ‘수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표’라는 표현을 사용하고 있는 데 반해서 부정경쟁방지법은 ‘국내에 널리 인식된 표지’ 라는 표현을 사용하고 있어서, 양 법의 주지·저명성 요건이 동일한 것인지 아니면 상 이한 것인지에 관해서도 많은 논의가 있다.

우리 상표법이 등록주의와 선원주의를 채택하고 있다는 점과 상표등록의 기회가 있음에도 불구하고 상표등록을 하지 아니한 주지·저명상표 보유자를 특별히 두텁게 보 호할 필요가 없다는 점을 강조하면서 상표법상 부등록사유로서의 주지·저명상표는 압 도적 다수의 수요자에게 널리 알려진 상태 내지 저명한 상태에 있는 상표에 한정되어야 한다고 주장하는 견해가 있다. 이러한 견해는 상표법에서의 주지성의 요건은 엄격하고 높게 책정되어야 하는 반면에 부정경쟁방지법에서의 주지성은 낮게 책정되어 상당수의 수요자에게 알려진 상태만으로 족하다는 해석론으로 연결된다.222) 그러나 이러한 해석론은 상표법과 부정경쟁방지법의 모순과 충돌만을 가져오는 불합리한 해석론으로, 우리 상표법이 독일의 상표법과 다르다는 점을 무시한 채 독일 상표법에 관한 해석론을 답습한 것에 불과하다.

전술한 바와 같이 상표법이 타인의 주지·저명상표와 동일·유사한 상표의 등록을 금지하고 있는 것은 출처혼동을 방지하고 주지·저명상표 보유자의 권리를 보호해 주기 위한 것이고, 주지·저명상표 보유자의 권리라고 함은 부정경쟁방지법에 의해서 주지· 저명상표 보유자가 자신의 주지·저명상표에 관한 이익을 향유할 수 있는 지위, 즉 부정경쟁방지법상의 권리 또는 넓은 의미의 상표권을 의미한다. 따라서 부정경쟁방지법에 의해서 보호될 수 있는 주지·저명성의 요건을 갖춘 주지·저명상표는 상표법상 부등록사유로 규정된 주지·저명상표라고 해석되고, 양 법상 주지·저명성의 요건을 달리 정해야 할 아무런 이유가 없다. 부정경쟁방지법이 주지·저명상표를 보호하는 것은 상당수의 수요자들에게 알려진 주지·저명상표를 허락 없이 타인이 사용하는 경우에 출처혼동의 가능성이 있고, 주지·저명상표 보유자에게 영업상 이익이 침해될 가능성이 있기 때문이다. 출처혼동의 방지와 주지·저명상표 보유자의 이익 보호는 바로 상표법이 타인의 주지·저명상표와 동일·유사한 상표의 등록을 금지한 규정을 둔 취지이기 때문에 상표법에서 요구하는 주지·저명성의 정도는 부정경쟁방지법에서 요구하는 주지·저명성의 정도와 마찬가지의 주지·저명성인 것이다. 부정경쟁방지법은 주지성과 저명성의 기준을 구별하지 않고 있지만, 상당수의 수요자들에 알려진 정도의 약한 주지성만을 갖춘 상표의 경우에는 상품의 종류가 동일·유사한 경우에 한해서 출처의 혼동이 발생할 것이고 압도적 다수의 수요자들에게 알려진 정도의 저명상표의 경우에는 상품의 종류가 상이하더라도 출처의 혼동이 발생할 수 있기 때문에 부정경쟁방지법에 의해서 보호되는 범위도 달라지게 된다. 따라서 부정경쟁방지법에서 주지성과 저명성을 명시적으로 구별하고 있지 않지만 그 보호범위에 차이가 생긴다는 점에서는 상표법에서와 마찬가지인 것이다. 요컨대, 상표법에서의 주지·저명성의 요건은 부정경쟁방지법에서의 주지·저명성의 기준과 동일한 것으로 해석하는 것이 타당하고 바람직하다.

만일 상표법상 주지성의 요건을 엄격하게 해석하는 견해에 따라서 상표법상 주지·저명상표는 압도적 다수의 수요자에게 알려진 상표에 한정된다고 해석하게 되면 어떠한 차이가 생기는가? 압도적 다수의 수요자에게 알려진 주지·저명상표의 경우에는 어떠한 견해에 의하더라도 해석상 아무런 차이가 없겠지만, 그러한 정도의 저명성 요건을 충족하지 못하지만 상당수의 수요자에게 알려진 주지상표의 경우에는 부정경쟁방지 법상 보호될 수 있음에도 불구하고 상표법상 제3자에 의해서 주지상표와 동일·유사한 상표의 등록출원이 이루어진 경우에 그러한 제3자의 상표등록출원을 저지하거나 무효라고 주장할 수 없게 되는 불합리한 결과가 초래된다. 상당수의 수요자에게 알려진 정도 의 주지성을 갖춘 상표의 보유자는 부정경쟁방지법상 보호될 수 있고 보호되어야 함에 도 불구하고 상표법상 제3자가 그와 동일·유사한 상표를 먼저 등록출원하는 것을 저지 할 수 없을 뿐만 아니라 제3자의 상표등록이 이루어지고 나면 먼저 상표를 선택해서 먼 저 주지성을 획득한 주지상표 보유자는 자신의 상표사용이 제3자의 등록상표권을 침해 하는 결과로 되고 따라서 주지상표 보유자는 궁극적으로 자신의 주지상표를 사용할 수 없게 된다. 이러한 결과는 상표법상 당연한 결과라고 말할 수 있을지 모르지만 부정경 쟁방지법의 법목적에 반하는 결과이고, 상표법과 부정경쟁방지법의 모순을 초래하는 해석론의 결과이다.

법체계 내부에 모순 가능성이 있으면 입법 시에 미리 그 모순 가능성을 해결하기 위한 규정, 즉 모순 가능한 법률 간의 조화를 위한 규정을 두게 된다. 독일의 상표법은 주지성의 정도를 구별해서 압도적 다수의 수요자에게 널리 알려진 주지·저명상표는 제 3자의 상표등록을 저지할 수 있는 부등록사유로 규정하고 그러한 정도에 이르지 아니한 주지상표는 부등록사유에 해당되지는 않지만 상표등록출원일 이전에 주지성을 갖춘 주 지상표의 보유자는 관련 거래지역 내에서 계속적으로 자신의 주지상표를 사용할 수 있 다고 규정하고 있다. 독일 상표법은 이와 같이 주지상표와 등록상표 간의 우선순위에 관한 규정을 둠으로써 미등록 주지상표의 보호와 등록상표의 보호가 모순되지 않 도록 하기 위한 규정을 두고 있다.223) 요컨대, 미등록 주지상표와 등록상표 간의 우선순위에 관한 규정을 두고 있지 아니한 우리 상표법 하에서 부등록사유로서의 주지·저명상표의 주지성의 요건은 부정경쟁방지법상 보호되는 주지·저명상표의 주 지성의 요건과 마찬가지로 해석되어야 양 법의 조화를 꾀하며 일관된 해석을 할 수 있다. 우리 대법원은 타인의 주지·저명상표가 등록되어 있지 아니함을 알고 먼저 상표등록을 하여 상표권을 취득한 사건에서 당해 상표의 등록출원이나 상표권의 양수 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서 이는 상표법을 악용하거나 상표권을 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없고 상표의 적법한 선사용자에 대한 부정경쟁행위에 해당될 수 있다고 판시하고 있 다.224) 상표법과 부정경쟁방지법과의 관계에 대한 이러한 대법원의 판례는 부정경 쟁방지법상 보호되는 주지·저명상표와 동일·유사한 상표의 등록을 무효로 하는 것과 마찬가지의 결과를 가져다주기 때문에 상표법상 부등록사유로서의 주지·저명상표의 주지성 요건은 부정경쟁방지법에서의 주지성 요건과 마찬가지로 보고 상당수의 수요자 간에 알려진 정도 이상의 주지성이면 족한 것으로 해석하는 것이 더 타당하다는 결론을 뒷받침해 준다.

(C) 주지·저명성의 판단기준

상표법상 부등록사유로서의 주지·저명상표의 주지·저명성은 상당수의 수요자 간에 알려진 정도 이상의 주지·저명성이면 족하고, 그러한 주지·저명성 여부의 판단은 수요자의 입장에서 상표의 성질, 거래경로, 상당 기간 상표를 사용한 사실, 사용방법과 내용, 사용횟수, 광고의 정도 등을 고려해서 판단한다. 예컨대 문제된 상품이나 영업의 종류와 성질에 따라서는 국내 전반의 수요자들 모두에게 알려져 있어야 할 필요가 없이 특정 지역의 수요자들에게만 알려져 있는 경우에도 주지상표로서 부정경쟁방지법에 의해서 보호될 수 있고,225) 마찬가지로 상표법상 그러한 주지상표와 동일·유사한 상표의 등록은 동일·유사한 상품을 지정상품으로 해서는 등록할 수 없다. 예외적으로나마 동일한 상표가 2개 이상의 지역에서 상이한 상품이나 영업에 관한 주지의 표지로 사용될 수도 있고 부정경쟁방지법에 의하여 각각 별도의 주지상표로 당해 지역에서 보호를 받을 수도 있을 것이다. 물론 전국적인 유통망이 발전된 오늘날, 영업표지와 달리 상품표지에 관해서는 지역적으로 한정된 둘 이상의 주지상표가 존재한다는 것이 현실적으로는 드문 것일 뿐이다.

주지·저명상표가 되기 위해서 당해 표지가 상품이나 영업에 직접 사용되고 있어야 할 필요는 없고 광고 등에 사용됨으로써 널리 인식된 경우도 포함된다고 해석된다. 우리 상표법상 상표사용이란 광고 등에의 사용을 포함하는 것이고(상표법 제2조 1항 11 호), 우리 대법원도 상표의 선전광고는 국내에서 이루어질 것이 요구되지만 외국에서 발행된 간행물이라 하더라도 우리나라에 수입, 반포되고 있다면 이러한 외국에서 발행된 간행물을 통한 국내에서의 상표 선전광고행위도 상표사용에 포함된다고 넓게 해석하고 있다.226) 그러나 상표의 사용이 곧바로 주지·저명성 획득으로 연결되는 것은 아니기 때문에 광고에 의한 상표사용으로 인하여 주지·저명성이 획득되었는지 여부는 별도의 판단이 필요하다. 우리 대법원은 국제적으로 널리 알려진 표지라고 하더라도, 그리고 당해 표지가 리더스다이제스트 및 타임즈 등 외국 간행물에 게재 선전되어 국내에 2회에 걸쳐 각 1만 부 정도 배포되었다고 하더라도 그러한 정도의 광고만에 의하여 당해 표지가 국내의 거래자나 수요자에게 널리 인식되어 있다고 볼 수 없다고 판시한 바 있다.227)

(D) 주지상표와 저명상표의 구별

상표법은 타인의 주지상표와 동일·유사한 상표는 그 타인의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표로 등록할 수 없다고 규정하면서 다른 한편으로 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표는 상품의 동일·유사성을 묻지 않고 등록 할 수 없는 것으로 규정하고 있다. 이러한 규정을 토대로 학계에서는 전자의 주지 상표와 대비되는 개념으로 후자의 상표를 특히 저명상표라고 부르고 있다.228) 상표 법은 상표의 동일·유사성 및 상품의 동일·유사성을 전제로 해서 상표권의 침해를 인정하고 있는데(상표법 제89조, 제108조 제1항 제1호) 왜 저명상표의 경우에는 상품 의 동일·유사성이 없더라도 출처혼동의 가능성만 있으면 그와 동일·유사한 상표의 등록을 금지하고 있는가? 부정경쟁방지법은 저명상표와 동일·유사한 상표를 무단 으로 사용함으로써 출처의 혼동을 초래하는 행위는 부정경쟁행위로 규정하고 저명 상표의 보유자에게 금지청구권 및 손해배상청구권 등의 구제수단을 부여하고 있기 때문에 상표법은 부정경쟁방지법과의 조화를 위해서 저명상표의 경우에 상품의 동 일·유사성을 묻지 않고 출처의 혼동가능성이 있는 상표의 등록을 금지하게 된 것이라고 해석된다.

부정경쟁방지법에서는 주지상표와 저명상표의 구별이 전혀 없는가? 부정경쟁방지법은 명시적으로 주지상표와 저명상표를 구별하는 규정을 두고 있지는 않지만, 그 해석 에 있어서 보호범위를 달리하게 될 것이다. 예컨대 주지상표의 경우에 주지성이 약하면 상품이 동일·유사한 경우에 한해서 출처의 혼동이 발생할 것이고 저명상표의 경우에 그 저명성이 강하면 상품의 유사성 여부에 관계없이 출처의 혼동이 발생할 수 있다는 점에서 부정경쟁방지법 하에서도 주지상표와 저명상표의 보호범위는 현실적으로 달라질 수밖에 없다.

상표법이 부등록사유를 규정하면서 반드시 주지상표와 저명상표를 구별해서 규정 해야 하는가? 상표법이 주지상표를 부등록사유에 포함시킨 것은 궁극적으로 출처혼동의 방지를 위해서이고 그러한 출처혼동의 방지 필요성은 주지상표의 경우에나 저명상표의 경우에나 마찬가지인데 굳이 주지상표와 저명상표를 구별해서 요건을 달리 규정할 필요 가 있는지 의문시된다. 구태여 주지상표와 저명상표를 구별해서 규정한 이유를 추정해 본다면 주지상표의 경우에 그와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 사용하는 상표로 등록하게 되면 언제나 출처혼동의 가능성이 있다고 예상되기 때문에 상표등록출원 의 심사를 용이하게 하기 위해서 주지상표의 경우에는 출처혼동의 가능성을 살펴볼 필 요 없이 등록출원을 거절하고 저명상표에 한해서 출처혼동의 가능성을 심사하도록 하기 위해서 주지상표와 저명상표를 구별해서 규정한 것으로 볼 수 있다.

여기에서 어려운 문제는 주지상표와 저명상표를 구별해서 규정하고 있지만 현실적으로는 그 양자를 엄격히 구별하기 어렵다는 점에 있다. 어느 정도의 주지성을 갖추어야 주지상표에 해당되는지 그리고 어느 정도 이상의 주지성을 갖추어야 저명상표에 해당되는지의 판단은 특허청의 상표심사관이 신속하게 판단하기에 부적합한 개념 구별이고, 법원으로서도 궁극적으로 출처혼동의 가능성 여부를 기준으로 부등록사유가 존재하는지 여부를 통일적으로 판단하면 족하기 때문에 굳이 주지상표와 저명상표를 구별해서 규정할 필요는 없다. 입법론적으로는 타인의 주지상표와 동일·유사한 상표를 등록함으로써 그 타인의 상품이나 영업과의 혼동을 초래할 가능성이 있으면 등록할 수 없다고 규정하면 족하고 주지성의 강약은 출처혼동의 가능성의 판단에 영향을 미치게 될 뿐인 것이다.

(E) 출처혼동의 가능성

저명상표의 경우에는 출처혼동의 가능성이 부등록사유 판단의 기준으로 되고, 우리 판례는 주지상표의 경우에도 상표 및 상품의 동일·유사성을 판단함에 있어서 출처의 혼동가능성을 고려하고 있기 때문에229) 출처혼동의 가능성은 상표법상으로나 부정경쟁방지법상으로나 현실적으로 중요한 판단기준의 하나로 된다. 혼동의 개념에는 협의의 혼동과 광의의 혼동이 있다. 협의의 의미의 혼동이란 상표의 외관, 칭호, 관념 등 구성상의 동일·유사성으로 인해서 생기는 상표 자체의 혼동이나 상품의 출처에 관한 혼동을 의미한다. 광의의 혼동이란 상표가 비슷하기 때문에 당해 상품의 출처가 상표 보유자와 특수한 관계에 있는 것처럼 구매자에 의해 오인되는 경우를 말한다. 현행 상표법 및 부정경쟁방지법이 사용하고 있는 혼동의 개념은 이러한 광의의 혼동을 포함하고 있는 것으로 해석된다. 타인의 상품 또는 영업 자체의 혼동뿐만 아니라 어떠한 관계가 있는 것처럼 오인케 하는 경우에도 궁극적으로 당해 주지상표를 보유한 자의 명성과 소비자의 신뢰를 부당히 이용하는 것이기 때문이다.

혼동가능성을 판단함에 있어서는, 상표의 주지성(strength of mark), 상표의 유사성(degree of similarity), 사용되는 상품 또는 영업의 인접성(proximity of products), 수요자의 현실적인 혼동 여부(actual confusion),230) 피고의 상표 선정에 있어서의 선의 여부(defendant’s good faith in adopting its own marks) 등의 요소를 고려할 수 있다.231) 예컨대 저명상표의 경우에는 품질의 우수성과 상표 보유자의 명성으로 인하 여 일반 수요자들에게 절대적인 신뢰를 획득하고 있으므로, 어느 상표가 저명상표 와 약간만 근사하여도 상품의 출처에 관한 결합관계가 즉시 연상된다.232) 따라서 주지성의 강약에 따라서 혼동가능성의 범위가 달라지고 주지성이 강하면 강할수록 보다 넓은 범위의 상품에까지 혼동의 가능성이 인정될 수 있는 것이다.

(F) 부정(不正)한 목적

상표법의 속지주의(territoriality)에 따르면 저명상표에 해당되는지 여부의 판단은 국내의 거래계를 기준으로 판단해야 하지만, 상품교역의 국제화에 따라서 외국의 저명 상표에 대한 보호의 요구가 커지고 국내적으로도 저명상표의 명성에 무임 편승(free ride)하려는 등의 부정한 목적의 상표등록은 일종의 부정경쟁행위로서 저지할 필요성이 있다고 인정되어, 일정한 요건 하에 국내외의 저명상표를 보호하는 규정이 도입되었다. 즉, 1997년 8월 22일에 개정된 우리 상표법은 ‘국내 또는 외국의 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특 정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표’는 등록할 수 없는 것으로 규정하게 되었다(구 상표법 제7조 1항 12호, 현행 상표법 34조 제1항 제13호). 우리 대법원은 저명상표의 부정한 목적의 등록출원을 금지하는 취지가 저명상표의 명성 과 신용에 무임편승하는 것을 방지하기 위한 것이라고 전제하고 그 저명상표가 상표로 사용되고 있는지 여부, 모방대상상표의 권리자가 이를 상표로 계속 사용하려고 하 는 의사가 있는지 여부에 의해서 절대적으로 좌우되지 않는다고 판시한 바 있다.233)

개정된 상표법에 의하면 지정상품이 상이하고 출처혼동의 가능성이 없는 경우에까지도 등록이 거절된다는 점에서 등록단계에서도 희석화를 규제하게 된 것이 다.234) 이와 같이 상표법상 상표권의 침해에는 해당되지 않지만 저명상표를 선점해 서 고액으로 되판다거나 저명상표 보유자의 시장진입을 저지하는 등의 일련의 불공정경쟁행위에 해당된다고 볼 수 있는 부정 목적의 상표등록을 금지하는 것은 외 국 상표에 한정할 이유가 없기 때문에 국내의 저명상표에 대해서도 마찬가지로 적용된다. 다만 국내에서는 알려져 있지 않더라도 외국의 수요자에게만 널리 알려져 있는 상표와 동일·유사한 상표의 경우에도 등록할 수 없는 것인지에 대해서는 해석론상 다소의 의문이 있고 입법론적으로도 그 타당성이 의문시된다.

부정 목적의 저명상표 등록을 금지하는 경우에 저명상표는 어느 정도의 저명성을 갖추어야 하는가? 국내에서는 전혀 알려져 있지 아니한 외국 저명상표의 경우에는 저명성이 약하고 과연 등록출원인에게 부정한 목적이 있다고 볼 수 있는 사정이 있는지 의문이다. 국내의 저명상표는 출처혼동의 위험이 있는 한도에서 이미 전술한 제11호의 부등록사유에 해당되기 때문에 더 이상 여기에서 검토할 필요는 없을 것이다. 다른 한편 부정경쟁방지법상 희석화금지규정은 출처혼동이 없어도 식별력의 약화나 명성의 손상을 보호하는 것이기 때문에 그 보호를 받을 수 있는 상표는 아주 높은 수준의 저명성을 갖추어야 한다고 해석되고 있고 따라서 상표법상 부등록사유에서의 저명상표의 저명성도 아주 높은 수준의 저명성이어야 한다고 해석된다. 따라서 부정 목적의 상표등록금지사유로서의 저명상표의 저명성은 어느 지역에서의 저명성인지 그리고 구체적으로 어떠한 내용의 부정 목적인지에 따라서 그 저명성의 정도가 다르게 해석되어야 한다.

(G) 등록상표의 유효성 확정(incontestability)

우리 상표법은 타인의 주지상표와 동일·유사한 상표를 그 타인의 상품과 동일· 유사한 상품에 사용하는 상표로 등록할 수 없다고 규정하면서도 그러한 부등록사유에도 불구하고 등록이 이루어진 경우에 상표등록일로부터 5년이 경과한 이후에는 주지상표 보유자가 상표등록의 무효심판을 청구할 수 없다고 규정하고 있다(상표법 제122조 1항). 이와 같이 등록무효심판의 청구에 관해서 5년의 제척기간이 규정된 취지는 한편으로는 상표법이 부등록사유에 관한 규정을 통해서 간접적으로 주지상표를 보호하고자 하는데 주지상표의 보유자가 5년 동안 자신의 권리를 행사하지 아니한 경우에 그러한 주지상표 보유자의 권리를 더 이상 보호할 필요가 없기 때문이라고 볼 수 있다. 다른 한편으로 등록무효심판이 청구될 수 있는 동안에는 등록상표 보유자의 권리, 즉 상표권이 불확실한 상태에 있지만 5년의 제척기간이 경과하기까지 등록상표가 주지상표와 구별되는 출처표시로서 기능한 사실상태를 보호할 필요도 있기 때문에 5년의 제척기간에 관한 규정은 등록무효의 가능성을 가졌던 상표권을 확정적으로 유효한 상표권으로 승격시켜 주기 위한 규정이라고 볼 수도 있다. 이와 같은 등록상표 유효성 확정(incontestability)의 취지에 비추어 볼 때 상표등록일로부터 5년이 경과한 후에는 등록상표의 사용이 주지상표와 출처혼동을 초래하고 주지상표 보유자의 영업상 이익을 침해한다는 이유로 부정경쟁방지법 위반이라고 주장하는 것도 허용되지 않는다고 해석된다.235) 무효심판청구의 제척기간이 경과한 후에 부정경쟁방지법을 원용하는 것은 주지상표의 보호가 일정한 제척기간의 범위 내에서만 무효심판에 의해서 이루어져야 한다는 상표법의 취지에 정면으로 반하는 것이고 부정경쟁방지법이 스스로 상표법 등에 상 이한 규정이 있는 경우에는 부정경쟁방지법을 적용하지 않는다고 규정한 양 법 조 화규정(부정경쟁방지법 제15조)의 정신에도 반하는 것이다. 수요자의 시각에서 보더 라도 5년의 제척기간이 경과하기까지 주지상표와 등록상표가 병존하고 있었다는 것은 출처의 혼동이 없었거나 두 상표의 구별방법이 존재했다고 추정되기 때문이다.

주지상표와 달리 상표법은 저명상표와 동일·유사한 상표의 등록이나 국내외 주지 상표의 부정한 목적의 등록에 대한 무효심판의 청구에는 아무런 제척기간을 두고 있지 않다. 아마도 저명상표의 경우에는 출처혼동의 가능성이 크고 부정한 목적의 주지상표 선점의 경우에는 부정한 목적의 등록을 구제해 줄 필요가 없다고 입법적으로 판단한 것 으로 보인다. 그러나 출처혼동의 가능성이 크거나 부정한 목적이 있는 경우의 부등록사 유도 주지상표에 관한 부등록사유에서와 정도의 차이만 있을 뿐이지 주지상표 보유자에 게 무효심판의 기회가 주어져 있고 상당 기간이 경과한 후에는 등록상표 자체의 보호 또는 안정화의 필요성도 마찬가지로 있다면 저명상표와 동일·유사한 상표에 관한 등록 무효심판의 청구에 대해서는 일관되게 일정한 제척기간을 둠으로써 주지상표의 보호와 등록상표의 안정과의 사이에 균형을 이루는 것이 입법론적으로 타당하다. 제척기간을 두지 않고 언제나 상표등록무효심판을 청구할 수 있도록 할 필요가 있는 것은 음란한 도안상표 등과 같이 공서양속에 반하거나 품질 또는 원산지에 관한 기망적 내용의 상표 인 경우 등과 같이 명백히 공익에 반하는 경우에 한정하는 것이 등록상표의 안정성 과 공신력 확보에 비추어 바람직하다.236)

자. 품질의 오인

상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 등록될 수 없다(상표법 제34조 1항 12호). 본 호는 품질 오인 등의 우려를 방지하기 위한 공익적 규정이다. 상표 자체에 상품의 성질·효능 등 품질을 나타내는 뜻이 들어 있어서 그 품질의 오인가능성이 있거나 수요자의 기만가능성이 있는 상표의 등록을 금지하는 것이다.237) 출원상표가 품질 오인 또는 수요자 기만의 염려가 있는 상표에 해당되는지 여부는 그와 비교대상이 되는 선사용상표가 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 등록상표의 등록결정시에 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있어야 한다는 점에서는 주지·저명상표의 보호와 유사한 측면을 갖는다.238) 품질 오인 또는 수요자 기만의 염려를 이유로 출원상표의 등록을 하지 못하도록 하는 것은 원상표와 대비되는 선사용상표에 대한 수요자의 신뢰와 명성을 보호하기 위한 것이므로, 선사용상표의 권리자는 출원인 이외의 타인이어야 한다.239)

기존의 판례를 보면 저명상표의 희석화 우려가 있는 상표의 등록도 상품의 품질을 오인하게 하는 것이라고 보는 견해가 있었고 대법원도 초기에는 타인의 등록상표가 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려져 있었다면 그 상표와 유사한 출원상표가 사용되는 경우에는 지정상품이 다르더라도 그 타인이나 그와 특수한 관계에 있는 사람에 의하여 그 상품이 생산, 판매되는 것으로 인식되어 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 상품의 품질이나 출처를 오인, 혼동케 할 염려가 있어 그 출원상표는 등록될 수 없다고 한 사례240)가 있으나 저명상표의 보호는 상표법 제34조 1항 11호·13호를 통해서 이루어질 수 있기 때문에 굳이 품질 오인에 관한 규정을 원용할 필요가 없다.241)

차. 상품 등의 기능 확보에 불가결한 입체적 형상 등

상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 꼭 필요한 입체적 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새만으로 된 상표에 상표권을 부여할 경우 그런 기능까지 독점시키는 부당한 결과가 되므로 부등록사유(상표법 제34조 1항 15호)가 되었음은 앞서 ‘입체상표’ 부분에서 설명하였다.

카. 포도주나 증류주의 지리적 표시

상품의 산지표시나 현저한 지리적 명칭은 자타 상품 식별력이 없고 지리적 명칭을 특정인이 독점하는 것은 부당하게 경쟁을 제한하는 결과로 되기 때문에 상품의 산지표시나 현저한 지리적 명칭으로 된 상표는 등록할 수 없다(제33조 1항 3호·4호). 다만, 앞서 설명한 대로 2004년 개정법에 따라 이러한 표장이라도 그 표장이 특정 상품에 대한 지리적 표시인 경우에는 그 지리적 표시를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 지리적 표시 단체표장등록은 받을 수 있다. 대구능금은 대구에서 생산되었음을 표시하는 산지표시에 해당되기 때문에 상표등록을 할 수 없는 것이고 대구의 사과생산업자들이 단체표장을 등록하지 못하는 한 ‘대구능금’이 상표로서 보호될 수는 없다. 다만 다른 지역의 생산업자가 대구능금이라는 허위의 표시를 하여 수요자로 하여금 생산지에 관한 혼동을 초래하고 그러한 혼동에 힘입어 영업상 이익을 얻은 경우에 그러한 행위는 소위 부정경쟁행위에 해당된다. 우리나라 부정경쟁방지법은 상품이나 광고를 통하여 허위의 원산지 표지를 하거나 그러한 허위 원산지 표지를 한 상품을 판매하는 행위를 부정경쟁행위로 규정해서 금지하고 있다(부정경쟁방지법 제2조 1호 라목·마목). 특히 WTO/TRIPs는 포도주와 증류주의 산지에 관한 지리적 표시에 관한 허위표시를 금지하고 있어서, 우리 상표법은 제34조의 부등록사유 중 하나로도 WTO/TRIPs를 준수하기 위하여 WTO 회원 국 내의 포도주 및 증류주의 산지에 관한 지리적 표시를 상표로 등록할 수 없는 것으로 규정하면서도(상표법 제34조 1항 16호 본문) 한편으로는 그 지리적 표시를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 지리적 표시 단체표장등록을 받을 수 있도록 하고 있다(제33조 3항 및 제34조 1항 16호 단서).

다만 주의할 것은 다른 부등록사유의 일반적 요건과 다르게 포도주와 증류주의 산 지에 관한 지리적 표시는 혼동을 요건으로 하지 않는다는 사실이다. 이때의 지리적 표 시의 보호는 상표법상 혼동을 요건으로 하는 일반적인 보호기준보다 훨씬 강력한 수준 이다. 환언하여 포도주 및 증류주의 산지에 관한 지리적 표시를 포도주·증류주 또는 이와 유사한 상품에 사용하기만 하면 바로 거절사유에 해당하므로 심지어 사용자가 자 신의 상품에 ‘보르도 포도주 스타일의 한국산 ○○ 포도주’와 같이 표기하여 혼동이 전혀 초래되지 않는 상황이더라도 사용이 금지된다. 이런 강력한 보호는 프랑스 등이 TRIPs 협정 성립에서 강하게 주장하여 별도의 특별조항242)을 통해 관철한 것이다.

타. 식물신품종 보호법상 품종명칭과 동일하거나 유사한 상표

특허법 분야에서 이미 설명한 대로 식물신품종 보호법은 유성·무성을 가리지 아니하고 식물의 신품종에 대하여 ‘품종보호권’을 부여하고 있다. 이 법에서는 출원 및 심 사, 등록의 절차를 규정하는 등 특허법의 법리에 준하여 육성자의 권리를 보호하고 있 다. 이때 식물신품종 보호법상 출원이나 등록에는 반드시 1개의 고유한 품종명칭이 필 요한데, 이런 품종명칭에 대하여 식물신품종 보호법은 상표법적 법리에 의하여 규율하 고 있다(식물신품종 보호법 제107조 제9호, 제112조 제3항). 한편 2010. 1. 23. 개정된 상표 법은 이런 내용을 반영하여 제7조 제1항의 부등록사유 중 하나로 식물신품종 보호 법상 품종명칭과 동일하거나 유사한 상표를 새롭게 규정하기에 이르렀다.243)

파. 다양한 지리적 표시와 동일·유사한 상표들

우리 상표법의 수많은 부등록사유 중에서도 지리적 표시는 여러 조항에서 등장하고 있다. 국제조약 중 TRIPs 협정에서는 ‘지리적 표시(geographical indications)’를 ‘상품의 특정 품질, 신용 또는 그 밖의 특성이 본질적으로 지리적 출처에서 비롯되는 경우, 회원국의 국내 또는 회원국의 지방 또는 지역을 원산지로 하는 상품임을 명시하는 표시’라고 정의한 다음244) 이런 지리적 표시에 관해 일반 공중의 혼동을 초래할 우려가 있는 사용을 규제할 의무를 회원국에 부과하고 있다.

우리 상표법에서 지리적 표시와 관련된 부등록사유들은 선출원된 타인의 지리적 표시 등록단체표장과 동일·유사한 상표(8호), 주지의 지리적 표시와 동일·유사한 상표(10호), 국내 또는 외국에서 식별력이 있는 지리적 표시와 동일·유사한 상표로 부정한 목적을 가진 상표(14호), 농수산물 품질관리법 제32조에 따라 등록된 지리적 표시와 동일·유사한 상표(18호), 자유무역협정에 따라 보호되는 지리적 표시와 동일·유사한 상표(19호) 등이다. 16호의 포도주·증류주의 산지에 관한 지리적 표시도 그 일종이지만 여기서는 혼동을 요구하지 않는다는 중요한 차이가 있음을 앞서 설명하였다.245)

이 중 18호와 19호는 한·유럽연합 자유무역협정의 합의246) 결과로 이루어진 2011. 6. 30. 개정법에서 새로 추가되었다. 먼저 16호는 농수산물 품질관리법에서 지리적 표시의 등록제도를 운영하면서 상표법상 보호되는 지리적 표시와 동일·유사한 것은 등록거절하여 왔으므로 그런 법률과 호응하기 위한 상표법의 부등록사유이다. 다음으로 19호는 한·유럽연합 자유무역협정 등에서 한국이 유럽연합 등에 보호를 약속한 지리적 표시들247)이 별도로 한국에 등록되지 않더라도 당연히 우리 상표법상 부등록사유로 소극적 보호를 받도록 하기 위한 것이다. 별도로 부정경쟁방지법도 개정되어 자유무역협정에 따라 보호되는 지리적 표시의 임의사용행위를 부정경쟁행위와 마찬가지로 규제하고 있다(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제3조의2).

아울러 이때 함께 상표법 제7조 1항 7의2호, 8의2호 및 9의2호의 부등록사유도 각각 종전의 ‘… 동일한 상품에 사용하는 상표’일 것이라는 개념에서 ‘… 동일하거나 동일하다고 인식되어 있는 상품에 사용하는 상표’라는 개념으로 확대되었다.248)

*출처: 정상조, 박준석,『지식재산권법』 (제6판, 홍문사, 2024년) 제4장 상표법 Ⅲ. 상표의 등록요건 3. 부등록사유(不登錄事由)