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- 44. 확인의 소에서의 소의 이익
- 44.2. 확인의 이익(권리보호의 이익)
- 44.2.1. 상표권 비침해확인의 소에서 여러 등록상표 중 일부에 관해서만 확인을 구해도 확인의 이익이 있을까?
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44.2.1.상표권 비침해확인의 소에서 여러 등록상표 중 일부에 관해서만 확인을 구해도 확인의 이익이 있을까?
상표권 비침해확인의 소에서 여러 등록상표 중 일부에 관해서만 확인을 구해도 확인의 이익이 있을까?
<핵심 요약>
상표권자가 여러 등록상표에 기초하여 침해를 주장할 때, 상대방이 그 가운데 일부 등록상표에 관해서만 상표권 비침해확인을 구하면 분쟁 전체를 해결하지 못한다는 이유로 확인의 이익이 없는지가 문제된다. 각 등록상표는 성립과 효력범위를 달리하는 별개의 상표권이어서 침해금지청구권과 손해배상청구권도 상표권별로 따로 성립하고 침해 여부도 개별적으로 판단되므로, 일부 등록상표에 관해서만 비침해확인을 구하는 소도 확인의 이익이 있다. 특허법원 2025. 11. 19. 선고 2024나11525 판결은 대법원 2022. 7. 28. 선고 2016다40439 판결의 확인의 이익 법리를 적용하여 피고의 본안 전 항변을 받아들이지 않은 사례이다.
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1. 상표권 비침해확인의 소와 확인의 이익
- 가. Q: 여러 등록상표 중 일부에 관해서만 비침해확인을 구해도 확인의 이익이 있는가?
있다. 특허법원은 원고가 3개의 등록상표 중 제2·3 등록상표에 관해서만 비침해확인을 구한 소에서도 확인의 이익이 인정된다고 판단하였다(특허법원 2025. 11. 19. 선고 2024나11525 판결).
상표권 비침해확인의 소는 자기가 표장을 사용하는 행위가 상대방의 상표권을 침해하지 않는다는 확인을 구하는 소다. 확인의 소에서 확인의 이익은 당사자의 권리 또는 법률상 지위에 현존하는 불안·위험이 있고, 이를 제거하는 데 확인판결을 받는 것이 가장 유효적절한 수단일 때 인정된다(대법원 2022. 7. 28. 선고 2016다40439 판결). 확인의 이익의 일반 요건은 확인의 이익(권리보호의 이익) 참조.
2. 일부 등록상표에 관한 비침해확인에서 확인의 이익을 인정하는 근거
- 가. Q: 상표권자가 침해금지 가처분을 신청하였다면 상대방의 법률상 지위에 불안·위험이 현존한다고 볼 수 있는가?
그렇다. 상표권자가 상대방을 상대로 등록상표들에 기초하여 침해금지 가처분을 신청하였다면, 상대방의 행위가 그 등록상표들의 상표권 침해에 해당하는지를 두고 다툼이 있는 상태이다. 특허법원은 이처럼 침해 여부에 관한 분쟁이 발생한 경우 상대방의 권리 또는 법률상 지위에 불안·위험이 현존한다고 보았다(특허법원 2025. 11. 19. 선고 2024나11525 판결).
- 나. 등록상표마다 침해금지청구권과 손해배상청구권이 따로 성립한다
각 등록상표는 성립과 효력범위를 달리하는 별개의 상표권이므로, 상표권 침해로 인한 침해금지청구권과 손해배상청구권도 상표권별로 각각 성립하여 존재한다. 따라서 상대방은 등록상표별로 비침해확인을 구함으로써 해당 등록상표로 인하여 부담할 수 있는 침해금지의무나 손해배상의무 등 법적 부담에 관한 불안을 제거할 수 있다(특허법원 2025. 11. 19. 선고 2024나11525 판결).
- 다. 등록상표별로 다른 해결 방법을 택할 수 있다
등록상표들이 권리자, 출원일, 등록일, 표장, 지정상품, 존속기간을 달리하고 침해 여부도 개별적으로 판단되는 이상, 상대방은 등록상표마다 다른 방법으로 분쟁을 해결할 수 있다. 이에 특허법원은 상대방에게 모든 등록상표에 관하여 비침해확인을 구하거나 분쟁을 일괄하여 해결하도록 강제할 이유가 없다고 보았다(특허법원 2025. 11. 19. 선고 2024나11525 판결).
일부 등록상표에 관한 비침해확인에서 확인의 이익을 인정한 근거
구분 | 내용 | 근거 |
|---|---|---|
확인의 이익의 일반 요건 | 현존하는 불안·위험이 있고 확인판결이 가장 유효적절한 수단일 것 | |
불안·위험의 | 상표권자가 등록상표들에 기초해 침해금지 가처분을 신청하여 침해 여부에 다툼이 있다 | |
별개의 상표권 | 침해금지청구권과 손해배상청구권이 상표권별로 따로 성립한다 | |
개별적 해결 | 권리자, 출원일, 표장, 지정상품 등이 달라 등록상표별로 해결할 수 있다 |
3. 공유 상표가 섞인 사건에 적용된 결과
- 가. 공유자가 다른 제1 등록상표는 따로 해결할 수 있었다
특허법원 2025. 11. 19. 선고 2024나11525 판결에서 상표권자는 3개의 등록상표 모두에 기초하여 침해금지 가처분을 신청하였는데, 원고는 그중 제2·3 등록상표에 관해서만 비침해확인을 구하였다. 피고는 제1 등록상표의 침해 여부가 해결되지 않아 유효적절한 수단이 아니라고 주장하였다. 그러나 법원은 제1 등록상표의 상표권을 피고와 피고의 딸이 공유한다는 점 등을 고려하여, 원고가 제2·3 등록상표에 관해서는 비침해확인으로, 제1 등록상표에 관해서는 그 권리자들을 상대로 한 다른 방법으로 불안을 제거할 수 있다고 보았다.
- 나. 확인의 이익이 인정된 뒤 본안에서 청구가 기각되었다
법원은 피고의 본안 전 항변을 받아들이지 않고 본안으로 나아갔으나, 원고 사용표장이 제2·3 등록상표와 유사하고 원고의 선사용권·권리남용 주장도 이유 없다고 보아 원고의 청구를 기각하였다. 확인의 이익이 있다는 것은 소가 적법하다는 뜻일 뿐 청구가 받아들여진다는 뜻은 아니다. 사건의 전체 경과는 [판례분석] 상표권자에게 사용허락을 받은 회사의 선사용권: 별개 사용자 요건과 상표권 비침해확인(특허법원 2024나11525) 참조.
4. 관련 판례
특허법원 2025. 11. 19. 선고 2024나11525 판결
판결이유 발췌 1) 피고는 원고를 상대로 제2, 3 등록상표를 비롯해 이 사건 각 등록상표에 기초하여 상표권 침해금지 등 가처분 신청(부산지방법원 2024카합10178호)을 제기하였으므로, 원고의 행위가 피고의 제2, 3 등록상표에 관한 상표권 침해에 해당하는지에 관하여 원고와 피고 사이에 다툼이 있다. 따라서 원고의 권리 또는 법률상 지위에 불안ㆍ위험이 현존한다.2) 이 사건 각 등록상표는 성립과 효력범위를 달리하는 별개의 상표권이므로 상표권 침해로 인한 침해금지청구권, 손해배상청구권 등은 각 상표권별로 별개로 성립하고 존재한다. 따라서 원고는 이 사건 각 등록상표에 관하여, 이를 침해하지 않는다는 점에 관하여 확인을 구함으로써 이 사건 각 등록상표별로 존재하는 원고의 법적 상태의 불안(원고의 피고에 대한 상표권침해금지의무, 손해배상의무와 같은, 상표권 침해가 인정되는 경우 원고가 지게 될 법적 부담)을 제거할 수 있다. 3) 이 사건 각 등록상표는 권리자(제1 등록상표는 피고와 피고의 딸 D가 공동으로 소유하고 있다), 출원일, 등록일, 표장, 지정상품, 존속기간 등을 달리하고, 그 침해 여부도 개별적으로 판단되어야 하므로, 원고로서는 이 사건 각 등록상표의 존재로 인하여 원고가 부담하게 될 수 있는 원고의 법적 상태의 불안 제거를 위하여, 각 등록상표별로 다른 방법의 해결책을 도모하는 것이 가능하다. 즉 원고는 제2, 3 등록상표에 관하여는 비침해확인을 구함으로써, 제1 등록상표에 관하여는 그 권리자인 피고와 D를 상대로 한 다른 해결 방법으로 원고의 원고의 권리 또는 법률상 지위에 현존하는 불안, 위험을 제거하는 것이 가능하므로, 원고로 하여금 제1, 2, 3 등록상표 전부에 대하여 비침해확인을 구하거나 일거에 해결을 하도록 강제할 이유가 없다.
대법원 2022. 7. 28. 선고 2016다40439 판결
판시사항 [1] 확인의 소에서 ‘확인의 이익’이 인정되기 위한 요건
[2] 원고용주가 근로자로 하여금 제3자를 위한 업무를 수행하도록 하는 경우, 구 파견근로자 보호 등에 관한 법률의 적용을 받는 ‘근로자파견’에 해당하는지 판단하는 기준
[3] 甲 주식회사의 협력업체와 근로계약을 체결하고 甲 회사의 사업장인 제철소에서 크레인 운전 업무를 수행한 乙 등이 甲 회사를 상대로 고용의 의사표시를 구한 사안에서, 제반 사정에 비추어 甲 회사와 乙 등은 근로자파견관계에 있었다고 본 원심판단을 수긍한 사례
[4] 구 파견근로자 보호 등에 관한 법률에 따라 사용사업주와 파견근로자 사이에 직접고용관계의 성립이 간주된 후 파견근로자가 파견사업주에 대한 관계에서 사직하거나 해고를 당한 경우, 사용사업주와 파견근로자 사이의 직접고용간주와 관련된 법률관계에 영향을 미치는지 여부(원칙적 소극)
판결이유 발췌 확인의 소에서 ‘확인의 이익’이란 당사자의 권리 또는 법률상 지위에 현존하는 불안·위험이 있고, 이를 제거함에 확인판결을 받는 것이 가장 유효적절한 수단일 때 인정된다(대법원 1991. 10. 11. 선고 91다1264 판결 등 참조). |
