법무법인 원 TIF팀

<한눈에 보는 증권사 거래 프로그램 특허 분쟁>

1. 법무법인 원 TIF팀 김경환 대표변호사가 대리한 증권사 특허 소송의 결과

이 사건은 온라인 주식 거래의 손익분석 기능에 관한 특허 3건을 보유한 특허권자를 대리하여 증권사를 상대로 진행한 특허권 침해 소송입니다. 1심 법원은 특허 2건에 대해 증권사의 거래 프로그램이 특허권을 침해한다고 인정하였으며, 증권사의 권리남용 항변도 받아들이지 않았습니다.

다만 법원은 손해배상청구권이 시효로 모두 소멸하였다고 보아 손해배상청구는 기각하였습니다. 그 대신 선택적으로 함께 청구한 부당이득반환청구를 일부 인용하여, 증권사가 무단으로 실시한 기간의 실시료 상당액을 반환하도록 하였습니다.

2. 손익분석 특허와 거래 프로그램 분쟁의 배경

• 가. 매도 가격대별 손익을 보여 주는 특허와 증권사의 거래 프로그램
  
  특허권자의 특허는 보유 주식을 어느 가격에 팔면 얼마의 손익이 나는지를 가격대마다 연산해 손익리스트로 보여 주는 기능에 관한 것입니다. 증권사는 홈 트레이딩 시스템 프로그램으로 이용자에게 온라인 주식매매 서비스를 제공하였고, 그 주문 화면에는 호가마다 평균매입가 대비 등락률을 표시하는 기능이 있었습니다.

• 나. 내용증명 뒤에도 이어진 실시와 소 제기
  
  특허권자는 증권사의 서비스가 특허권을 침해한다는 내용증명을 두 차례 보냈지만, 증권사는 아무런 조치 없이 서비스를 계속 제공하였습니다. 그 사이 특허권은 존속기간 만료 등으로 모두 소멸하였고, 특허권자는 그 뒤 손해배상과 부당이득반환을 선택적으로 구하는 소를 제기하였습니다.
   

3. 법무법인 원 TIF팀 김경환 대표변호사가 대응한 침해·항변·시효 쟁점

• 가. 청구범위가 한정하지 않은 차이는 침해 판단을 바꾸지 못했습니다
  
  증권사는 여러 서버를 쓰고 버튼을 별도 설정창에 두었으며, 미리 설정을 해야 기능이 작동한다는 점을 들어 구성이 다르다고 주장하였습니다. 법원은 청구범위와 명세서가 그런 차이를 한정하지 않았고 추가 설정 단계는 통상의 기술자에게 단순 설계 내지 선택 사항이라고 보아, 특허 2건의 침해를 인정하였습니다.

• 나. 제1 특허는 손익분석값을 표시하는 구성이 없어 침해가 부정되었습니다
  
  특허권자 측은 거래 화면에서 특정 호가를 고르면 그 옆에 손익 수치가 표시되는 영상을 근거로, 제1 특허의 손익분석값 구성도 포함된다고 주장하였습니다. 법원은 명세서에 비추어 손익분석값을 고른 호가의 각종 손익 정보를 모아 보여 주는 것으로 보고, 그 수치는 손익리스트에 해당한다고 판단하여 문언침해와 균등침해를 모두 부정하였습니다.

• 다. Q: 증권사가 특허를 수작업의 단순 컴퓨터 자동화라고 주장하면 진보성이 부정되나요?
  
  이 사건에서 법원은 그 주장을 받아들이지 않았습니다. 법원은 수백 개 가격대의 손익을 수작업으로 계산하는 것은 사실상 불가능하였고, 특허 2건은 그런 손익분석을 기술적 구성으로 가능하게 한 것이라고 보았습니다. 또한 법원은 진보성은 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로 판단한다는 대법원 2007. 11. 29. 선고 2006후2097 판결에 따라, 선행발명 결합을 이유로 한 주장과 함께 권리남용 항변을 배척하였습니다.

• 라. 과실 추정은 유지되었지만 손해배상청구권은 시효로 소멸하였습니다
  
  법원은 내용증명을 받고도 조치 없이 실시를 계속한 증권사에 특허법 제130조에 따른 과실의 추정을 깰 사정이 없다고 보았습니다. 그러나 계속된 침해의 손해는 날마다 새로 생겨 각 손해를 안 때부터 따로 시효가 진행하는데, 특허권이 소멸한 날부터 3년이 지나 소가 제기되어 손해배상청구권은 모두 소멸하였다고 판단하였습니다.

• 마. 선택적으로 청구해 둔 부당이득에서 실시료 상당액이 인정되었습니다
  
  특허권자는 손해배상과 함께 민법 제741조의 부당이득반환을 선택적으로 청구해 두었고, 법원은 이 청구를 일부 인용하였습니다. 특허권자는 특허 등록일부터의 실시료를 구하였으나, 법원은 증권사가 내용증명을 받은 무렵부터 침해가 인정된 특허권이 모두 소멸한 날까지로 기간을 정하고 특허권자가 다른 회사들과 맺은 통상실시권 계약의 실시료를 참작해 월 실시료를 정하였습니다.
   

4. 특허권이 소멸한 뒤의 침해 대응에서 확인할 점

이 판결에서 법원은 손해배상청구권이 시효로 소멸한 뒤에도 특허 무단 실시로 얻은 이익의 반환을 인정하였습니다. 다만 법원은 반환 기간을 증권사가 실시 허락을 받을 수 있었던 무렵부터로 정하고, 실시료도 특허권자가 기존에 체결한 계약의 실시료를 참작하여 정하였습니다.

• 가. 비슷한 상황에서 확인할 것
   

특허 침해 손해배상·부당이득 청구에서 확인할 것

• 나. 대응 순서
  
  1) 상대방 제품이나 서비스가 청구범위의 구성요소를 모두 갖추었는지 구성요소별로 대비합니다.
  
  2) 침해 사실을 알리는 내용증명을 발송하고 발송일과 도달 사실을 기록으로 남깁니다.
  
  3) 손해와 가해자를 안 날부터 3년이 지나기 전에 손해배상을 청구할 수 있는지 확인합니다.
  
  4) 그 기간이 지났다면 민법 제741조에 따른 부당이득반환청구를 검토합니다.
  
  5) 기존 실시계약의 실시료와 계약 대상 특허를 정리하여 실시료 상당액을 산정할 근거 자료로 준비합니다.
   

법무법인 원 TIF팀 김경환 대표변호사는 특허권이 소멸한 뒤라도 침해 기간과 각 청구권의 소멸시효를 나누어 검토해야 한다고 조언합니다. 부당이득반환청구권에는 10년의 소멸시효가 적용되므로(민법 제162조 제1항), 손해배상청구권의 시효가 지났더라도 부당이득반환청구를 함께 검토해야 합니다.

5. 특허 무단 실시와 실시료 청구에 대해 많이 묻는 질문

• Q. 특허권 존속기간이 끝나면 지난 침해에 대해서도 돈을 받을 수 없게 되나요?
  
  그렇지 않습니다. 존속기간이 만료되기 전에 이루어진 침해에 대해서는 청구할 수 있습니다. 다만 손해배상청구권은 손해와 가해자를 안 날부터 3년간 행사하지 않으면 시효로 소멸하므로(민법 제766조 제1항), 이 사건에서는 법원이 부당이득반환청구를 받아들여 실시료 상당액을 인용하였습니다.

• Q. 경고장을 받은 회사가 특허 침해가 아니라고 믿었다면 책임을 피할 수 있나요?
  
  그렇게 믿은 데 정당한 사정이 있다는 점을 침해자가 증명해야 합니다. 특허법 제130조는 특허권을 침해한 자에게 과실이 있는 것으로 추정하고, 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결은 이 추정을 벗어나려면 그런 사정을 주장·입증해야 한다고 보았습니다. 이 사건에서는 내용증명을 받고도 조치 없이 실시를 계속하여 과실 추정이 유지되었습니다.

• Q. 여러 특허를 묶어 맺은 실시계약이 있으면 특허 하나의 실시료는 어떻게 정하나요?
  
  이 사건에서 법원은 묶음 실시료를 특허별로 나누지 않고, 묶음 전체의 실시료 수준을 참작하여 월 실시료를 정하였습니다. 기존 실시료가 여러 특허를 일괄 사용하는 대가로 정해져 개별 특허의 가치를 따로 산정하기 어렵고, 문제 된 특허가 차지하는 비중을 확인할 자료도 없었기 때문입니다.
   

※ 이 사건에 적용된 법리에 대한 더 자세한 법률지식은 법률위키 [사례분석] 사이버 트레이딩 특허침해 소송: 손해배상청구권 소멸시효 완성과 실시료 상당 부당이득 을 참고하십시오.